一、2022年是NFT發展的高峰期，愛馬仕公司在當年度成為虛擬世界侵權訴訟的先鋒，據其柏金包相關商標權在美國紐約對未經授權創作「元宇宙柏金包(MetaBirkins)」並鑄造為NFT之行為提起商標侵權訴訟。2023年春，全球首件NFT涉及的商標侵權判決，對NFT作品的性質、數位藝術作品和商標權保護的界線表達其法律見解 (Hermès International v. Rothschild; No. 1:22-cv-00384 (S.D.N.Y. Feb. 8, 2023))。
二、本案背景事實
(一) 愛馬仕集團(Hermès International及 Hermès of Paris, Inc.)享有知名柏金包的「Birkin」文字商標及「柏金包外觀」商業表徵權，柏金包售價約數萬元到數十萬美元之間，此包款自1986年迄今在全球銷售總價已超過10億美元。Mason Rothschild 於2021年間創作名為「元宇宙柏金包(MetaBirkins)」之一系列數位圖像，以各種人造皮草覆蓋於大致可辨識之柏金包外型為其主要特徵，於同年12月展示前述圖像於MetaBirkins.com網站，告知消費者相關圖像將被鑄造為NFT在數位市場銷售，Rothschild最終鑄造出100個虛擬「包款」NFT並以高價售出。
(二) 愛馬仕於2022年1月在紐約南區聯邦地區法院對Rothschild提起訴訟，主張：元宇宙柏金包(MetaBirkins)NFT侵害其著名「Birkin」文字商標及「柏金包外觀」商業表徵權，該等商標並因被告前述行為產生商標識別性的淡化之損害，且被告有搶註MetaBirkins.com網域名稱及不正競爭之行為。訟爭兩造最初都聲請法院以即決判決(summary judgment)終結訴訟，法院以兩造對於主要事實存有爭議，且該等爭議事項之判斷足以影響訴訟結果，因此駁回兩造即決判決聲請，案件之後進入實質審理階段，陪審團於2023年2月8日裁決被告應對其商標侵權、商標淡化和搶註行為賠償愛馬仕133,000美元。
三、美國紐約南區聯邦地區法院對本案的法律意見
(一) NFT相關定義及法律上的意義
1. 法院將本案涉及的NFT定義為：所有權的數位記錄，通常被記錄在可公開接觸的區塊鏈分類賬本上。換言之，NFT在區塊鏈上是作為一「數位契據(digital deed)」，代表對特定物體或數位資產的所有權。在本案中，被告銷售的每個NFT都表示對特定「元宇宙柏金包」(即被告所創作的數位圖像)具有唯一的所有權。
2. 本件被告並委託電腦工程師為每個NFT運作一個「智能合約(smart contract)」。所謂「智能合約」是指也儲存在區塊鏈上的電腦代碼，以電腦程式確定每個NFT的名稱、限制其銷售或轉讓方式，並控制相關聯的特定數位文件和所指向的NFT。「智能合約」和與其相關聯的「NFT」截然不同，因此，智能合約和NFT可分別由兩個不相關的個人或機關所擁有。本案被告即保留每個元宇宙柏金包NFT的智能合約，從而即使涉案NFT已出售給第三方買家，本案被告仍保留可更改該NFT圖像、標題或其他與NFT屬性相關的權利。
(二) 判斷本件商標侵權與否的審查標準－「羅傑斯測試法」
1. 被告鑄造、銷售的NFT所指向的「元宇宙柏金包」數位圖像是否涉有商標侵權應據「羅傑斯測試法(the Rogers test)」)進行評估？或者應依一般商標侵權案件採取的「格魯納+雅爾(Gruner + Jahr)」測試法判斷？是本件兩造的主要爭點。
2. 「羅傑斯測試法(the Rogers test)」是本件地區法院之上訴法院(聯邦第2巡迴上訴法院)及其他5個聯邦巡迴上訴法院長期採納的商標侵權審查標準。此測試法採用雙層審查方式，對於涉及「藝術表達」作品的商標侵權案，認為同屬「言論表達自由」之領域，法院需進一步判斷爭議商標之使用是否「明顯誤導了作品的來源或內容」，只有在「混淆誤認的程度甚高，足以超過美國憲法第一修正案所保障言論自由」之情形下，才構成商標侵權使用行為1。在與藝術無關聯的商標侵權爭議，才採用「格魯納+雅爾測試法(Gruner + Jahr)」，判斷被告為商業目的使用類似於原告商標的標識是否可能造成消費者混淆誤認商品或服務的來源2。
3. 地區法院認定透過NFT驗證和追蹤交易過程的數位圖像仍可作為一種藝術形式之表現，因此對其涉及的商標侵權訴訟，仍可以依「羅傑斯測試法」審查是否構成侵權：
(1) 受到美國憲法第一修正案所保障「藝術作品」之認定：
只要原告的商標被進一步使用於合理表達之用途，而非誤導消費者商品的來源或暗示涉案商標與原告商標有任何關連性，即有第一修正案之適用。至於如何區分一標識的使用是基於「表達之目的」，而非「作為識別商品來源之訊息」，應回歸商標法的立法目的檢驗相關證據資料。
(2) 本件交易之客體－「元宇宙柏金包」的內涵？
a. 原告雖然指稱，被告在網路公開要約銷售「元宇宙柏金包」時，其網站上顯示的是一團籠罩白色的物體，被告在商品售出後才鑄造各個元宇宙柏金包NFT提供給買受人，因此被告銷售的標的並非永久性的數位圖片，而是可透過「智能合約」更換、與其人造皮草包之數位作品分開的「數位契據」，即NFT；而NFT本身並非藝術表達方式，被告則抗辯其銷售標的包含數位包款圖像和NFT。
b. 法院認為「消費者混淆與否」是商標法的重要基礎，因此應從潛在消費者的角度來判斷，一般消費者購買NFT應非單純只為了擁有與其他任何資產分離的「數位契據」，而是為了擁有與NFT關聯或者NFT所指向之內容。根據本件被告提出的證據(銷售前公告消費者的網站頁面屏幕截圖)，購買涉案商品的消費者了解其等購得的商品包括：NFT和對其關聯數位圖像的獨享所有權。因此，即使被告仍持有智能合約、基本上保有可隨意改變所售出與NFT相關聯數位圖像的技術能力，但仍不影響本案買賣標的同時包含NFT及其相關圖像，而數位圖像本身也是可受到言論自由保障的一種藝術表達方式。
(3) 即使將藝術作品商業化利用，也不影響適用「羅傑斯測試法」判斷有無商標侵權
法院認為即使被告推出「元宇宙柏金包」具有部分金錢上的動機，本即不妨礙「羅傑斯測試法」的適用，本測試法起源的背景案例即是該案被告將該案原告的商標用作電影名稱；況且，憲法第一修正案也未限制只能適用在單純致力於藝術創作的飢餓藝術家。
(三) 即使NFT 相關數位作品是藝術作品，也不代表可無限制利用，法院就此提出審查標準並彙整相關證據提交陪審團審議
法院進一步指出，雖然本案適用「羅傑斯測試法」，也不代表被告有權毫無限制的利用原告商標，法院仍然必須兼顧商品流通在市場的公平競爭並避免消費者對商品來源產生混淆誤認。具體而言，倘若原告可提出優勢證據證明(1)被告之作品確與藝術無關聯，或者(2)本案商標之使用「明顯誤導公眾關於作品之來源或內容」，被告仍然構成商標侵權：
1. 「藝術關聯性」因素
被告在其作品使用原告之商標是否與「藝術相關」是「法律和事實的混合議題」，涉及將「羅傑斯測試法」應用於特定的事實。例如，原告在本案提出反證主張被告有意以藝術為藉口迴避其仿冒責任：被告曾經表示「人們沒有意識到使用『…風格』這種術語可以逃避多少責任」、被告曾吹噓其處於一個極罕見可以霸凌數十億資產公司的地位、並表示想透過利用炒作媒體的方式來賺大錢等，此類混合議題並非一般理性之人都可做出的無歧異性之判斷，適於由陪審團裁決，法院因此駁回訟爭雙方就此提出的即決判決申請。
2. 「明顯誤導消費者」因素
主要是根據Poalroid 案例所揭示的因素判斷被告作品有無致消費者混淆誤認，且在適用「羅傑斯測試法」審查混淆誤認時，其情況需「清晰明確，達到超過憲法所保障第一修正案之程度」。相關的考慮因素包括：(1)原告商標識別度強弱；(2)原告Birkin商標與涉案MetaBirkins商標的相似程度；(3)公眾對愛馬仕與被告的MetaBirkins系列商品間之關聯是否實質上已產生混淆誤認；(4)愛馬仕經營NFT領域的可能性；(5)兩造商品在市場上的競爭程度；(6)被告使用原告商標是否存有惡意；(7)兩造商標各自的性質；(8)相關消費者的認知等，非列舉式衡量因素，有需根據個案事實及背景加以分析衡量。本件原告提出市場調查及社交媒體使用者等資料，擬證明消費者實質上已對兩造商標產生混淆，被告則爭執相關證據的證明力。此外，兩造對於前述衡量因素也存在實質性的分歧意見，其中任何一項因素都可能對訴訟結果產生決定性影響，因此法院拒絕就此問題對任何一方作出簡易判決，彙整事證交由陪審團審議。
四、本件判決的意義
(一) 本件判決對於NFT之定義已與歐盟智慧局等官方商標註冊機構的意見趨於一致，即認定NFT本身只是「在區塊鏈中的數位憑證，可據以驗證特定數位物品，但與該數位物品本身並不相同」。
(二) 即使NFT本身不涉及著作權或者商標議題，實務上仍然可透過如本案例之操作方式，將NFT與其所驗證的數位資料綑綁銷售。此時即可能涉及商標侵權使用的議題。本件法院就此提出：即使NFT底層的數位資料可能被認定為藝術作品而受到言論自由之保障，藝術創作行為仍非毫無界線，而可能構成商標侵權。
(三) NFT相關交易之標的可能因為具體個案之約定而有不同，如本案例中，被告自承交易之標的是NFT所關聯的「元宇宙柏金包」(數位圖案所有權)以及NFT本身(驗證具有所有權的數位契據)。但個案中，仍可以透過授權使用條款發展不同的交易態樣，例如以往紅極一時的謎戀貓CryptoKitties銷售平台，其「使用條款」中即僅授權購買者以「非商業目的使用」NFT，以及僅使購買者取得「接觸或瀏覽」NFT所指向數位作品的權利，消費者在選購NFT相關商品時宜留意契約條款之內容。
(四)「智能合約」是資訊技術領域的「電腦程式代碼」、用以自動執行預定的NFT交易程序，並非法律意義上規範雙方權利義務關係的「契約條款」，因此才會產生如本案例中，被告(賣方)保留智能合約、可隨時更改出售圖像內容之情形。對於「智能合約」的檢測是從技術的角度確保相關電腦程式的執行符合交易雙方預定目標。因此，NFT交易中涉及的所有權歸屬、買賣雙方權利範圍等議題，仍回歸法律意義上的「買賣契約條款」決定。在數位交易平台由消費者自行點選決定購買NFT之情形，買賣雙方之契約是透過平台預先制定的「使用條款」加以規範，消費者宜留意此間之區別。
(五) 本件判決結果雖然對商標權人有利，但由於商標爭議案之本質即會因個案商標使用的態樣、商標本身的識別性等而影響侵權與否之判斷，因此，諸如售後市場涉及的權利耗盡暨合理使用抗辯、NFT連結之數位商品所對應的商品／服務分類等議題仍有待更多案例累積統一的侵權判斷標準，尚難謂商標權人對於NFT相關訴訟案具有較優勢之地位。其餘NFTs涉及的商標侵權議題，可參見本所 111年2月25日報導。
1 Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994, 1000 (2d. Cir. 1989)
2 Gruner + Jahr USA Pub. V. Meredith Corp., 991 F.2d 1072, 1075 (2d Cir. 1993)