日本特許廳於2018年6月間發布「標準必要專利授權談判指南」(以下簡稱本指南)，期促進標準必要專利(Standard Essential Patent，以下簡稱SEP)持有者與實施者間授權談判的效率、透明度及可預測性，俾利預防或迅速解決SEP授權爭議。經過4年，國際間的SEP授權爭議從電信產業延伸至車聯網，且各國司法對於行使權利是否符合FRAND原則、授權糾紛之國際管轄權等議題亦衍生不同見解。
日本特許廳因應國際發展徵詢公眾意見並邀請產業界及專家等成立研究小組，於今年增修發布本指南第二版，摘錄主要增修議題如後：
-
重申本指南的性質：
(1) 本指南第二版與日本經濟產業省於2022年3月31日發布「關於標準必要專利授權的誠信交涉指南」(以下簡稱「誠信交涉指南」)的區別為：本指南自2018年首次發布起即是客觀彙整國內外SEP授權談判的法院判決、競爭主管當局的判斷及授權實務動向等事實資料之摘要，並非法規。而日本經濟產業省發布的誠信交涉指南則是日本政府提供給SEP持有者與實施者遵循的誠信談判行為準則。
(2) 因此，即使「誠信交涉指南」針對特定議題表達意見，本指南也不會對應修改。例如：「誠信交涉指南」指出，當SEP持有者提出授權要約時應自行或者基於實施者之要求而提供「專利侵權對照表(claim chart)」，顯示專利請求項和「標準」之間所對應的各項技術特徵，以及實施者的產品符合相關「標準」的資訊，本指南就此議題採取將前述「誠信交涉指南」意見一併彙整列入實務見解的方式呈現(詳後述第2點)。
-
關於專利權人在授權談判時，是否必須提出「專利侵權對照表(claim charts)」
(1) 本指南第一版在專利權人提出授權談判要約時，將專利權人「未充分揭露指明SEP資料、侵權對照表(claim charts)或提示SEP必要性等文件，以便實施人可以理解專利權人的專利範圍」臚列為「可能會增加專利權人被視為惡意的例示事項」之一。
(2) 在本指南一版推出後國際間對於「專利侵權對照表(claim charts)」是否必須於授權要約之時提出，以及是否可作為認定專利權人有無惡意的判斷標準表達不同意見，此議題在徵詢公眾意見階段被提出討論。
(3) 本指南二版採取客觀彙整國際司法動態的方式，在附註28增列「德國聯邦最高法院2020年在Sisvel v. Haier 案中，判決認定侵權對照表之提出並非強制性規範」，在附註30增列「英國高等法院2017年在Unwired Planet v. Huawei 案認定專利權人應通知對造的細節和需事先討論的事項依具體個案情況而定，此意見並於2020年獲得英國最高法院判決支持」，並調整本指南二版之文字為「在向實施者提出授權要約時，未釐清其SEPs是如何受到侵害，例如：未指明其SEPs以及對應之標準」列為「可能會增加專利權人被視為惡意的例示事項」之一。凸顯目前國際司法採取「提出專利請求項與產品對應關係之侵權比對表(claim charts)」並非絕對必要」的情形。
-
製造供應鏈中進行授權談判的主體
(1) 製造供應鏈中的哪一個主體才是授權契約的締約主體(例如零件供應商或最終產品製造商)，依業界慣例，只要當事者同意就不會產生問題。然而，在SEP授權實務，裝置於最終產品的零件中實施SEP時，最終產品製造廠或零件供應商，何者擔任與SEP持有者進行授權談判的主體，便產生爭議。專利權人基於容易管理授權之角度，傾向和最終產品製造商簽訂授權契約；而後者卻傾向由最具技術相關性的零件供應商作為授權契約的當事者，此種傾向，可從業界慣例是由零件供應商簽署「專利不侵權保證協議(indemnification)」，將支付授權金之義務歸由零件供應商承擔加以映證。
(2) 本指南二版亦因應近年世界相關訴訟，調整為：
- 一般而言，由專利權人決定與供應鏈中的哪一個供應商締結授權契約，例如：最終產品製造商、零件製造商、附屬零件製造商等。
- 另一方面，對於已為FRAND宣告之SEP，是否應該授權給任何想得到授權的人，在國際上是有爭議的。一些最終產品製造商認為當零件製造商要求成為授權談判之當事者時，專利權人如果拒絕與零件製造商談判，是歧視且違反FRAND承諾；還有從供應商的角度，主張如果只有最終產品製造商獲得授權，供應商對專利技術的接觸僅限於再授權(分包)製造，將抑制供應商的自主研發產品的發展。另一方面，也有認為當專利權人要求最終產品製造商作為授權談判之當事者時，如果最終產品製造商拒絕談判是不適當的(例如：2020年德國曼海姆法院Nokia v. Daimler 案，暨同年慕尼黑法院Sharp v. Daimler案和Conversant v.Daimler案)。在這些案件中，Nokia v. Daimler案件被提交給歐盟法院(EU, CJEU, 2021)，要求法院就專利權人是否有義務優先授權零件供應商為初步裁決，然由於該訴訟達成和解，提交的案件被撤回，歐盟法院最終未提供任何這方面的意見。同時，在一些案例中，零件供應商作為一方當事人進行了授權談判並獲得了授權(2020年7月，據報導華為獲得夏普之授權，2020年9月u-blox獲得Sisvel之授權)。
- 不管如何，應留意：倘若供應鏈中毫無任一實體獲得授權時，不論是供應商或是最終產品製造商都會有針對侵權行為被宣告禁制令的風險存在，所有供應鏈實體都必須留意有關授權契約的簽署狀態。
-
SEP的國際管轄權及反訴禁制令議題
(1) 基於專利屬地主義原則，專利之有效性或者侵權與否原則上由註冊地之法院加以管轄。而對於涉及跨國專利家族之SEP專利授權，國際上原則是遵守國際禮讓認定是否有國際管轄權。
(2) 但近年自2020年英國最高法院在Unwired Planet v. Huawei 案裁決：即使爭議的專利組合包含外國專利，英國法院對該等爭議具有國際管轄權、也可以決定SEP組合的授權金之後，中國大陸也對應於同年在多件SEP授權爭議裁判中，認定該國法院就爭議的SEP外國專利具有國際管轄權，並認定外國的訴訟結果和判決的執行將對中國具有一定的訴訟上影響，而連續核發在中國法院判決確定前禁止於外國提起訴訟和執行判決的命令（反訴禁制令）1。其後，不同國家的法院陸續對於中國之反訴禁制令相應發布「反反訴禁制令」2，或者認定在中國提出反訴禁制令屬於惡意3。歐盟並在2022年5月對中國大陸提出WTO爭端解決諮商請求。
(3) 本指南第二版以較為中性的文字客觀彙整前述爭議，並附帶表示：
- 關於反訴禁制令，在WTO爭端解決過程中，有歐盟向中國提出磋商請求等各種活動，應注意未來的趨勢。
- 關於國際管轄權，有觀點認為反訴禁制令可能會限制權利人行使其專利權，並為合法貿易設置障礙，儘早解決此等爭議是可取的作法。
1 例如，2020年中國法院在以下案件核發反訴禁制令：華為訴康文森（最高人民法院）、小米訴InterDigital（武漢中級人民法院）、中興訴康文森（深圳中級人民法院）、OPPO訴夏普（深圳中級人民法院），三星訴愛立信（武漢中級人民法院）。
2 例如，InterDigital v. Xiaomi（2020年印度德里高等法院）以及IP Bridge v. Huawei（2021年德國慕尼黑地方法院）。
3 InterDigital v. Xiaomi (2021年德國慕尼黑地方法院)。