一、前言
(一) 專利法為了達到促進產業發展之目的，以「新穎性」為取得專利之基本要件，各國法制又因地制宜從中衍生不同的喪失新穎性要件。在美國，無論是舊專利法(35U.S.C.)或者晚近增修的美國發明法案(簡稱AIA)都規定：倘若在提交專利申請時，所要求保護的發明已在美國市場被銷售超過1年，該發明即不能被授予專利權，此即「銷售阻卻專利新穎性 (On-Sale Bar)」原則。有原則，對應也有例外，發明以完成可據以實施為必要，發明人為了確認其發明是否達到預定的性能及效果有時需進行測試，如僅因測試期過長而喪失新穎性，對發明人過苛且未達到專利法鼓勵發明的效果，因此，美國司法實務亦承認，發明人對於測試與改進其發明所必要的實施專利行為，即使超過法定優惠期間，例外不構成喪失新穎性之事由，稱為「試驗使用例外(Experimental Use)」原則。
(二) 美國聯邦巡迴上訴法院(簡稱CAFC)近日在Sunoco Partners Marketing & Terminals L.P. v. U.S. Venture, Inc., No. 20-1640 案件中，對於「銷售阻卻專利新穎性」和「試驗使用例外」原則如何適用於具體個案表達其法律見解，介紹如後。
二、本案基礎事實
(一) 本件原告(Sunoco Partners Marketing & Terminals L.P.) 在2010年間收購另一家公司的丁烷混合業務，取得數件丁烷與汽油混合的系統和方法專利，可最大限度地提高汽油中的丁烷含量，同時遵守美國環保署對於揮發性添加劑的法規。
(二) Sunoco據其專利對U.S. Venture, Inc.以及 U.S. Oil Co., Inc.(下統稱Venture)向伊利諾州北區地方法院提起侵權訴訟。Venture抗辯原告之第7,032,629號以及第6,679,302號專利有舊美國專利法第102(b)「銷售阻卻專利新穎性」原則的適用，該等專利無效(附註，本件爭議專利申請提交於2001年2月9日，早於AIA之生效日－2013年3月16日，適用之法律仍然是舊美國專利法)。地方法院認為被告爭執的「銷售」行為主要是為了「試驗」目的，基於「試驗使用例外」原則，其「銷售阻卻新穎性」抗辯不適用，判決被告侵權。Venture 提出上訴。
三、CAFC撤銷原審判決並發回重新審理
(一) CAFC援引最高法院2019年在Helsinn v. Teva案件的判決意旨，闡明：如果被告(Venture)可提出清楚明確的事證證明：在爭議專利申請前一年(即2000年2月9日前，下簡稱「關鍵日」)，(1)申請專利的發明已經為「商業上要約販售之標的」，且(2)「已準備申請專利」，即有「銷售阻卻新穎性」原則的適用。此時專利權人(Sunoco)固然可以主張「是因試驗目的」而銷售，以推翻「銷售阻卻新穎性」原則的適用，藉此衡平公眾對於已進入公知領域資訊的利用權，及確保善意發明人為達到預期目標所為之努力。但在專利申請前一年有任何企圖以發明營利的行為發生時，「試驗使用例外」原則即不再適用，以避免專利權人藉延長排他權的時間壟斷市場獲取額外利益。
(二) 根據前述原則審查本案是否有「銷售阻卻新穎性」原則的適用如後：
1. 關鍵日之前，原告的發明是否已經為「商業上要約販售之標的」：
(1) 在關鍵日前兩天，發明人的公司在第三人(Equilon LLC)處所安裝丁烷混合系統。地方法院基於第三人Equilon並未立即、直接對於該系統支付款項，認定交易是為試驗目的而非商業目的。但CAFC再度援引Helsinn v. Teva案件判決意旨強調，「銷售」(on sale)一詞，並不僅限於「販售」行為本身，只要締約雙方有「要約」販售的行為，即已符合法定「銷售」要件，此時應根據案件整體證據認定是否為契約法所規範之「要約」行為：
根據本件發明人公司與Equilon間的契約，「前言」開宗明義即提到：「本件交易為買賣，買賣雙方同意銷售混合丁烷到汽油的技術及設備，而買方同意向賣方採購丁烷作為代價」，其中並未有任何「試驗」目的之描述。即使契約清楚劃分「丁烷混合系統之安裝」和「丁烷供應協議」兩部分，且丁烷不是本件發明，Equilon也並未直接為發明人的系統裝置付款，但「契約前言」等條款已明確將契約分開的兩部分連結，且契約亦約定Equilon承諾在五年間向至少向賣方購買50萬桶丁烷，倘若未履行承諾，應支付相當於未購買數量的丁烷價金以換取契約之終止。將契約條款整體觀察，購買特定數量丁烷的目的是為了換取丁烷混合系統之安裝，此仍然符合法定「要約銷售」之要件。
(2) Sunoco辯稱，前述契約與「試驗目的」有關，希望在實際的油庫操作本件發明系統，以確認在特定的環境中是否可以達成發明預定之效果，契約條款中要求安裝前測試和安裝後測試的部分可證明此點。然而，契約條款描述「安裝前測試」是為確保裝置達到最低運作標準，並非基於試驗之目的；特別是，「安裝前的測試」也可以在發明人提出本件銷售要約之前進行，為何非要在第三方的場址進行測試？Sunoco就此並未有對應說明。至於「安裝後測試」，根據本件契約條款，應在安裝完成後90日內，目的是為確定設備是否確如賣方所聲明及保證－可適當混合丁烷與汽油，因此「安裝後測試」實質上並非為試驗目的而實施發明，而是為確認移轉給買方的裝置是否符合賣方保證效用的驗收測試。此外，契約條款更進一步約定裝置應具備的具體功能，內容與發明人之後銷售產品給其他客戶所提供的商業條款相同，這也進一步鞏固了CAFC的觀點，即本件契約是「基於商業上之利用目的」而簽署的要約銷售協議，並非自始為「測試之目的」而簽署的專利使用協議。
2. 至於本件發明是否在關鍵日前有「已準備申請專利」之行為，地方法院並未進行調查也未見被告加以舉證，CAFC因此將本件原判決撤銷發回原審續行審理評估。
四、前述判決主要是從國際商務運作慣例及契約法的角度審查整體交易是否屬於商業要約銷售行為，有限縮「試驗使用」例外原則的傾向。對於在美國有銷售、試驗等業務的專利申請人(例如藥廠)宜留意相關協議的簽訂是否觸發「銷售阻卻新穎性」原則的適用，擬定合時的專利申請策略。
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