中國大陸最高人民法院於2021年8月19日以裁判確認:中國深圳中級人民法院對於夏普和OPPO間之標準必要專利授權爭議有管轄權,並有權對涉案專利在全球範圍內的許可條件進行裁決((2020)最高法知民轄終517號),摘錄裁判背景及要點如後供參。
一、背景事實
(一) 夏普株式會社(Sharp Corporation)於2018年7月10日向OPPO廣東移動通信有限公司及其深圳公司發送其3G、4G、WIFI、HEVC相關標準必要專利族清單,通知後者應對其智慧型手機等產品涉及之前述標準必要專利組合取得授權,雙方並於2019年2月19日在OPPO位於廣東省深圳市的辦公室進行授權談判,內容涉及夏普對前述標準必要專利的全球非獨占許可。夏普自2020年初開始陸續在日本、德國慕尼黑及曼海姆,和台灣1分別據當地對應專利向各該地OPPO獨家代理手機進口商提起專利侵權訴訟。
(二) OPPO隨即於2020年3月間,在中國廣東省深圳市中級人民法院(下稱原審)對夏普及其投資成立的賽恩倍吉日本株式會社起訴,請求:(1)確認夏普等在許可談判中的相關行為違反標準必要專利權人必須遵守的公平、合理、無歧視(FRAND)義務或者誠信原則;(2)法院就夏普享有的相關標準必要專利在全球範圍內針對OPPO的智能終端產品許可條件作出判決,包括但不限於許可使用費率;(3)夏普等在談判過程中違反FRAND義務的行為直接導致OPPO深圳公司經濟損失,共計人民幣300萬元。
(三) 夏普異議稱原法院對本件無管轄權,經原審裁定駁回。夏普等上訴主張:
1. 本案涉及侵權和標準必要專利許可議題,其相關管轄地點均不在中國:就前者而言應當由侵權行為實施地、侵權結果發生地或者被告住所地法院管轄,而上述地點均不在中國;就後者而言,應當由被告住所地或合同履行地法院管轄,本件被告住所地均不在中國,在中國也無可供扣押執行的財產,且當事人尚未就合同關鍵條款達成一致,尚無合同履行地。
2. 本件雙方對涉案標準必要專利許可事項,還處於期前談判階段,遠未達到「充分協商」程度,不符合標準必要專利許可糾紛立案標準。
3. 即使滿足立案條件,由於涉案專利牽涉全球,本件訴訟也超出原審法院管轄範圍:夏普在日本、德國和台灣提起的專利侵權損害賠償訴訟,在計算損害賠償數額時,可能涉及費率問題,各該案起訴時間均早於本案,本於尊重司法主權和國際司法禮讓原則,中國法院應拒絕處理OPPO提出的裁決全球許可條件事項,以免就費率問題形成裁判衝突。
二、最高人民法院以裁定駁回夏普上訴,其裁判觀點為:
(一) 關於標準必要專利許可糾紛案件的管轄連結點
1. 針對在中國境內無住所和代表機構的被告提起的涉外民事糾紛案件,中國法院是否具有管轄權,取決於該糾紛與中國是否存在適當聯繫。有無適當聯繫,應結合該類糾紛的特點加以考慮。
2. 標準必要專利許可糾紛的核心是訴請法院確定特定許可條件或者內容,促使各方最終達成授權合約或者履行授權合約,因此,可以視為一種相對更具有合同性質的特殊類型糾紛。可以考慮:專利權授予地、實施地、專利許可磋商地、合同簽訂地或合同履行地,以及可供扣押或可供執行財產所在地等是否在中國領域內。只要前述地點之一在中國領域內,則應認為該案件與中國存在適當聯繫,中國法院對該案件具有管轄權。
3. 本案中,作為許可標的之標準必要專利組合涉及多項中國專利,實施涉案標準必要專利的製造行為發生在中國,當事人曾就涉案標準必要專利許可問題在中國深圳進行過磋商,故中國法院無論是作為專利權授予地法院,還是涉案標準必要專利實施地法院,亦或是涉案標準必要專利許可磋商地法院,均對本案具有管轄權。
(二) 關於中國法院是否適宜對涉案標準必要專利在全球範圍內的許可條件進行裁決
1. 標準必要專利許可糾紛案件中,中國法院是否適宜對涉案標準必要專利在全球範圍內的許可條件作出裁決,應在查明有關管轄爭議的基本事實基礎之上,結合標準必要專利許可糾紛的特殊性,子以綜合考量。具體而言,本案具有以下相關事實:
(1) 當事人協商談判的意願範圍構成本案法院審理的事實基礎,而本件當事人均有就涉案標準必要專利達成全球範圍的許可條件的意願,且對此進行過許可磋商。
(2) 涉案標準必要專利許可糾紛與中國具有更密切的聯繫。具體表現為:許可磋商所涉及的標準必要專利大部分是中國專利;中國是涉案標準必要專利實施者(OPPO)的主要實施地、主要營業地或主要營收來源地(OPPO在中國的銷售佔比為71.08%);中國是當事人專利許可磋商地;中國也是專利許可請求方可供扣押或可供執行財產所在地。因此,由中國法院對涉案標準必要專利在全球範圍內的許可條件進行裁決,不僅更有利於查明實施涉案標準必要專利的情況,還更便利案件裁判的執行。
2. 如果當事人對於由一國法院裁判標準必要專利全球許可條件能夠達成合意,則該國法院當然可以對當事人之間的標準必要專利全球許可條件進行管轄和裁判。但是,管轄合意並非特定法院就標準必要專利全球許可條件進行管轄和處理的必要條件。在當事人具備達成全球許可的意願且案件與中國法院具有更密切聯繫的情況下,中國法院對涉案標準必要專利在全球範圍內的許可條件作出裁決,並無不當。
3. 本案標準必要專利組合涉及多國多族專利,且糾紛實質主要是所涉標準必要專利全球許可條件的確定,與域外訴訟在核心訴爭問題是在專利侵權訴訟中認定有無侵權,一般也只能就已發生的侵權行為為賠償判決。前述二者在性質上明顯不同,因此外國法院的平行訴訟原則上不影響中國法院對本案行使管轄權。
※ 本件為中國法院首次表達對標準必要專利許可糾紛案件的全球許可條件有裁決權。但此種判決並非世界僅有,英國前即於2020年間於「Unwired Planet vs. Huawei」案,以全球首件判決認定:英國法院有權確定該案爭議之標準必要專利全球授權金費率及其他授權條款2。在各國法院連續對於跨國標準必要專利授權爭議表態具有管轄審理權之情形下,往後是否可能發生裁判衝突的情形,以及實務如何應對協調出統一的紛爭解決機制,仍有待觀察。
1 夏普對OPPO台灣獨家代理進口商提起的對應專利侵權訴訟,經智慧商業法院於2021年7月27日以109年度民專訴字第52號一審判決,駁回其訴。
2 參見本所「英國最高法院對於跨國標準必要專利授權之最新見解(Unwired Planet vs. Huawei and Conversant vs. ZTE and Huawei)」報導。