美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit；簡稱CAFC)於2021年5月12日以判決闡明：頻繁的專利侵權及授權談判通訊可能使州法院取得對人管轄權（Trimble Inc. v. PerDiemCo LLC, Case: 19-2164）。茲摘錄判決要旨如後供參。
- 案件背景
(1) 2018年10月間，設立於德州之PerDiemCo公司發函給設立於愛荷華州的ISE公司(Innovative Software Engineering, LLC，簡稱ISE)，檢附尚未提出於法院的起訴狀及侵權比對分析表，主張後者侵害其九項專利權，表示：PerDiemCo以往曾支付數千萬美元的訴訟費用「積極進行授權行動」，已與數廠商達成非專屬授權協議，願以信函通知ISE提供非專屬授權要約，促成雙方進一步談判。
(2) ISE迅速轉知其母公司Trimble公司(在德拉瓦州註冊成立，總部位於加州)。Trimble回復PerDiemCo，嘗試解決專利爭議。PerDiemCo接著也向Trimble發送信函及專利侵權分析表，指控除了ISE 的產品之外，Trimble 自己的產品也侵權。雙方繼續談判迄至2018年12月，三個月間PerDiemCo透過信函、電子郵件或電話與Trimble 進行至少22次聯繫。PerDiemCo最終指控Trimble以及ISE侵害其11項專利，並揚言要在德州東區聯邦地方法院對兩公司提起專利侵權訴訟，甚至表明已為此目的聘請訴訟律師。
(3) Trimble和ISE於2019年1月29日在加州北區聯邦地方法院對PerDiemCo提起確認不侵權訴訟。PerDiemCo請求駁回起訴，稱加州北區聯邦地方法院對其欠缺對人管轄權，並援引Red Wing Shoe Co. v. Hockerson-Halberstadt, Inc.,案件1，為其依據。地方法院採納PerDiemCo的主張，駁回Trimble及ISE之訴。後者向CAFC提起上訴。
- CAFC撤銷原判決並發回重審，闡明：
(1) 當被告不是該州居民，又不符合傳統取得對人管轄權的條件，法院要取得對非該州居民的管轄權，可適用長臂管轄原則(long-arm jurisdiction)。加州法訂有長臂管轄的法源依據，使得法院能對其他州居民取得管轄權；此外，為了符合憲法正當法律程式的要求，每州的長臂管轄原則需符合被告與被起訴的州有足夠的接觸(contacts)與關聯性，以及不違反憲法上對於公平正義的要求(fair play and substantial justice)兩要件。專利案件與其他民事訴訟案件受相同的程序法規範，決定法院是否具有對人管轄權不因為是專利案件而為特殊考量。
(2) 最高法院在判斷是否具有對人管轄權時，從未宣告：寄發警告函永遠不會產生對人管轄權的議題；相反的，最高法院要求各法院在評估有無對人管轄權時應依具體個案衡量是否符合司法正義(例如，與寄發專利侵權警告函相關的通訊性質及其範圍)。Red Wing案件既然只涉及該案當事人雙方有限度的通信，該案判決無對人管轄權，即未違反相關判例一向依循的審查原則，該案的案情背景亦與本案有別。
(3) CAFC基於以下因素認定PerDiemCo連續寄發警告函以及授權談判協商之聯繫行為足資認定其與加州法院具有一定的接觸及關聯性：
① CAFC援引最高法院在2021年Ford Motor Co. v. Mont.案件2中，法院建立長臂管轄權之「最低限度接觸」標準：
- 該案件背景為，蒙大拿州和明尼蘇達州的法院是否可以就兩輛福特汽車在該州發生的事故對福特公司行使對人管轄權；儘管發生事故的兩輛汽車並非在前述任何一州出售，該案法院著眼於福特公司在全美每一州都銷售類似車輛並有經銷商，因此福特公司在該案兩州與訴訟基礎無關但「實質上大量的聯繫」或「接觸」，仍然符合「最低限度接觸」要件。
- 在本案中，CAFC認為 PerDiemCo 試圖對Trimble非專屬授權的行為屬於「期待長期持續業務關係的談判」，性質類似前述案例福特公司在全國建立長期經銷關係的模式，PerDiemCo自承與其他大約十個在全美(包括加州)經營的大型公司進行非專屬授權談判，Trimble總部位於加州，因此PerDiem 前述行為與加州產生聯繫，符合最低限度接觸的要求。
② PerDiemCo連續寄發警告函之通訊行為符合「有意接受」(Purposeful Availment)加州法院管轄之判斷標準：
- CAFC援引Jack Henry & Associates, Inc. v. Plano Encryption Technologies LLC,判決3為例，該案之專利權人向州法院管轄的11 家銀行發送專利警告函，要求雙方進一步為非專屬授權談判後，州法院認為該州對專利權人具有對人管轄權。CAFC並臚列幾個在涉及專利爭議之確認訴訟中，符合「有意接受標準」的相關因素，包括：①在法院管轄地聘請律師或專利代理人申請專利或者爭執專利權；②親自進入法院管轄地向最終原告展示專利所依據的技術，或與最終原告討論侵權爭議；③有在法院管轄地發展業務的專利專屬被授權人；以及⑤針對法院所在地進行商業活動。
- 在本案，PerDiemCo在短短三個月內與Trimble進行22次接觸，提供專利侵權比對分析表並告知準備委請律師提專利侵權訴訟，希望Trimble成為專利非專屬授權者等行為，使CAFC根據前述判例標準認定，PerDiemCo是「有目的性地針對」加州法院居民為持續商業行為，而符合「有意接受」州法院管轄之標準。
(4) CAFC又綜合考量以下因素，認定加州法院對PerDiemCo行使對人管轄權符合司法正義：
① 對被告之負擔：PerDiemCo主要辦公室位在華盛頓特區，與其揚言提告的德州法院同樣距離遙遠，在加州進行訴訟對被告PerDiemCo的負擔不大。
② 加州地方法院對於裁決本案具有重大利益：Trimble的總部設在加州，加州地方法院對於保護該州居民商業及科學發展，暨免於無端受專利侵權索賠方面具有重大利益。
③ Trimble總部設立於加州，大部分員工和文件都位於該州，在加州進行訴訟對其基於原告地位提起訴訟之便利性無庸置疑。
④ 從加州司法系統是否得以有效率解決紛爭的角度觀之：原告均贊成加州為最有效率解決紛爭之法院，即使依被告的角度，本案在加州法院審理時達成和解，也無礙於紛爭解決之效率。
⑤ 由於每個州法院對本件之準據法都是聯邦專利法，由加州法院審理本案亦符合推動州間實質社會政策之共同目標。
1 Red Wing Shoe Co. v. Hockerson-Halberstadt, Inc., 148 F.3d 1355 (Fed. Cir. 1998)。在本案件中，位於新墨西哥州的被告公司向位於明尼蘇達州的原告公司寄發三封警告函，聲稱後者侵害被告之專利權，並提出非專屬授權要約，該案法院認為專利權人寄發通知函的目的是為了協議解決糾紛，而非建立長久持續的商業合作關係，不應僅因通知恰巧位於某州的一方當事人侵權而使該州對專利權人取得對人管轄權，否則反而對專利權人不公平。
2 Ford Mo-tor Co. v. Mont. Eighth Jud. Dist. Ct., 141 S. Ct. 1017, 1024 (2021)。
3 Jack Henry & Associates, Inc. v. Plano Encryption Technologies LLC, 910 F.3d 1199 (Fed. Cir. 2018)。