歐盟普通法院（General Court of the European Union）於2021年4月21日判決孩之寶公司申請註冊的「MONOPOLY」商標與前案重複註冊部分無效 (Hasbro, Inc., v EUIPO, Case T‑663/19)。此判決對於英國和歐盟實務以「同一商標外觀涵蓋更廣泛類別之商品／服務重複申請註冊」，以迴避在先商標有無真實使用舉證之維權策略1將產生影響。茲摘錄其背景及判決要旨如後。
- 背景事實：
(1) 知名的大富翁(Monopoly)桌遊公司「孩之寶」(Hasbro Inc.)於2011年3月25日獲准註冊歐盟第9071961號「MONOPOLY」文字商標，指定使用於尼斯分類第9、16、28以及41類之遊戲、教育相關商品和服務(下稱本件商標)。克羅埃西亞棋盤遊戲公司Kreativni Događaji d.o.o.,(下簡稱K.D.公司)於2015年對之提出廢止註冊申請，主張本件商標為三件已註冊「MONOPOLY」商標的重複申請案，孩之寶公司是基於迴避在先商標是否真實使用的舉證責任，而惡意申請註冊本件商標。歐盟智慧局原本否准本件廢止申請案，但其上訴委員會認可K.D.公司的主張，認定本件商標指定使用之商品或服務與在先商標相同之部分無效。
(2) 孩之寶公司提起上訴，主張：歐盟智慧局上訴委員會並未全面評估相關背景事實，即逕行將重複申請註冊解讀為「惡意」申請註冊，忽略商標權人可能基於行政效率等各種商業考量而重複提出註冊申請。且重複申請註冊是商標實務常見作法，如果任何涉及相同或類似商品/服務的重新提交註冊申請都被認定為惡意，那麼歐盟智慧局將會被案件給淹沒；再者，重複申請註冊商標實質上並未造成任何損害，頂多給予同一知名商標寬限五年使用期限的效果，不應被類比為詐欺性質的惡意行為。
- 歐盟普通法院仍判決維持部分撤銷之決定，並闡釋如後：
(1)「禁止惡意申請註冊商標」之法源為歐盟第207/2009 號條例第52(1)(b)，其規定：基於惡意申請註冊，構成商標無效之事由，立法意旨在於確保競爭秩序不被扭曲。
(2) 至於「商標真實使用」則規範於同條例第15(1)(現行法律第2017/1001號條例第18(1))：「無正當理由迄未真實使用或連續停止使用商標於指定之商品／服務達五年者，構成商標廢止無效之事由」，因為商標法賦予權利人排他權的同時，也對應影響競爭者利用該商標之權利，一個消極不使用商標的權利人不應賦予無限制的合法排他權，否則反而造成壟斷，有害商品及服務在歐盟市場的自由流通。
(3) 誠如孩之寶公司所主張，重複申請註冊商標並不當然構成「惡意」，而應根據提交申請時整體資料客觀衡量(包含申請的時間、主觀的意圖以及誠實信用的商業慣例)。孩之寶公司自認其申請註冊本件商標是基於在先註冊的其他「MONOPOLY」商標將無需證明有無真實使用，除此之外未見該公司提出其他重複申請的合理商業上理由，此種行為顯然破壞了前述歐盟商標條例所架構用以平衡商標權人與其競爭者的秩序體系，也濫用了商標制度。
(4) 考量本件註冊商標未與在先商標指定使用商品／服務重疊之部分，的確可能基於多角化經營之商業考量而延續申請，因此，僅將與在先商標指定使用的商品／服務重疊部分，認定構成「惡意」，否准其註冊申請，亦已兼顧商標權人合法重複申請商標之權益。至於本件重複申請案是否造成任何實質損害不是判斷申請註冊商標時有無惡意的衡量因素。
(5) 孩之寶公司雖抗辯本件商標指定使用於第28類「吃角子老虎機」商品並非在先註冊之第238352號商標指定使用項目，不應受到廢止處分，但法院援引以往判決認定，倘在先商標指定使用於上位概念的商品／服務，在後註冊之商標指定使用於下位概念的商品／服務，可認為前後二商標指定使用於相同的商品／服務(Meric v OHIM–Arbora＆Ausonia(PAM-PIM'S BABY-PROP), Case T‑133 / 05)。本件在先註冊之第238352號商標指定使用之商品包含「遊戲」，本質上即可包含本件商標指定使用的「吃角子老虎機」商品，二者在性質上屬於「相同」商品，因此智慧局上訴委員會廢止本項目註冊之決定應予維持。
(6) 孩之寶公司並抗辯提出本件商標註冊申請有助於管理商標網路的行政效率，但該公司既然自承是透過電腦管理商標系統，判斷各商標間指定使用的商品／服務有無重複，應非難事。相反的，重複提出商標註冊申請可能導致大量商標囤積，致增加行政作業程序及申請、延展等費用支出，且對於監控商標之侵權或者對他人重複註冊之商標提出異議都造成作業重複，法院不認為重複提出註冊申請有助於商標行政管理效率。
※本案的典型意義：
(1) 如歐盟普通法院在判決理由所述：重複申請註冊商標並不當然構成惡意，除非有例外情形，無效案件之申請人仍應先對商標權人之「惡意」負舉證責任，而商標權人則最好在商標註冊申請時即提出申請註冊之合理商業考量。本件因為商標權人孩之寶公司之自認使歐盟普通法院將舉證責任倒置，逕行認定商標權人基於「惡意」申請註冊新商標。
(2) 在本判決之後，在歐盟新申請註冊的商標權人應不至於再大大咧咧自承：重複申請註冊就是為了迴避在先商標有無「真實使用」的舉證。但對於已經重複註冊的商標權人而言，本案之判決結果可能使得利害關係人開始援引「重複申請註冊」作為主張新商標「惡意」註冊之無效申請依據，戰火也可能延燒至在先商標，因為無法提出真實使用證據而同時無效。因此，商標權人宜持續保存在先商標相關使用證據(特別是如發票之類載有日期的商業資料)，並記錄提出重新註冊的合理商業理由，以預防潛在訟爭。
(3) 重複申請註冊作為商標管理策略，並非歐洲實務獨有，在亞洲也不乏其例。中國大陸於2019年11月1日起施行的修正商標法，已明文禁止惡意申請和囤積註冊的行為，其最初立法目的是為防堵非法搶註商標者以重複申請註冊商標的策略，延長正牌商標權人提起異議之期間，並妨礙正牌商標權人行使權利；但如本件歐盟正牌商標權人自行重複申請註冊之案例，在未來是否也會被大陸司法判決認定「惡意」而禁止，仍有待觀察。在台灣，也有類似歐洲實務的商標「常青化」案例，但目前尚未見探討此部分合法性與否的論述。
1 在英國和歐洲，註冊五年以上商標之權利人，在行使商標權利之前，應先證明有「真實使用」該商標。為了節省提出「真實使用」證明蒐集資料的時間以及費用支出，因此產生重複申請註冊新商標的作法，實務將此種商標重複申請的維權策略簡稱為商標「常青化」(Evergreening)程序。