智慧財產法院及最高行政法院近日相繼以判決釐清：以冒名專利申請權人為舉發事由之證明範圍。茲介紹案件背景及判決要旨如後供參。
- 案件背景
Y公司為註冊第M438469號「遮光片送料機構」新型專利權人（申請專利範圍共5項，第1、4項為獨立項，其餘為附屬項）。X公司主張系爭專利實質技術內容為其受僱人於任職期間創作且未對外公開之營業秘密(下稱系爭營業秘密)，雙方並曾約定X應為系爭專利之申請權人，詎遭離職員工不法洩漏竊取系爭營業秘密，交予Y申請系爭專利。X公司乃據前述背景以系爭專利有違核准時專利法第107條第1項第3款規定（即系爭專利權人為非新型專利申請權人），對之提起舉發，經智慧局審查，認為舉發理由並未揭露系爭專利請求項1及請求項4所有技術特徵，為「請求項1至5舉發不成立」之處分。X不服提起行政訴訟，經智慧財產法院以106年度行專訴字第72號判決撤銷訴願決定及原處分，認定智慧局就系爭專利應為「請求項1至5舉發成立，應予撤銷專利權」之審定，最高行政法院嗣再以109年度判字第325號判決維持原判。
- 智慧財產法院及最高行政法院判決要旨：
(1) 專利申請權，指得依專利法申請專利之權利；又專利申請權人，除專利法另有規定或契約另有訂定外，指發明人、創作人或其受讓人或繼承人；另新型專利權人為非新型專利申請權人者，利害關係人得附具證據向專利專責機關提起舉發，撤銷其專利權，分別為系爭專利核准時之專利法第5條第1、2項，第107條第1項第3款及第108條準用第25條第1項所明定。而所謂「發明人」係指實際進行研究發明之人，「創作人」係指實際進行研究創作新型或新式樣之人，且發明人或創作人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人。又所謂「實質貢獻之人」係指為完成發明而進行精神創作之人，其須就發明或新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想，並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。故以專利權人非專利申請權人為由提起舉發，應就舉發人所提證據判斷名義上之專利權人，是否係就申請專利範圍所載技術特徵具有實質貢獻之人。倘認舉發人所提證據已揭露申請專利範圍之主要技術特徵，且該名義上專利權人並未提供合理之研發歷程，即應認該名義上專利權人並非合法之申請權人。
(2) 而在判斷舉發人所提證據是否已揭露申請專利範圍之主要技術特徵時，並非如有效性判斷須組合所有引證比對申請專利範圍記載之所有技術特徵，更非如侵權比對須在全要件原則下，逐一比對文義上所載之所有技術特徵，而係綜合舉發人所提證據，判斷申請專利範圍所載主要技術特徵，審查系爭專利申請專利範圍所載之技術與舉發證據之創作構思、技術手段及功效於實質上有無差異，如系爭專利申請專利範圍中所載之技術與舉發證據所揭露之技術並無實質差異，且新型專利權人未能提出系爭專利申請專利範圍所載技術之合理創作過程，而足以證明新型專利權人不具有專利申請權，縱舉發證據與系爭專利申請專利範圍之文字或專利說明書之圖式於形式上不完全相同，亦應為舉發成立之審定。又專利申請權之爭執係就專利權整體為之，只要有任一請求項有核准時專利法第107條第1項第3款情事，即應就全案為舉發成立之審定。
(3) 系爭專利請求項1、4界定數組取送料座組，僅係證據2所揭露一組取送料座組設置數量之簡單改變，其技術手段均係以一遮光片放置塊及一推料塊構成一組取送料座組，其功能亦均係用以取送遮光片，至系爭專利請求項1、4界定該位移滑動取料滑塊設有一吸氣孔及一內導孔，亦係證據2推料塊內吸氣孔及內導孔設置數量之簡單改變，其技術手段均係利用推料塊內的吸氣孔及內導孔將鏡片吸附並傳送，故證據2與系爭專利請求項1、4之取送料座組並無實質差異。另證據2揭露該遮光片放置塊設有定位鎖固孔，可知該遮光片放置塊可結合固定於工作台體上，而該推料塊必須設有結合孔以連結動力源始能達成送料機構之基本功能，且由原證6可知該推料塊乃係藉由前側之結合孔與動力源連結，始能達成送料機構之基本功能，氣壓缸僅係動力源之簡單選用，故證據2、原證6與系爭專利請求項4之技術亦無實質差異。
(4) Y提出之習知技術並非對系爭專利之發想有實質貢獻的資料，開發歷程資料也只是產品構思完成後所為之修改及測試工作之時程，除此之外並未提出其他系爭專利之合理創作資料，足證Y並非對系爭專利具有實質貢獻之人，本件舉發即應為成立之審定。