「商標使用」是貫穿商標法之核心概念，包括侵權使用、商標合理使用、商標之維權使用及防止搶註等規範，均涉及「商標使用」行為，商標法並於總則第5條加以定義1，惟司法實務於具體個案適用上仍對於「商標使用」有不同角度之界定。最高行政法院近日以109年判字第670號判決，二度廢棄智慧財產法院判決並闡明「商標使用」之定義。茲介紹案件主要事實及判決要旨如後。
- 案件事實
A植牙醫學會於民國(下同)101年11月12日以下表左圖之圖樣，指定使用於第41類「各種書刊雜誌文獻之編輯出版查詢訂閱翻譯」等服務，申請註冊商標獲准(下稱系爭商標)。B植牙醫學會其後據下表右圖商標(下稱據爭商標)，主張使用在先，A 因地緣及業務關係知悉據爭商標而搶註，違反商標法第30條第1項第12款提起異議。經智慧局審定系爭商標指定使用於「書刊文獻之出版、發行及編輯等或會議、競賽及活定之舉辦」等服務部分(下稱系爭服務)異議成立，為「系爭商標指定使用於系爭服務之註冊應予撤銷之處分」。A提起訴願及行政訴訟，均經駁回，復再提起上訴，經最高行政法院廢棄原判決發回更審。
- 最高行政法院判決發回更審要旨(107年度判字第301號判決)
(1) 商標使用於服務，是指為他人提供勞務，將商標用在所提供服務營業上的相關物品，或與服務有關之商業文書或廣告，或利用數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物等方式，以促銷其服務。另作為商標使用於服務，必須對他人實際提供勞務或活動，且與銷售自己商品所必須提供的相關服務不同。如果作為商標之名稱或標識所提供的服務只是專為自己的事物或商品，不是對一般不特定多數人所提供的服務，即使有表彰該作為商標名稱或標識的事實，仍不認為已合法使用。
(2) 本件認定據爭商標有先使用之證據，僅有98年及99年間APAID團體(即台灣亞太植牙醫學會Asia Pacific Association of Implant Dentistry之英文縮寫)在菲律賓及泰國舉辦年會之資料。原判決並未調查確認前述年會資料是將APAID作為其團體名稱與標示，藉以與其他團體區別；或者確係用以表彰與系爭商標指定使用之服務類別相同或類似之「書刊文獻之出版、發行及編輯等或會議、競賽及活定之舉辦」等服務，已有判決不備理由之違法。原審並應就APAID除舉辦例行性年會外，有無對會員以外其他人實際提供勞務或活動，以作為商標使用？或者有無印發前述年會之會議資料、議程介紹，並將會議中發表之文章製作成刊物等，其他使用據爭商標之證據資料續行調查確認。
(3) 本件發回智慧財產法院更審後翻案，法院認為B之異議不成立，主要以：據B檢具之國際年會資料顯示，APAID不只是會議名稱，而是於97年間為改進及推廣口腔植體學從業者的相關教育、訓練及提供國際學術交流成立之團體；設有召集人、並由亞洲地區不同國家醫生代表組成董事會、組織成員，定期舉辦年會設定不同議題，為牙醫師、科學家等專業人員提供植牙知識相關服務，會議並非針對特定會員舉辦之封閉式例行年會，足以認定據爭商標之名稱或標識所提供的服務，係對一般不特定多數人所提供的服務。惟APAID既是「公益性機構」，縱該團體於提供學術研討會之服務時有使用據爭商標，亦無法證明屬於「營利性之商業交易過程使用」，據爭商標之使用既與商標法第5條「商標之使用」規範有別，即非屬同法第30條第1項第12款規定之「先使用」商標。B不服，上訴最高行政法院，經該院二度廢棄原判決發回更審。
- 最高行政法院二次判決發回更審要旨(109年度判字第670號判決)
(1) 商標法第30條第1項第12款意圖仿襲而申請註冊於他人先使用之商標，前提事實須確認有他人先使用之商標，並以意圖仿襲為本款解釋之中心。
(2) 商標法第5條「行銷之目的」之用語係為結合各種交易過程中的使用態樣，以規範具有商業性質的使用商標行為。所謂「行銷之目的」，與「與貿易有關之智慧財產權協定 (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)」第16條第1項所稱「交易過程」(in the course of trade)概念類似、內涵相同，應係客觀交易狀態的判斷而非主觀之交易意圖，行為是否有「行銷之目的」而構成商標使用，仍應依具體個案之行為加以客觀判斷。商標法第5條第1項關於商標之使用，條文僅規定應有「行銷之目的」，並未規範「行銷」行為應以「營利性商業交易」為限，此觀其立法理由明確指出「本條之目的在於規範具有商業性質之使用商標行為」，若以「商業交易過程而使用」文句解釋之，「商業」僅係例示說明商標使用之型態之一而已，不能拘泥於「商業」文字，限制應以營利行為，始得認定為商標之使用。所以，所謂商標使用之認定應重在交易過程，並非以有償無償截然劃分，更不以營利性行為為限，在實務上非營利機構而得註冊為商標之使用，如哈佛大學、台灣大學、慈濟功德會等即為其例。原判決前述認定，是對商標之使用為法律所無之限制，應予發回。
(3) 商標法第30條第1項第12款之意圖仿襲而申請註冊者，規範重點與混淆誤認之虞之規定有別，則判斷本款之要件，除了①相同或近似於他人先使用之商標，②使用於同一或類似商品或服務，③申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在。應更進一步判斷是否有以意圖仿襲而申請註冊為中心，而非僅以混淆誤認之虞為判斷基準，本件應發回原審依上開意旨再為審查判斷。
1 商標法第5條規定：「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：①將商標用於商品或其包裝容器。②持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。③將商標用於與提供服務有關之物品。④將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告(第一項)。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同(第二項)。」