歐盟法院（the Court of Justice of the European Union）近日，對於轉售二手車以及販賣二手車之維修零件是否對車身之商標構成「真實使用」加以釋明(Ferrari SpA v DU, Joined Cases: C–720/18 and C–721/18)，茲摘錄其裁釋背景及要旨如後。
- 背景事實：
(1) 法拉利公司(Ferrari SpA)分別對於以下圖樣取得WIPO第515107號國際商標以及德國第11158448號商標，均指定使用於尼斯分類第12類之「汽車及其零件」等商品。法拉利公司在1984年至1991年間銷售名為「Testarossa」的跑車，並於1996年之前銷售後續同款512TR和F512M型號之跑車。
(以上資料來源：歐盟官網，本圖片僅供案例討論使用)
(2) 由於前述車款已經停產，德國杜賽道夫地方法院以本件商標連續五年未真實使用為由，判決撤銷其註冊。法拉利公司提起上訴，抗辯同款車輛雖已停產，但二手車及其替換零件仍然流通市場，本件商標仍持續使用。杜賽道夫高等法院將本件爭議提交歐盟法院裁示，釐清本件商標有無真實使用。
- 歐盟法院闡釋：
(1) 歐盟第2008/95 號商標指令第12(1)條(即現行歐盟第2015/2436商標指令第19(1)條)規定：無正當理由連續五年未對商標為真實使用，構成撤銷商標註冊之事由。
(2) 商標僅使用於指定之部分商品，是否能構成指定商品全部之真實使用？商標僅使用於零件，是否對於零件附著的商品亦構成商標之真實使用？
- 以往判例揭示：即使一商標並非使用於新推出於市場上的商品，而是標示於過去出售的商品，亦不代表該商標未被真實使用；倘若在零件上使用商標，而該零件對整體商品之組成或結構不可或缺，則由於持續更換標示有商標之零件，對於該商品以及零件上的商標，兩者都仍構成真實使用(Ansul BV v Ajax Brandbeveiliging BV, C–40/01)。
- 另一方面，對於可能再細分為幾個獨立子類別的廣泛商品類別中的商品或服務，即有必要要求針對每個獨立子類別提供其商標真實使用之證明(ACTC v EUIPO, C‑714/18 P)；是否可再細分子類別，應依商品或服務之目的和預期用途以及所在市場界定。倘有部分獨立子類別之商品無法提出使用證明，依歐盟商標指令第13條，構成部分撤銷事由。
- 在本案，跑車為可使用於賽車競技之高性能汽車，但賽車競技僅為其可能的預期用途之一，此外，跑車也能夠像其他任何汽車一樣被使用於公路運輸，因此，本件商標權雖僅使用於跑車，仍不足以將「跑車」視為「汽車」商品分類下之獨立子類別。「價值不菲」之零件相較於「平價」者，也適用於前述法理。
- 據上，原則上使用於高價豪華跑車必備替換零件上的商標或配件，可構成歐盟商標指令第12條第1款和第13條所規定，對於汽車及其零件商品之真實使用，除非從相關事實和證據中明顯可見，潛在消費者視涉案商標指定之不同商品類別為個別獨立之子類別。
(3) 轉售二手商品是否構成商標之真實使用？
- 轉售標示有商標的二手商品，不必然構成商標真實使用，但倘具體個案使用態樣符合註冊商標之基本功能(足以認定商品來源)，則構成歐盟商標指令第12條第1款規範之商標真實使用。
- 前述基於商標維權目的之使用(right-maintaining use of a mark)，與商標侵權使用(right-infringing use of a mark)有別。在後者之情形，對於已經行銷於市場之附有註冊商標商品，倘經轉售，基於權利耗盡原則，商標權人不得對後手之使用行使排他權；惟，此並不意味著商標權人不能對該商品使用自己之商標。
(4) 應由商標權人負是否真實使用商標之舉證責任。
◎台灣智慧財產法院亦與前述歐盟法院見解相同(參見102年度行商訴字第124號行政判決)。