最新消息

歐盟:立體商標之「功能性排除」註冊要件判斷標準(Gömböc案)

歐盟法院(the Court of Justice of the European Union)於2020年4月23日透過知名的「岡布茨」(Gömböc)申請案(Case C-237/19)闡明立體商標應在不具備「功能性」之要件下始得准予註冊,其相關判斷標準及與歐盟設計之關聯性。茲摘錄本件背景及裁決要旨如後供參:

   1.  背景事實:

(1) 本案緣起一有趣的數學發現:1995年俄羅斯數學家Vladimir Arnold提問:一個三維凸面的靜止物體是否可能同時存有兩個平衡點,此一假設在2006年由匈牙利工程師Gábor Domokos 及 Péter Várkonyi所驗證,據以創造出的物體以匈牙利傳統包餡美食命名,稱為「Gömböc」(下均稱「剛布茨」,在匈牙利單詞中小寫的gömb意思為球形,「剛布茨」最早為在豬胃裡填充食物的調味豬肉料理)。之後無數個「剛布茨」被製造出來,其形狀並不特定,但特色均是:由一個三維均質凸形物體所構成,該物體在一平面上靜止時只有一穩定和一不穩定的平衡點。

(2) 2015年2月5日,本案申請人(A. Calot Escobar)向匈牙利智慧局申請將其製作的「剛布茨」商品(如下圖)註冊立體商標,指定使用於尼斯分類第14類之裝飾品、第21類之水晶以及瓷器皿,暨第28類之玩具商品(下稱本件商標)。匈牙利智慧局否准本件商標申請案,主要以:(i) 關於第28類玩具類之申請部分:由於本件商標外觀設計及所使用的均質體,使該物體可恆常回復平衡位置,普通消費者會認為本件商標形狀僅是為達成特定技術目標所必需,而依匈牙利商標法第2(2)(b)條第2段駁回;(ii) 關於第14類裝飾品以及第21類水晶或瓷器皿部分:普通消費者雖然會被本件商標醒目的外觀所吸引,然本案相關產品的價值僅存在於其醒目性的形狀本身,依匈牙利商標法第2(2)(b)條第3段應否准其註冊。本件申請人之後連續提起上訴均經駁回,嗣上訴匈牙利最高法院(下稱提案法院),該院以前述匈牙利商標法均是歐盟2008/95號商標指令第3(1)(e)條(ii)段及(iii)段之轉化(按,即現行歐盟2015/2436號商標指令第4(1)(e)條(ii)段及(iii)段),而相關審查標準仍不明確,暫停訴訟將案件提交歐盟法院,請求闡明下列爭點。


(以上圖片來源:歐盟官網,本圖片僅供案例討論使用)

   2.  歐盟法院對於立體商標「功能性排除」要件之闡明:

(1) 「功能性形狀」之判斷方式

  • 歐盟2008/95號商標指令第3(1)(e)第(ii)段規定「僅由獲得技術成果所必須的形狀(the shape of goods which is necessary to obtain a technical result)組成的標示不得註冊商標」,是為避免逾越商標法固有「辨識商品來源」之保護範圍,利用註冊商標獨佔技術解決方法或者產品功能,以達到排除競爭對手之目的。即使爭議標示包含其他部分任意性的特徵,但只要其形狀之「基本特徵」(essential characteristics)為獲得技術成果所必需,即有本規定之適用。
     
  • 提案法院發現:本件商標申請圖樣(graphic representation)僅顯示部分商標外觀,然其前審均依普通消費者(the informed and reasonable consumer)之認知駁回申請案,因而對本規定之適用標準提請釋疑。判斷是否有本規定之適用應採取兩步驟審查方式

首先確定申請註冊標示的「基本特徵」:

申請圖樣為此階段原則上應審查之標的,並得依個案情形綜合判斷是否對涉案標示整體觀察或者逐一檢查各組成部分、僅為簡單的視覺分析抑或有需詳細檢索。因此,相關公眾(the relevant public)的看法只是審查機關在此階段可列為參考的標準之一,但並非決定性的審查基準。

其次判斷前述特徵是否執行相關產品的「技術功能」:

即使涉案標示的申請圖樣並未顯示其全部外觀,但倘若其已揭示至少一項基本特徵是執行產品的技術功能所必需,在適當考量其他資訊之情形下,仍足以該當本項規定。在此階段除了初步應依申請圖樣加以判斷,並應依據客觀可信的資訊以判斷技術功能,例如:申請人對商標之描述、用以申請其他智慧財產權利之相關數據、描述產品技術功能的任何相關文件(例如科學期刊、型錄和網站介紹),以及調查報告或專家意見。由於公眾知識的廣度和精確性涉及主觀而具有不確定性,且公眾可能不具備確定產品技術特徵所需的專業知識,因此,在此階段相關公眾的看法不能被使用為判斷標準。

(2) 「賦予商品重要價值的形狀」其判斷方式及與歐盟設計之關聯性

  • 歐盟2008/95號商標指令第3(1)(e)條(iii)段規定「僅由賦予商品重要價值的形狀 (the shape which gives substantial value to the goods)所組成的標示不得註冊商標」以免有害自由競爭。
     
  • 提案法院對於本項之判斷標準是否應僅以相關公眾的認知為準提出詢問:

    歐盟法院裁示應依客觀可信的證據判斷相關公眾選購該產品之主因。此時,相關公眾對涉案商標之認知可列入考量,但並非決定性的標準,至於與形狀無關之其他產品特性(例如技術品質或產品商譽),並非考量因素。因此,在本案之相關公眾認知到本案商標形狀之組成是基於數學上的發現,此點固然可以列入審查因素;此外,審查機關尚應依客觀可信之證據衡量相關公眾選購產品是否相當大程度取決於本案商標之全部或一部形狀特徵。
     
  • 提案法院並對於曾經取得歐盟設計之產品是否可作為自動被認定適用本項之理由,而否准註冊提出詢問:

- 歐盟法院根據歐盟98/71號設計指令第16條之規定闡明,歐盟商標指令與歐盟設計指令所保障之權利各自獨立而無位階關係。是否准予註冊設計或者商標應分別依各該法令之適用要件加以分析,因此一產品整體外觀即使因為具備「新穎性及獨特性」而註冊歐盟設計,亦不代表當然為本項所規定「賦予商品重要價值的形狀」。

- 固然,具有裝飾性或者美感的形狀,特別是如本案涉及之第14類以及第21類商品之情形,可能同時符合本項規定,屬於「賦予商品重要價值的形狀」,但不代表已註冊歐盟設計之外觀即當然有本項商標指令之適用,產品形狀以外的其他因素(例如產品的創作故事、產製方式、產製材料或設計者的身份),也可能是影響選購之主因,審查機關仍應依客觀可信的證據判斷:消費者選購產品之決定,是否主要基於該商品的形狀特徵。

回列表