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台灣最高行政法院關於非專利申請權人認定與舉證責任之近期判決

  台灣專利法規定:專利權人非「專利申請權人」,或專利申請權為共有而專利申請非由共有人全體提出者,構成特別舉發事由,僅利害關係人始可提起舉發。上述規定適用於發明、新型、設計三種專利(專利法第71條、第119條、第141條參照)。

  何謂利害關係人?專利審查基準第五篇第2.1.2節規定:「利害關係人,乃指法律上利害關係人,亦即其權利或法律上利益因系爭申請權或專利權而直接受有影響者。最典型之例為真正具有專利申請權之人或共有專利申請權之人。舉發人主張其為利害關係人,應於舉發申請書敘明並提出佐證。」「例如舉發人主張其為專利權人之雇用人,且系爭專利為受雇人於職務上所完成之創作,專利申請權應歸屬雇用人者,應於申請書中敘明其為利害關係人,並提出系爭專利完成時僱傭關係存在之證明文件。」

  利害關係人之釋明,為程序要件。至於實體審查,審查基準第4.3.1.1節規定:應審查舉發人所提證據所顯示之發明或創作是否與系爭專利權範圍「實質相同」。所謂「實質相同」,於發明或新型專利,指申請專利範圍中所載之技術與舉發證據所揭露之技術無實質差異,只要系爭專利申請專利範圍中所載之技術未逸脫舉發證據之創作構思、技術手段及功效即足,兩者之文字及圖式形式不必相同。

  但「文字及圖式形式不必相同」必然有其界限,而舉發程序中與此相關之舉證責任如何分配,亦待實務見解加以充實。近期,最高行政法院於2026年7月間作成之114年度上字第454號判決中,對此有所闡釋,值得留意。

  本案為新型專利舉發之爭議。專利權人(即參加人)前以舉發人之離職員工為創作人獲准新型專利;舉發人(即上訴人)則以職務創作而為真正申請權人為由,提起舉發。智慧局審定舉發不成立,經訴願後,舉發人提起行政訴訟。

  智慧財產及商業法院於第一審判決中認為:舉發人所提舉發證據雖能證明對系爭專利請求項1之多數要件具實質貢獻,但未揭露要件1F(滾筒驅動裝置依感測訊號驅動滾筒進行往復移動),且該1F特徵涉及訴外人外部廠商之創作,因而認定兩者存在實質差異,判決駁回舉發人之訴。舉發人不服,上訴至最高行政法院。

最高行政法院審理後,認定原判決違背法令,予以廢棄發回更審。主要理由如下:

  • 與審查基準之規定相同,不以形式圖文完全一致為限:判斷新型專利權人是否為非專利申請權人,專利專責機關與法院應審查系爭專利申請專利範圍所載技術與舉發證據之創作構思、技術手段及功效於實質上有無差異。如無實質差異,且專利權人未能提出合理創作過程,足以證明其不具申請權時,縱舉發證據與專利範圍之文字或說明書之圖式於形式上不完全相同,亦應為舉發成立。
     
  • 進一步提出「實質貢獻」判斷標準:最高行政法院於判決中指出:於此種類型之舉發案中,「發明人或創作人均須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人,亦即就發明或新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想,並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。」。就本案而言,最高行政法院指出:舉發證據顯示,系爭專利登記之創作人於任職舉發人公司期間似有參與研發可調式氣缸驅動感測器往復移動使滾筒左右擺動,以達成避免超薄布皺摺效果,此與1F要件是否合致,尚待調查。
     
  • 專利權人未提出合理創作過程:舉發人既已提出上述與「實質貢獻」相關之證據,在此情形下,參加人(即專利權人)卻未提出系爭專利申請專利範圍所載技術之合理創作過程,則法院尚不可逕為不利舉發人之認定。

  由此判決可知,審查申請權歸屬的核心在於專利範圍與舉發證據之創作構思、技術手段與功效之「實質關聯」,而非拘泥於請求項字面之形式差異。專利權人面對非申請權人指控時,負有提出「合理創作過程」之說明責任。企業平時除簽訂保密承諾外,亦應落實職務研發紀錄管理,方能於爭端發生時完備實質貢獻之完整證明。

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