「構成商標近似，就一定侵權嗎？」答案未必如此。台灣智慧財產及商業法院（下稱智財法院）近期就114年度刑智上易字第4號案件作成判決，針對商標侵權與描述性合理使用之界線進行闡釋。智財法院維持第一審就伊詩嘉國際企業有限公司（下稱伊詩嘉公司）對曼妙思企業有限公司（曼妙思公司）之法定代理人所提起刑事商標侵權案件之無罪判決。智財法院認定，曼妙思公司於面膜包裝上使用「BIO✙SKIN」，係用以描述商品之成分、特性及功能，並非作為商標使用。因此，該等使用行為核屬善意且合理使用之方法，不受伊詩嘉公司商標權之效力拘束。
案件背景
伊詩嘉公司擁有註冊第01802917號「BIOSKIN」商標，指定使用於化粧品、面膜、保養品及其他相關商品。曼妙思公司則透過其官方網站及主要電子商務平台，銷售標有「BIO✙SKIN」圖樣之面膜產品。
伊詩嘉公司主張，曼妙思公司於面膜產品使用之「BIO✙SKIN」，與其註冊商標「BIOSKIN」構成近似，並涉及刑事商標侵權。第一審法院判決曼妙思公司之法定代理人無罪。伊詩嘉公司提起上訴，惟智財法院駁回其上訴，維持無罪判決。
智財法院之分析：「BIO✙SKIN」是否構成商標法第36條第1項第1款之描述性合理使用？
依台灣商標法第36條第1項第1款規定，以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者，不受他人商標權之效力所拘束。
雖然智財法院認定「BIO✙SKIN」與伊詩嘉公司之「BIOSKIN」商標構成近似，法院仍進一步審酌曼妙思公司之使用究竟屬於商標使用或合理使用。法院指出，商標之合理使用，包括「描述性合理使用」及「指示性合理使用」兩種型態，前者係指純粹作為自己商品或服務本身之說明，與作為商標無涉；後者係指以他人之商標指示該他人之商品或服務，而非作為自己商標之使用。本案涉及的是前者，即描述性合理使用。
因此，智財法院並未僅單純比較「BIO✙SKIN」圖樣與「BIOSKIN」商標之近似度，而是進一步審酌「BIO✙SKIN」在市場上的實際呈現及消費者可能形成的認知，包括其於產品包裝上的位置、整體設計，以及曼妙思公司於網路行銷資料中的使用方式。
1. 商品包裝之整體呈現
法院首先審視商品包裝之整體外觀及呈現方式。曼妙思公司註冊之第02361969號商標 
係標示於包裝盒正面，而其另一註冊第01664754號商標 
則標示於包裝盒背面。上述商標之呈現方式顯示，該等面膜產品係以前述兩件註冊商標，作為商品來源之識別標識進行行銷及銷售。
在整體包裝設計上，貓咪圖樣及「UNICAT」文字占比最大，並位於包裝正中央上方最醒目之位置，容易成為消費者辨識商品來源的主要識別部分。「UNICAT」亦於包裝正面、上方及側面多處重複標示；此外，包裝背面下方亦標示曼妙思公司之名稱、地址、電話及網址等資訊。
基於上述整體呈現方式，智財法院認定，「UNICAT」及「變臉貓」才是消費者辨識商品來源之主要標識，而非「BIO✙SKIN」。
商品包裝（正面及背面）
來源: 智財法院114年度刑智上易字第4號判決
2. 網路行銷之實際使用方式
智財法院進一步審酌系爭產品於網路平台之實際行銷及使用情形。曼妙思公司於其官方網站（變臉貓官方購物網）及Yahoo 奇摩超級商城、MOMO購物網、ETMall東森購物網、蝦皮商城及博客來等電子商務平台，均以「UNICAT」或「UNICAT 變臉貓」作為品牌名稱及商品識別標示。
例如，相關網頁分別以「UNICAT變臉貓吸油面膜」、「UNICAT 吸油女神面膜」、「UNICAT變臉貓 生物纖維代謝面膜」等名稱介紹系爭產品。此足見，無論在曼妙思公司官方網站或其他網路商城平台，產品名稱及商品介紹均明顯以「UNICAT」或「UNICAT 變臉貓」作為商品來源之識別標識。
反之，相關行銷資料並未提及伊詩嘉公司之「BIOSKIN」商標，亦未暗示曼妙斯公司與伊詩嘉公司之間存在任何商業關係或關聯。據此，智財法院認為，消費者不致將「BIO✙SKIN」認知為識別商品來源之商標。
3. 一般文字意義及業界使用情形
法院亦考量「BIO✙SKIN」各組成部分之一般文字意義及其於相關產業中的使用情形。
「SKIN」為「皮膚」的英文單字；至於「BIO」，法院認定其為 Biology 的縮寫，在生技及護膚相關領域中經常被使用，用以傳達與生物科技相關之概念。法院亦注意到，業界以「BIO」作為字首連結其他外文字母形成複合字例，使用於面膜等護膚商品名稱者，所在多有。此外，包裝上另有韓文文字，其中譯為「敏感肌膚適用」。綜合上述因素，智財法院認定，「BIO✙SKIN」係用以傳達該面膜商品與生技相關之成分、材質及對肌膚之功能或效用等商品資訊，而非用以識別商品之來源。
綜合上述因素，智財法院最終認定，曼妙思公司使用「BIO✙SKIN」係以善意且符合商業交易習慣之方式，描述商品本身之品質、性質、特性或用途，屬於商標法第36條第1項第1款所規定之描述性合理使用，因此不受伊詩嘉公司商標權之效力所拘束。
本案啟示
商標近似，不代表當然侵權。即使系爭標識與註冊商標構成近似，法院仍須進一步判斷其究竟是作為商標使用，還是僅用於描述商品的品質、特性、功能或其他屬性。
本案也凸顯「商標使用」在涉及描述性或業界常用文字之侵權案件中的關鍵性。法院判斷消費者是否將系爭標識視為商品來源的識別標誌時，並非獨立檢視該文字或圖樣，而會綜合考量商品包裝整體呈現、主要商標、產品名稱、網路行銷資料及實際使用情境。
對商標權人而言，主張侵權不能只著眼於「近似性」，還須證明對方確實將系爭標識作為商標使用；對業者而言，則應留意品牌標示、包裝設計及行銷方式的整體呈現，這些因素均可能影響描述性合理使用之認定。