根據臺灣智慧財產局民國(下同)114年的統計【註1】,發明專利初審案平均首次通知及審結期間分別為8.0個月及13.8個月,設計專利則為4.7個月及5.7個月,也就是說,針對發明和設計專利申請案,申請日後大約半年至14個月之間,申請人就需針對初審意見及審定書等程序作續行處理。針對發明申請案,有些申請人會利用申請日後三年內可請求實體審查之規範來延遲和控制發明專利的審查節奏,但是此種作法最多只能控制在三年的期間,對於某些申請人來說可能仍不足夠;至於設計專利,基於智慧財產局依職權審查的規定,並不適用緩繳規費以控制實體審查節奏的作法。
臺灣智慧財產局於114年12月16日發布且自115年1月1日開始施行「發明及設計專利申請案申請延緩實體審查作業要點」【註2】,其中明定發明申請案延緩實體審查之續行審查日期期限由原本三年放寬為五年,而設計申請案的對應期限則由原本一年放寬為二年。因此申請人若有動態調整審查速度的需求,可以申請延緩實體審查,以下略談幾種常見的應用情境。
一、專利讓渡的情境
專利申請人為讓與人A,申請後打算讓渡給受讓人B,雙方在讓渡過程中希望資產估值穩定,如果專利狀態出現變化,可能會導致談判條件複雜化;或者基於商業原因,例如讓渡尚未完成時,因為實體審查完成後所衍生的規費(例如領證費、年費)變得不易歸屬由誰支應,故希望等讓渡過程完成後,由受讓人B續行實體審查的程序。
二、配合營運策略的情境
(一) 同一時間申請多件發明或設計專利,可能面臨一年內即陸續需要進行申復、面詢或領證的作業,且委託專利事務所會產生服務費成本,申請人可能在很短的時間範圍內需要支付大筆的專利維護費用,或者需要投入大量資源來分析審查意見,此時,申請延緩實體審查有助於申請人調控未來的預算編列及資源分配的排程。
(二) 設計專利申請在先,對應專利的產品預計後續才於市場公開發表(例如一年以上),由於設計專利的平均審結期間大約是半年,且現行制度中,核准後的『延緩公告』至多只有6個月時間【註3】,若擔心產品公開發表之前,設計專利就核准公告曝光而影響市場期待,基於設計專利並無早期公開的制度,可考慮採用延緩實體審查最多2年的策略,以延長設計專利尚未公開的狀態。然而發明專利有申請後18個月早期公開的制度,不受延緩實體審查的影響【註4】,因此無法以此制度來延後發明專利早期公開的時點。
三、配合專利家族審查或設計比賽時程的情境(先延緩、再加速)
(一) 申請人同時申請國內及外國對應申請案,為了利用專利審查高速公路(PPH)計畫或加速審查作業方案(AEP),需要等待外國對應申請案的結果,可先延緩國內申請案來符合需求;需注意的是,若申請案已進入優先審查、PPH 或 AEP 程序,則在同一審結階段中不得再申請延緩實體審查;但若採取「先申請延緩實體審查,後申請前述加速措施」的順序,則不受此限。
(二) 作為家族的國內申請案若申請延緩實體審查,將延後取得官方檢索報告的時間。由於美國 IDS (Information Disclosure Statement)【註5】制度要求申請人陳報已知之相關前案,若能將國內外檢索報告的產出時間集中,可避免因多次收到不同時點的檢索報告而導致反覆提交 IDS,進而減少行政作業與陳報費用(類似地,歐洲專利局也要求發明申請案需陳報優先權基礎案的官方檢索報告【註6】)。
(三) 設計專利對應產品參加國內外著名設計比賽,為了利用比賽獎項作為加速審查的事由【註7】,可以先申請延緩實體審查,等待比賽獎項出爐確定後,再進入實體審查並且利用得獎事實來加速,以取得較有利的審查結果。
四、考量研發時程及市場需求的情境
申請人為了爭取最早申請日,於確認發明內容應具備專利要件後,先把不同發明放在同一申請案,後續再依研發時程驗證良率或市場趨勢依序推出產品,嗣後因不同發明之產品有不同驗證結果或市場需求,欲分割成兩個以上申請案【註8】,且對於各申請案有不同的審查節奏需求時可適用;需注意的是,分割申請案亦得申請延緩實體審查。原申請案是否曾申請延緩,並不影響分割案申請延緩的權利【註9】;亦即,原申請案與其分割案各自均可申請一次延緩實體審查。
五、中途改變規劃的情境
申請人申請延緩實體審查後,如果延緩期間內的考量因素有所變化,可以變更續行審查日期,例如延後或提前續行審查日期,但變更後的日期仍應符合發明5年內、設計2年內的規定,此外,若已屆續行審查日期,由於該申請案已排入實體審查的序列中,則不能申請延後;如果延緩的需求已經消失,申請人也可以撤回延緩申請,但需注意撤回申請後,不論是在初審階段或是再審查階段,該申請案即不得重複申請延緩實體審查。
最後尚有一點須提醒申請人,延緩實體審查固然可以滿足申請人的各種時程安排需求,惟需注意,專利權的期滿日是自申請日起算(發明 20 年、設計 15 年),延緩實體審查並不會延長專利權的總期間。因此,延緩審查導致領證時間推遲,實際上會縮短專利權實際可執行的有效期間。申請人務必審慎衡量申請延緩審查對於整體專利權長短的影響,避免顧此失彼。
註1:114年智慧財產局年報(https://www.tipo.gov.tw/tw/tipo1/206-81696.html)
註2:發明及設計專利申請案申請延緩實體審查作業要點(https://www.tipo.gov.tw/tw/tipo1/799-68715.html)
註3:專利法施行細則第86條
註4:發明及設計專利申請案申請延緩實體審查作業要點(https://www.tipo.gov.tw/tw/tipo1/799-68715.html)
註5:美國專利法施行細則37 C.F.R. §1.56、§1.97及§1.98
註6:歐洲專利公約施行細則Rule 70b、Rule 141
註7:本所報導連結1、連結2
註8:專利法第34條
註9:申請延緩實體審查答客問
(https://www.tipo.gov.tw/wSite/public/Attachment/004/f1766372286808.pdf)