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由Gramm v. Deere & Company (2026)案討論使用功能手段用語撰寫申請專範圍及說明書注意要點

一、前言

  美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit,以下簡稱CAFC)對於請求項用語是否屬於美國專利法第112條第(f)項規定之解讀,近年已有許多判例確立了判定基準,前已有許多探討1,2。但針對說明書中揭露之結構是否足夠明確並且對應於請求項用語功能,則仍有爭議。本案例為關於一種農業收割機之收割台(header)高度控制裝置。核心爭議為請求項第12項中提到的「控制構件」。

二、案件背景及訴訟過程

  本案原告(上訴人)共有兩人,分別是Richard Gramm(後稱Gramm),其為美國專利第6,202,395號(後稱'395號專利)名稱「農業收割機收割台高度控制」之發明人,以及Reaper Solutions, LLC(後稱Reaper),其為系爭專利之專屬被授權人。Reaper於2014年先在美國聯邦地方法院對Deere & Company(該案被告,即本案被上訴人,後稱Deere)提出專利侵權告訴,指稱被告的收割台感測套件侵害系爭專利。Deere則是提出專利無效抗辯,主張系爭專利揭露不明確應屬無效。地方法院判定系爭專利因說明書中缺乏足夠對應請求項的結構,而認定請求項不明確且專利無效;專利權既不存在,則無侵權可言。Gramm不服,向CAFC提出上訴。CAFC於2026年3月11日撤銷地方法院對於請求項不明確的判定,並將案件發回地方法院重審。

三、案件技術內容

  系爭專利涉及一種農業收割機之收割台(header)高度控制裝置,在判定專利有效性的過程中,主要爭點在於其請求項第12項及其附屬項次。

系爭專利請求項第12項,其內容為:

  12. …控制構件耦接於該收割台及該角度偏轉感測裝置,並響應於該第一訊號,根據用於升高或降低該收割台的該第一訊號,維持該收割台在高於土壤的一指定高度,…

  請求項第12項中提到的「控制構件」(control means),觸發了美國專利法第112條(f)項下規範的功能性手段用語(means-plus-function),這代表該項用語將不以其字面意義來界定,而是必須回到說明書(specification)中尋找對應的結構,其保護範圍限於說明書中揭露的對應結構及其等效物。若說明書中完全沒有提到達成該功能所需的具體結構(例如:在軟體專利中未寫出演算法或提供流程圖),該項請求項會因不明確,而被依美國專利法第112條(b)項駁回。

  在申請專利範圍解釋(claim construction)階段,上訴人與被上訴人雙方一致認為「控制構件」在系爭專利說明書中所對應描述的結構是「控制器介面18」、「收割台控制器20」和「液壓控制系統38」之組合。但雙方對於說明書是否有充分揭露控制構件之結構存在歧異。系爭專利之內容確實未明確提出任何收割台控制器,而是僅在說明書提到「在本發明的一特定實施例中,收割台控制器20如同整合至Deere聯合收割機中者,而控制器介面18可從May-Wes公司取得。」以及「…收割台控制器20提供適當的電子控制訊號至一電子致動液壓系統38,而控制玉米收割台12的橫向位置(lateral position)以及其距地面或土壤16的高度…」。

  Reaper提出專家證詞,表示於1997年時(系爭專利之優先權日),習於此技藝者可知市面上有三種配備於Deere聯合收割機中之收割台控制器:Dial-A-Matic第1版、第2版與第3版。Deere主張'395號專利說明書中揭露之「收割台控制器20」在設計上為傳統的(conventional in design),實質上「相當於電腦或處理器」,因此說明書內必須揭露使該電腦或處理器運作以達成所請功能之演算法。與Dial-A-Matic第1版的控制器是透過一系列的二極體、開關以及積體電路來控制收割台高度而非微處理器運行不同,Dial-A-Matic第2版與第3版均明確使用了微處理器來控制收割台在高度與橫向的位置。Deere認為因Dial-A-Matic第2版與第3版均能控制收割台的高度及橫向位置,如同系爭專利說明書所記載者,故Dial-A-Matic第2版與第3版應該被認定為控制構件之對應結構,而Dial-A-Matic第1版的控制器因其不能控制收割台的橫向位置,故請求項12中的控制構件不會是指稱Dial-A-Matic第1版的控制器。因系爭專利說明書中並未揭露用於執行上述功能之演算法,Deere主張請求項第12項並未滿足明確性之要求。

三、地方法院見解

  地方法院在解釋「功能性手段」用語時,採用在Williamson v. Citrix Online, LLC, 792 F.3d 1339, 1347 (Fed. Cir. 2015) 3 判決中所建立的二步驟分析法,來釐清在請求項被認定為功能手段用語而需以說明書揭露來進行專利範圍解釋時,說明書中所揭露結構是否充分支持且可執行所請功能手段用語。首先,法院必須確定請求項中之請求手段所執行的功能(identify the claimed function)。其次,法院必須確定說明書中(若有)揭露之與所請求的功能相對應的結構(determine the corresponding structure)為何。為符合「相應結構」的條件,內部證據(亦即,請求項、說明書及審查歷程)必須清楚地將說明書中揭露之結構與請求項中所請求的功能連結。

  於本案中,地方法院認定系爭專利說明書中所揭露之對應結構為收割台控制器的Dial-A-Matic第2版或第3版任一者,揭露此結構相當於揭露通用電腦或微處理器,因此說明書內必須揭露通用電腦或微處理器如何運作以達成所請求功能之演算法。由於系爭專利說明書中並未揭露作為「控制構件」相關結構部分的演算法,地方法院判定系爭專利請求項第12項不具明確性,故專利無效。

四、CAFC見解

  CAFC同樣採用上述的二步驟分析法來分析系爭請求項12,且指出地方法院的根本錯誤在於第二步驟,地方法院以系爭專利說明書描述中提到可控制割台橫向位置,而Dial-A-Matic第1版不具備此功能,即排除Dial-A-Matic第1版作為控制構件的對應結構4。CAFC明確指出系爭請求項所請求功能僅是「控制收割台高度」,而橫向位置控制屬於說明書中的附加描述,並非請求項所要請求的功能。以非請求項界定之功能篩除對應結構,係構成錯誤限縮。地方法院必須將相關限制限定於與所請求的功能相對應的結構及其等效物,不得超出此範圍。

  CAFC舉出另一判例Wenger Manufacturing, Inc. v. Coating Machinery Systems, Inc., 239 F.3d 1225 (Fed. Cir. 2001) 5,其狀況類似於本案。在該判例中,地方法院錯誤地將系爭請求項定義之「空氣循環構件」的功能解釋為包含請求項未定義之「再循環空氣」功能。而在另一判例Golight, Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc., 355 F.3d 1327 (Fed. Cir. 2004) 6,CAFC認為請求項定義「一橫向驅動構件用於使燈具單元在一水平方向上旋轉」,不應將其解釋為可使該燈具單元為「360度旋轉」,即使系爭專利揭露的單一實施例中之橫向驅動構件實際上可使燈具為360度旋轉。

  CAFC認定,地方法院就對應結構的錯誤認定導致其得出請求項第12項不明確的結論。地方法院因為Dial-A-Matic第1版不具備控制收割台橫向位置的功能而將其排除在對應結構認定之外,認為僅有Dial-A-Matic第2版或第3版才屬於其對應結構,又因Dial-A-Matic第2版或第3版均使用微處理器來控制收割台高度,而認定'395號專利之說明書必須揭露演算法才能滿足明確性要求。CAFC認為地方法院在此一排除之認定係有明顯錯誤。

  Reaper提出上訴時亦另外主張地方法院有誤,因其並未考慮將Dial-A-Matic第1版認定為Dial-A-Matic第2版之等效結構(equivalent structure)而列入控制構件之解釋範圍內。CAFC認為Reaper之主張反映了對先前判例及功能手段用語分析的根本誤解。CAFC進一步澄清,等效結構的分析是侵權判斷階段的問題,而非地方法院在申請專利範圍解釋階段的義務。地方法院在解釋請求項範圍時,只需確認說明書中有對應結構即可,無需同時抽象地枚舉所有可能等效物。

五、結論

  系爭專利之所以被地方法院認定為無效,原因在於地方法院的判決實質上擴大了說明書中對應請求項功能之結構的界定範圍。由此判決結果可知,請求項的功能於說明書之對應結構認定,應以請求項本身所記載的功能為界,說明書的附加描述不得被視為對應結構的必要條件,更不得用以排除可執行請求項功能的等效結構。

  就撰寫說明書實務而言,若有使用功能性手段用語撰寫申請專利範圍,於說明書描述對應結構時,建議以多層次揭露對應結構,亦即,先以上位化用語揭露能實現請求項功能的最簡單結構、再描述各實施例中所採用的具體結構,最後提出其他替代方案結構,同時於說明書中清楚區分「執行請求項所請功能之必要的結構」與「該實施例偶然具備的附加特性」,例如:可使用「在一實施例中,該收割台控制器亦可控制橫向位置」的說明方式,明確界定附加功能的非必要性。

  此外,若對應請求項之結構確實是涉及通用電腦或微處理器的情況下,演算法揭露與否將會是關鍵。需注意在說明書中揭露演算法時,內容必須超越申請專利範圍中所述的功能,不能僅單純重述請求項內所寫之功能(do more than restate the functions set forth in claim),同時應具體且明確描述「如何(how)」實現功能的步驟。針對此類案件,建議在說明書揭露演算法時,可以流程圖或虛擬程式碼(pseudo code)等描述具體呈現專利範圍所界定之功能。

  最後建議於撰寫說明書時,若如同本案系爭專利以引用現有商業產品做為請求項所請功能之對應結構支持,除了商業產品名稱以外,盡量提出具體型號及各種版本,同時可揭露商業產品的結構原理,而非僅提及商品名稱。在說明書撰寫階段同時揭露硬體(具體結構)與軟體(演算法),可有效地於答辯階段避免遭不明確核駁,還能實現未來在專利核准後維持專利有效性的重要保障。

 


1 賴蘇民,電腦實施手段功能用語請求項要件的認定及明確性 ─ Fintiv v. PayPal案,聖島國際智慧財產權實務報導,27卷,8期,2025年8月。

2 吳俊彥,美國2019審查電腦實施功能用語請求項界定是否符合美國專利法第112條指南(上)(下),聖島國際智慧財產權實務報導,21卷,3及4期,2019年3、4月。

3 Williamson v. Citrix Online, LLC, 792 F.3d 1339, 1347 (Fed. Cir. 2015)。

4 Dial-A-Matic第1版的收割台控制器是透過一系列的二極體、開關以及積體電路來控制收割台高度,而非透過微處理器來進行控制。參考CAFC先前之判例Qualcomm Inc. v. Intel Corp., 6 F.4th 1256, 1267 (Fed. Cir. 2021),此情況並不會觸發演算法要求(algorithm requirement)之條件,亦即專利說明書不需要揭露演算法。

5 Wenger Manufacturing, Inc. v. Coating Machinery Systems, Inc., 239 F.3d 1225 (Fed. Cir. 2001)。

6 Golight, Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc., 355 F.3d 1327 (Fed. Cir. 2004)。

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