最新消息

ECJ:歐盟商標權人可憑單一國家禁制令跨國執行

一、國際商標法長期以來一向採取「屬地主義原則」,商標權人通常須在各國註冊取得商標權,才能對註冊當地的侵權行使商標權。然而,歐盟法院(ECJ)近期一裁決因應數位時代電商平台的發展,對屬地主義原則做出了現代化的詮釋,認定只要儲存商品的目的,是為了在商標受保護國境內提供或銷售,即便商品實際上存放在另一個成員國的倉庫中,也可能構成可禁止的侵權前置行為,介紹如後。

二、德國商標權人與西班牙電商的侵權爭議PH v. TRS; Case C‑76/24)

(一) PH公司在德國擁有多件註冊商標。被告TRS(Tradeinn Retail Services)則是總部位於西班牙的跨境電商平台。

PH發現TRS在其網站(含amazon.de)向德國消費者要約提供(Offer)並銷售(Sale)侵權品,向德國法院提起排除侵害訴訟。就商標法而言,禁止侵權者在德國境內「提供商品」相對單純。但本案爭議點在於,PH請求德國法院裁判,禁止TRS在西班牙境內的倉儲「占有或儲存(Stocking)」爭議侵權品。德國聯邦最高法院對於德國商標權的效力是否能延伸到西班牙倉庫存疑,向ECJ提出詢問,請其解釋歐盟商標指令的適用範圍。

(二) 相關法令:

歐盟商標指令(Directive 2015/2436)第10(3)(b)條規定,商標權人有權禁止第三方在貿易中從事特定行為,其中包括:「為提供商品或為商品投放市場之目的,而『持有/儲存』商品。」

(三) ECJ的判斷

德國聯邦最高法院詢問:商標權人是否可以禁止第三方在另一會員國儲存侵權商品,只要該儲存行為是為了在商標受保護國銷售? ECJ採取肯定立場:

1. 商標侵權行為的構成要件可以跨境完成

(1) 歐盟商標指令並未規定「占有/持有」商品的行為需與「提供商品或投放市場」的行為發生在同一成員國,如果將「占有」侵權品限縮在商標受保護國境內(如本案例之德國),將導致歐盟商標指令保護商標權人之立法目的無法達成。

(2) 儲存行為若是銷售行為的前置步驟,就屬於可禁止的使用行為

以本案而言,倘若「占有」侵權品之目的是為了「銷售」做準備,那麼支撐該項銷售行為的倉儲活動(無論地點是否在德國),本質上就是對德國商標權的一種威脅與侵害。

(3) 關鍵不在商品的存放地點,而在於銷售行為「指向(Targeting)何處」:

ECJ認為這是個案判斷的問題,以本案而言,商標權人必須證明:儲存行為具有「提供或者投放商標受保護國市場」之目的,並有積極「指向德國市場」的行為。例如:本件案例中使用「Amazon.de」的域名本身就是準備行銷德國(瞄準德國行銷)的強證據。

2. 無需直接持有商品也可能構成「儲存(stocking)」侵權品之行為

(1) 「儲存(stocking)」在不同語言之下可能相異的表達方式,例如德文商標法稱為「besitzen(持有)」、而其他法源語譯偏向「存放、倉儲」,後者似乎暗示需直接接觸商品。無論如何解釋,都共同包含:對商品具有事實上支配力者。因此,任何對侵權行為具有直接或間接控制能力的人,都必須被視為能終止該行為之人

(2) 本案之TRS主張,爭議商品在西班牙倉庫,由物流商直接持有,TRS本身並未占有商品。但ECJ判定,只要企業可控制或指揮持有商品之人(例如倉儲或物流服務提供者),即便未直接接觸商品,也屬於持有或占有倉儲之行為。

三、裁判評析-歐盟國家商標權在何種情形下會產生域外效力?

(一) 根據前述ECJ裁判理由,並非單純「持有」爭議商品、或者在商標受保護國網站上可看到侵權品即會被認定「針對或瞄準」商標受保護國,商標權人須證明「有積極瞄準該國市場」行銷的因素,例如:本件案例中使用「.de」的域名、網站提供德語介面、是否提供寄送到德國的服務、是否實際上有德國消費者的訂單、是否投放定向德國的廣告等。只要能證明商品是「準備銷往德國」,無需實體銷售證據,僅儲存行為就可能構成侵權。

(二) ECJ裁判認定商標侵權發生地不僅取決於貨架所在地,而在於商標行為是否「瞄準或者針對(Targeting)」市場所在地準備行銷,使歐盟國家商標權之效力更接近歐盟商標權,成員國品牌商將擁有更強大的法律立足點阻斷侵權商品在歐洲的供應鏈。

(三) 另一方面,對出口製造商或電商平台業者而言,則需注意歐盟品牌方可能跨國追訴之風險提高,宜積極確認供應鏈合規方法。

 

 

 

 

回列表