一、在他人專利申請日或者優先權日之前,已經實施某技術或已完成實施之必要準備者,即使該技術構成專利侵權,各國專利法通常亦基於平衡先使用者與專利權人利益之考量,允許先使用者在原實施範圍內繼續使用該技術,不受專利排他權的限制。對於先使用者的保護,各國法令不一,有明文賦予先使用權能者,亦有賦予抗辯權者,鑒於統一專利法院(UPC)具有之跨國性質,即有需調和先使用權在UPC的適用情形,企業若擬在UPC主張先使用權應特別留意其特殊之規範內容。
二、在UPC提出先使用抗辯的要件
(一) UPCA定義下的先使用抗辯權,適用要件應依各成員國法令分別解釋
1. 「歐盟單一專利規則(Unitary Patent Regulation, UPR,Regulation (EU) No 1257/2012)」第5條第2項規定,單一專利權及其限制在所有參與成員國中應具有統一的範圍和效力。而UPCA第28條規定,任何人就一專利發明之先使用權的效力僅限制於賦予先使用權之該等成員國國內。UPC官網即綜合前述規範闡釋,對於所有參與UPC的成員國而言,先使用權都構成專利權行使的限制,但其適用的具體條件則因各成員國之法律規定而異。
2. 在UPC涉訟的被告倘若擬提出先使用抗辯,應留意各成員國法令的細部適用要件有寬窄不一的規範:
例如,「持有」是否構成「使用」?「使用」是否限於「已實際發生且具商業性質者」? 此外,如德國、義大利等國家是透過判例規範,而法國則明文以法律規定,提出先使用抗辯者必須具備「善意」,即被告可提出證據證明,其合理相信自己有權繼續使用發明而不侵害他人專利權。但各成員國之法令或判例對此項要件仍有不同解釋,以德國為例,倘若發明人和先使用者之間存在契約關係時,必須先依契約判斷雙方權利義務關係,倘若契約中沒有明確約定適用先使用權,就不能理所當然地認為先使用權成立。
(二) 先使用之地域應個別舉證證明
1. 擬提出先使用抗辯者,必須針對在每一個相關成員國之先使用情形分別證明,且無論主張的是傳統歐洲專利、還是歐洲單一專利,被告都需個別證明在該成員國有合法的先使用權。
2. 具體個案中可能發生原告主張被告在整個UPC成員國區域範圍內侵權,但被告只能在部分單一成員國證明先使用權,故涉及先使用權之國家與侵權聲明之國家可能會有所不同,因此,先使用權並無單一抗辯效力及於全體成員國的效力。
(三) 此外,UPC的程序特別強調前期密集處理,被告方須留意在答辯狀及反訴中及早提出所有與先使用權相關的事實與證據,倘若有法律相關規定者,也應一併提出,以免在訴訟後期提出抗辯受到不利之認定。
三、綜上,UPC允許在專利申請日(或優先權日)之前,已經在特定締約成員國內以善意實施(如製造、銷售)或準備實施(如投資設備、研發完成)該發明者,繼續在該國使用該發明,可不受專利侵權主張的限制,但先使用權之細部要件是由各締約成員國之國內法規範。因此,科技業者在進入歐洲市場前,可先查核其產品或技術所涉國家相關專利法規對先使用權之適用要件,並對應保留相關證據(如研發記錄、商業合約或採購文件),以在潛在侵權訴訟中作為抗辯依據。