最新消息

美國最高法院:秘密銷售協議依美國發明法案仍然有「銷售阻卻新穎性」原則的適用(Helsinn v. Teva)

  美國最高法院於2019年1月22日公布Helsinn Healthcare S. A. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc. (17-1229) 案判決,對於「銷售阻卻」原則 (on-sale bar)表達其法律見解。摘錄判決要旨如後:

一、背景

(一) Helsinn Healthcare S.A. (下簡稱Helsinn) 研發palonosetron產品用以治療化療引起的噁心及嘔吐,並曾於研發時與MGI Pharma Inc (下簡稱MGI) 達成協議,授權該公司在美國經銷、推廣及銷售0.25 mg劑量的palonosetron。雙方於協議內要求MGI對根據協議得知的任何訊息予以保密。約兩年後,Helsinn於2003年1月30日,提交臨時申請案(provisional application),其中包含0.25 mg劑量的palonosetron。Helsinn在接下來的10年裡,提交了4項專利申請案,主張其優先權日為2003年1月30日。與本件相關者為編號8,598,219發明專利(下稱219專利),該專利申請案於2013 年 5 月提出,因此適用2011 年美國新修正的美國發明法案(Leahy–Smith America Invents Act,下簡稱 AIA)。

(二) 2011年,Teva Pharmaceutical Industries, Ltd及Teva Pharmaceuticals USA, Inc(下統稱為Teva)申請批准銷售0.25 毫克的palonosetron產品。Helsinn對Teva起訴,稱其侵害219專利。Teva抗辯219專利依AIA第102條的「銷售阻卻」條款(“on sale” provision)無效:依§102 (a)(1)規定,禁止「在申請日前已經公開使用、販售或以其他方式使公眾可獲知的發明」可取得專利權(其中「或以其他方式使公眾可獲知」為AIA新增修內容),而Helsinn於2003年提交臨時申請案之前已公開0.25 毫克的palonosetron超過一年。地方法院認為,基於Helsinn與MGI的保密協議,AIA的「銷售阻卻」條款(“on sale” provision)不適用於本件。聯邦巡迴上訴法院撤銷地院判決,判定:只要有銷售行為即符合法定要件,無論該發明技術細節是否在銷售協議條款中被公開。 

二、最高法院維持聯邦巡迴上訴法院之判決,並闡明 :向第三人為商業銷售同時對於技術內容以協議約定保密之情形,仍然可能構成AIA第§102(a)規定之「銷售阻卻」原則 (on-sale bar),可使申請案因先前技術之揭露而喪失新穎性。在AIA之前的專利法即已規範「銷售阻卻」原則,法院當時的判決(例如,Pfaff v. Wells Electronics, Inc., 525 U.S. 55,67案),已闡明銷售或要約行為毋須以向公眾公開先前技術的方式作為專利喪失新穎性之條件。在Special Devices, Inc. v. OEA, Inc., 270 F. 3d 1353, 1357 乙案聯邦法院亦以判決闡釋「秘密銷售」行為可構成專利無效事由。鑑於AIA之前的相關判決已經確定了先例,本院認為:當國會在AIA中採用相同的「銷售阻卻」原則時,也會採用該原則早先經由司法建構的定義。在AIA第§102(a)增加「或以其他方式使公眾可獲知」之詞彙,並不足以使法院改變對於「銷售阻卻」原則之定義。

回列表