一、前言
商標授權為法律上的契約行為，台灣商標法採取登記對抗主義，亦即未經登記的商標授權契約雖會蒙受不具公示效果而產生之不利益，但在當事人間仍具有效力。此外，台灣商標法並未規定商標授權行為必須作成書面始生效力，因此商標授權契約在當事人間口頭合意即生效果，不以書面為必要，此為台灣實務的穩定見解（註1）。據筆者研究，日本商標法在商標非專屬授權亦採相同原則（日本商標法第31條第5項參照）。
以口頭達成商標授權的契約，因為無明確書面記載，在舉證上會面臨很大的挑戰。雙方就商標授權的表達須達到何種程度，或需要確定那些必要事項才能算是構成表達授權商標的意思表示以及接受授權商標的意思表示，就成為口頭契約成立與否的關鍵。但是在商標權人僅授權他人使用商標，自己完全未使用商標的情況，倘若商標遭到其他人提起商標廢止申請，此時授權契約的存在與否，就成為關係到商標註冊是否會被廢止的爭議重點。本文茲介紹國內外案例各一則，用以探討比較台灣與日本在實務上在討論口頭商標授權契約成立與否時的判斷過程。
二、智慧財產與商業法院113年度行商訴字第15號判決
原告為註冊第1958911號「Miamor設計字」商標（下稱「Miamor商標」）之商標權人。Miamor商標遭他人提起三年未使用廢止，經智慧財產局審查後，認定Miamor商標有連續三年未使用之情形，而作成廢止Miamor商標註冊之處分。原告提起訴願後仍遭駁回，因而提起訴訟。
法院依據被授權人負責人之證言，以及授權人所提出之相關證據，認定原告前手及原告與珍荃公司間有委託代工製造Miamor商標商品之關係，且珍荃公司負責人曾詢問原告商標是否可給他使用，推斷雙方有成立口頭授權契約。至於授權使用範圍在本案並未深究，是否有使用於個別指定商品的判斷即綜合證人證詞以及其他證據顯示的品項為依據。
三、日本知的財產高等裁判所令和6年（行ケ）第10071號判決
本案同樣為商標權未使用廢止案件，原告株式会社大勝軒為廢止申請人，就日本註冊第3105120號「大勝軒」商標（下稱「大勝軒」商標）向日本特許廳申請未使用廢止。特許廳審查後作成廢止不成立審決，原告不服而向法院提起訴訟。
特許廳作成廢止不成立審決的主要理由在於，認定被告是基於代替創始店管理商標權的地位，而淺草橋大勝軒屬於人形町系大勝軒的系列分家（註2）店，可以推認與被告間具有使用本件大勝軒商標於指定服務之默示合意或者口頭的明示合意，可認為淺草橋大勝軒為本件商標的非專屬被授權人。而淺草橋大勝軒在本案待證使用的期間內基於被授權人的地位使用本件商標於指定服務，應認為本件商標有使用事實。
法院採取不同的看法。就商標權授權合意的成立與否，法院認為不能僅以商標權人容忍第三人使用同一商標的態度，就輕易認定具有無償授予非專屬授權的默示合意。法院進一步闡釋，商標使用權乃使用註冊商標於指定商品服務的權利，得以移轉，經登記後更取得對抗效力。基於其權利性，要授予他人商標使用權，單純的默認並不足夠，還必須要有「賦予權利」的可客觀確認、明確且積極的意思才可達成。
法院認為被告並未以明確且積極的意思授予淺草橋大勝軒使用商標的權利，無法認定成立商標授權關係。法院補充說明，雖然一般人可能不知道「商標授權」這樣的專門用語，但只要可認為已經向對方表達出相同法律效果內容的意思，並且與對方達成意思合致，也不妨礙授權關係的成立。但在本案，被告代表人當時的對話目的並未有創設可使用本件商標之權利的效果意思。而實際上，淺草橋大勝軒基於在本件大勝軒商標申請前已有繼續使用「大勝軒」商標的事實，依據日本的商標先使用權的相關規定，客觀上也無須取得被告的商標授權。
基於上述理由，法院認定本件大勝軒商標構成連續三年未使用的情形，應廢止註冊。
四、比較與討論
本文介紹的兩件具有相似爭點的台灣與日本判決，都是在2024年底作出。台灣的Miamor商標案中，商標權人與珍荃公司間具有明確的代工生產之關係，且珍荃公司有實際出貨給商標權人，基於這樣的互相交易的關係，較可推論商標權人與代工廠間，並非僅是單純的默許對方使用，而是具有積極同意的行為，應足成立商標授權關係。雖然可能因當事人舉證資料有限，法院無法再進一步強化論述勾稽，但當事人若能補強其他關於商標使用之資料，例如包裝袋設計、產品內容等等的往來討論過程等，應更可強化授權關係存在的環節。
而日本的大勝軒商標案，最大的爭議點－亦即是否成立商標授權，不僅年代久遠，且僅有當事人的陳述書與訊問證詞，釐清事實的難度很高。但在此情形下，日本法院就口頭授予商標授權的行為，設立了商標權人必須要有「賦予權利」的可客觀確認、明確且積極的意思始足的標準。管見以為，在口頭成立授權契約的情形下，是否能夠很明確的在發生爭議時證明當時確實具有表達符合此一標準之意思，殊難舉證。特別是在如同本次介紹的案例是以電話方式交談，沒有其他證人或錄音等佐證，很容易因為記憶模糊而有可能做出與事實不符的證言。此一標準是否會成為在判斷是否成立口頭商標授權行為成立與否的普遍標準，亦值得觀察。
五、給商標權人的建議
商標授權行為雖然看似非常容易成立，而且穩定見解認為可以言詞成立商標授權關係，但在年代久遠且沒有書面證據的情形下，很可能因為記憶或證詞的模糊而損及當事人的權益。保障商標權人與被授權人利益的最佳方式，當然還是擬具妥善且完整的商標授權契約書，經雙方簽署後向主管機關申請商標授權登記。
退步言之，縱使認為沒有必要申請商標授權登記，最少還是要以書面明定授權人與被授權人間的權利義務，避免將來產生爭議時，雙方均陷入難以舉證的困境，造成法律關係的不穩定，以及訴訟上的不可確定性。
附註：
- 最高行政法院100年度判字第191號判決。
- 原文為「のれん分け」。意指從業員（也可能是親人）受到經營者的許可，使用與經營者相同的店名名稱獨立經營店舖的模式。在此情形通常是從業員在店舖內經過一定時間的學習後，技術得到經營者的肯定，同意從業員獨立開店。與現代的加盟模式相較，分家店舖雖然使用相同的店名，但經營上通常較為自由，也可能不用繳納商標的授權金。參見
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%AE%E3%82%8C%E3%82%93%E5%88%86%E3%81%91 與
https://mastory.jp/%E3%81%AE%E3%82%8C%E3%82%93%E5%88%86%E3%81%91