一、以他人的商標為基礎，翻玩、變更以達到嘲諷、幽默等創作目的之戲謔仿作經常伴隨商標侵權爭議。美國一翻玩為訴求之玩具業者(VIP Prods. LLC)，在與老牌Jack Daniel威士忌纏訟進入第11年之際，最近被第三次審理本案的法院認定「吱吱聲狗玩具」－「壞西班牙獵犬」有減損知名商標信譽之虞，本案也成為戲謔仿作是否構成商標侵權或商標淡化的經典案例。
二、「壞西班牙獵犬」戲弄「Jack Daniel威士忌酒瓶」案
(一) Jack Daniel與VIP於2014年間開始涉訟於亞利桑那聯邦地院，Jack Daniel主張後者製造的「壞西班牙獵犬」狗玩具使用其知名商標及威士忌酒瓶之商業表徵，構成商標侵權及商標淡化，VIP則辯稱其狗玩具是一種幽默仿作，無意也不會造成消費者混淆誤認雙方商品來源，亦不至於減損經典威士忌品牌的信譽或者識別性。
(二) 本所前曾兩度報導此一峰迴路轉的案例：
1. 地院起初全部判准Jack Daniel之主張，第9巡迴上訴法院其後推翻原判決，認為壞西班牙獵犬玩具之戲謔仿作屬於獲得憲法第一修正案保護之「表達性作品」，應依「羅傑斯測試法(Rogers Test)」，採取較寬鬆的標準判斷是否構成商標侵權，涉案之狗玩具既「無明顯誤導消費者」之情形，即不構成商標侵權。此判決使得商標和傳統藝術性表達作品的界線變得模糊，引起廣泛討論。
2. 最高法院其後撤銷上訴法院判決，認定：「羅傑斯測試法」的適用前提是該行為不構成「商標使用」，惟當被控侵權者有意以「識別產品來源 (source identifier)」的方式使用爭議商標時，判斷有無侵權之標準應回歸傳統商標侵權審查標準，即認定是否有「致消費者混淆誤認」或者有無「淡化」著名商標識別性或其信譽之虞，即使是戲謔性的商標使用行為亦同。本案再度發回地院更審。
(三) 地院最新判決理由
1. 地院最終核發禁止繼續販售爭議產品之禁制令。裁判焦點移轉到衡量戲謔仿作是否構成商標侵權或者商標淡化；在美國，二者是兩個獨立的指控，商標侵權之審查聚焦於消費者是否混淆誤認商品或服務的來源，而商標淡化則著重於知名商標之信譽或者識別性是否受到稀釋或損傷。判決結論是：「壞西班牙獵犬」戲謔仿作的程度較高，不易導致消費者混淆誤認，但對著名商標及其商業表徵仍構成識別性或信譽的減損。
2. 著名商標及商業表徵的信譽因戲謔仿作而受減損
(1) 法院根據商標權人持續使用將近一個世紀及高達數十億美元之銷售額及數億美元之廣告行銷認定Jack Daniel’s品牌及其酒瓶外觀在「壞西班牙獵犬」使用其商標前已是著名商標及商業表徵。
(2) 如上圖所示，兩造產品外觀整體高度近似，僅圖片及文字敘述更改為與商標權人品牌形象截然相異的戲謔性表達。
(3) 根據專家意見認定品牌信譽有致減損之虞：
a. Jack Daniel的專家根據消費者心理學之研究指出「將食物或飲料與糞便相連結會使人產生嫌惡心理」，本件「壞西班牙獵犬」玩具將商標權人的經典標示從「老牌7號」替換為「田納西地毯上的老牌2號」，並將酒精成分替換為「43%便便容量」、「100%臭」，都有致消費者將Jack Daniel威士忌與狗糞便產生負面聯結，而有損及品牌形象之虞。
b. VIP的專家則提出消費者調查報告以期推翻前述意見。惟法院認為VIP的報告製作前，參與者已事先被告知「壞西班牙獵犬」是惡搞玩具，使調查結果產生預斷性，因此仍採納商標權人提出的專家意見，認定品牌信譽受到減損。
3. 「壞西班牙獵犬」戲仿程度甚高，根據「八大混淆誤認之虞審酌標準」審查結果，不構成傳統意義之商標侵權
(1) 法院援引「Haute Diggity Dog」判例1 說明戲謔仿作是否構成商標侵權的審查標準：成功的戲謔仿作必須創造出對比性，達到足以使民眾對被戲仿商品之來源無混淆誤認之虞的程度。因此，戲謔仿作本身並不構成商標侵權免責事由，法院仍會援引傳統商標混淆誤認之虞的審查標準加以衡量，但倘若被控侵權者可提出戲仿程度較高的標示，則可根據戲謔仿作之特性調整各因素的權重。
(2) 在本案，法院援引AMF Inc. v. Sleekcraft Boats 案2 提出的商標混淆誤認審查標準(Sleekcraft factors)3 逐項審查。與傳統商標侵權案不同的是，基於戲謔仿作商標之特性，法院認定本案中兩商標的相似性、VIP的主觀意圖以及Jack Daniel商標本身的高識別性反而足以降低混淆誤認之機率，而屬對 VIP 有利之因素。Jack Daniel未提出優勢證據推翻前述認定，因此無法證明「壞西班牙獵犬」商品有致消費者混淆誤認之虞，而被駁回其商標侵權訴訟：
a. 以下因素對商標權人有利：
- 商品/服務是否類似及其程度：雖然主要的威士忌產品和狗玩具十分不同，但Jack Daniel也授權銷售狗鏈、項圈和狗屋。
- 實際混淆之情事：Jack Daniel提出的調查報告顯示29%的受訪者將壞西班牙獵犬產品與Jack Daniel相連結。但因為報告並未考慮戲謔仿作的背景，因此本項因素影響最終認定的比重不高。
- 行銷管道及目標消費者的重疊程度：部分重疊，但由於電子商務時代許多商品透過電商平台鋪貨都可遍及各地，此項因素的衡量比重也不高。
- 消費者對各商標的注意程度：由於一個「壞西班牙獵犬」的售價為15美元，價格較低，一般消費者選購時不太可能提高警覺，更容易產生混淆。
b. 法院認為以下因素較有利於VIP：
- Jack Daniel商標具有高識別性：基於戲謔仿作之特性，使得此項傳統有利於主張商標侵權的因素反轉成為降低混淆誤認機率之項目。
- 商標近似的程度：兩商標高度近似通常有利於商標權人主張侵權，但由於近似是成功戲謔仿作的先決條件，法院認定本案中，此因素對VIP有利。
c. VIP「選用爭議標示的意圖」是中性、不影響雙方的因素：雖然VIP有意複製Jack Daniel的商標，但其意圖是基於創造戲仿產品，而非欺瞞消費者，此項因素與一般故意重製可作為有利於侵權主張之佐證有別。
三、比較法觀點－臺灣商標戲謔仿作的侵權審查標準
(一) 美國法院在商標戲謔仿作案件明確區分「混淆誤認」與「淡化」兩種侵權類型，並分別獨立審查是否成立。在臺灣，商標法第68條第3款及同法70條第1項第1款雖亦對前述兩種侵權類型賦予法源基礎，實務上則採取混淆誤認優先於淡化分析，淡化風險通常作為輔助論證之審理模式。因此，臺灣司法實務目前尚未出現純粹以商標淡化理論裁判戲謔仿作侵權的案例，但以知名的「MOB聯名粉餅案」為例，判決中透過「減損商標識別性」要件的解釋，已實質涵蓋淡化風險的審查4。未來若出現更明顯的「非混淆型戲謔仿作」（例如單純嘲諷而無競爭關係的使用），可能更直接觸及淡化理論的適用。
(二) 在「混淆型戲謔仿作」案例中，相較於美國，臺灣實務見解呈現較為嚴格的態度
1. 近期法院在混淆型戲謔仿作案件中，除了與美國法院一樣，採取「八大混淆誤認之虞審酌標準」權衡是否有致消費者混淆誤認之虞以外，另外提出此類案例不構成商標侵權須符合以下條件：
(1) 智慧商業法院108年民商上字第5號民事判決理由初步援引美國MOB案之判決見解，表達戲謔仿作必須具備「清楚傳達與原作沒有任何關係」且為「消費者立可察覺為戲謔仿作」之要件。
(2) 同院111年度民商訴字第35號判決，更明確臚列戲謔仿作不構成商標侵權應具備以下要件5：① 具詼諧、諷刺或批判之娛樂性，並同時傳達二對比矛盾之訊息；② 消費者一見戲謔仿作之商標，即得聯想到著名商標；③ 二商標間具有相當的距離，消費者可明確區別二者，不致產生混淆誤認之虞；④ 須經言論自由之嚴格審查，確有犧牲商標權，而保護自由表達之公共利益之必要性；⑤ 無不當利用著名商標，或有致減損著名商標之識別性或信譽之虞。
2. 相關案例顯示法院傾向保護商標權人之利益，以防堵搭便車及保護消費者避免混淆誤認，因此臺灣迄今尚無成功主張商標戲謔仿作不構成侵權之案例。
◎ 相關報導
美國最高法院：「商標戲謔仿作」合法與侵權之界線
美國聯邦第九巡迴上訴法院：商標戲謔仿作是否構成侵權之判斷標準(VIP Prods. LLC v. Jack Daniel’s Properties, Inc.)
1 Louis Vuitton Malletier S. A. v. Haute Diggity Dog, LLC, 507 F. 3d 252, 265 (CA4 2007)
2 AMF Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341, 348 (9th Cir. 1979)
3 與其他法院提出其的「拍立得因素(Polaroid factors)」類似。主要包含：商標的強度、商標之間的相似性、商品或服務的相似性、銷售管道及目標消費者的重疊程度、被告的意圖、實際混淆的證據、消費者的注意程度及其他相關因素。
4 智慧商業法院108年民商上字第 5 號民事判決理由參照。
5 智慧商業法院103年度刑智上易字第63號刑事判決理由，亦同此意旨。