2021年底Facebook更名為Meta，準備以「元宇宙」為發展方向，預想未來世界裡，日常生活、社群互動、教育、遊戲、商業活動等不同平台界面最終可能互相整合，發展為完全對應於真實世界的數位化虛擬社會。NFTs建置於區塊鏈上不可替代、不可竄改的特質搭配視覺化產品，在虛擬世界中可被作為收集、交易的「商品」，使NFTs搭上「元宇宙」議題的時代列車，商業化進展神速，穿越虛擬介面在真實世界成為訟爭客體。
一、愛馬仕（Hermès）與「MetaBirkins」的商標侵權爭議
(一) 2021年11月，美國藝術家Mason Rothschild 推出限量100張數位虛擬圖像名為「MetaBirkins」，以知名的愛馬仕柏金包（Birkin）及其上鎖頭為輪廓，搭配各色鮮豔的皮草毛料，「鑄造」為NFTs在Open Sea等線上數位虛擬市場銷售。虛擬「包款」價格狂飆，首件即以10乙太幣（銷售當時約值42,000美元）高價售出，迄至2022年1月總銷售額超過110萬美元。Mason Rothschild也架設「MetaBirkins.com」網站，告知消費者可選購NFTs的各個平台，並使用「不是你母親的柏金包」（NOT YOUR MOTHER'S BIRKIN）等標語，自稱「MetaBirkins是在向愛馬仕最著名的手提袋－柏金包致敬」。
(二) 愛馬仕隨即向Mason Rothschild及OpenSea寄發警告函，要求停止行銷「MetaBirkins」NFTs，OpenSea同意下架。Mason Rothschild則在其社交平台公開發表聲明，主張「MetaBirkins」是藝術創作，作品重新解讀了時尚標誌的形式、實質呈現方式及其名稱，是表達對時尚界使用皮草的評論，和倡導使用替代性紡織品的理念，應受美國憲法第一修正案對於言論自由之保障，對於愛馬仕之侵權警告函不以為然等語1。
(三) 2022年1月，愛馬仕對Mason Rothschild在紐約南區聯邦地方法院提起商標侵權等訴訟，主張：Mason Rothschild行銷的「MetaBirkins」NFTs，是透過數位投機的方式在「元宇宙」（愛馬仕將其定義為「可以出售和交易諸如NFTs等資產的虛擬世界及其經濟體系」）中製作虛擬柏金包，意圖複製商標權人在實體世界的商業成就，其將愛馬仕著名之「BIRKIN」商標添加通用詞語「meta」，誤導消費者混淆誤認商品之來源，並且有使用「柏金包設計」商業表徵及利用著名的「Hermès」商標行銷之情形，構成商標侵權及著名商標識別性的淡化，請求賠償因銷售所獲利益，並聲請禁制令，要求停止一切侵權行為，及移轉受讓被搶註之域名「MetaBirkins.com」。
(四) 被訴之後，Mason Rothschild只在部分社交平台上附加其作品與愛馬仕無任何關聯之「免責聲明」，仍宣稱其「不會被(訴訟)嚇到」，並以安迪沃荷於1962年創作的「康寶湯罐頭」系列普普藝術作品為例，比擬「MetaBirkins」也是一項藝術創作，且計畫另於Rarible等平台繼續銷售爭議NFTs。
二、Nike也發動元宇宙NFTs商標保衛戰
(一) 與此同時，運動鞋龍頭製造商Nike在2022年2月初也於紐約南區聯邦地方法院對StockX公司使用Nike商標製、售運動鞋相關NFTs，提起商標侵權訴訟。
(二) StockX是一家2015年新創經營電商平台的公司，以轉售街頭服飾與運動鞋起家，除了提供與eBay等傳統電商平台相同的商品交易平台，並另外對商品進行檢查和真品驗證服務，StockX會將驗證後的商品運送給消費者，並於扣除約定比例之交易費後付費給賣家。迄至2021年，Nike集團旗下的JORDAN、NIKE和CONVERSE品牌，囊括StockX平台鞋類商品前五大暢銷品牌。StockX於2022年1月18日再推出Nike運動鞋的NFTs商品，廣告稱：StockX Vault NFT代表已經驗證且將會追蹤鏈結標的之實際持有者，商品實物被儲存在StockX的控管設施中，每個被驗證的商品，都有一個專屬的Vault NFT序號，可即時買賣交付，作為所有權的證明等語2，個別的商品頁面上更標示「100%驗證真品」字樣。但在不同連結頁面又另外聲明保留有將Vault NFT與實品分開、單獨回收的權利，以及「NFT 的目的僅僅是追蹤相關商品的所有權和交易過程。NFT不獨立認證相關商品」等語。
(三) Nike主張StockX未經授權自行鑄造、行銷Nike品牌的 NFT，為商標侵權行為：
Nike在過去數十年間除了標示商標在實體商品，也應用於數位化虛擬市場，StockX前述商業模式涉及利用Nike的著名商標和商譽，以進入利潤豐厚的NFT和數位收藏品市場，剝奪Nike在新興產業媒介上使用自己商標的專屬權利，更誤導消費者產生Vault NFT與Nike品牌有合作關係等聯想（且附上許多網路消費者混淆的言論或對話截圖為憑）；又Vault NFT銷售價額遠遠高出Nike實體運動鞋零售價額的數十倍、行銷用語模糊並自相矛盾，而Nike既無法管理Vault NFT被鑄造、交易或者贖回的過程，也無法控制與其商標連結的Vault NFT實際商品品質，StockX所為已損及商標權人之權利，因此訴請停止鑄造、行銷任何與Nike品牌相關的NFTs產品，及停止其他任何商標侵權或淡化行為，並銷毀任何涉案NFTs相關的行銷資料暨損害賠償。
(四) StockX在本篇截稿前都拒絕對未決訴訟表示意見。
三、NFTs在元宇宙中的商標侵權課題與時代意義
(一) NFTs利用商標的方式是否構成商標侵權使用？
1. 爭議發生的原因在於，NFTs在元宇宙中使用的商標依照傳統關於商品／服務的分類，屬於「電腦程式相關的商品／服務」，與真實世界中註冊商標指定使用的商品／服務類別通常無關，但元宇宙中栩栩如生的NFTs商品，的確可能使消費者產生與正牌商標權人相連結的聯想。以前述「MetaBirkins」爭議案為例，愛馬仕註冊第2991927號「BIRKIN」商標，主要指定使用於尼斯分類第18類之皮包等商品，適用的商品為實體包款而非虛擬包款。愛馬仕以及Nike在相關訴訟案中雖然都可以據其舉世聞名的著名商標或商業表徵主張不受指定使用商品／服務的限制，商標識別性有受到淡化之虞，但其他的商標權人在元宇宙中或許不會有此種知名度的優勢，元宇宙的架構若持續發展，現行註冊商標的排他權利範圍是否及於虛擬世界中的商標，仍是發展中的議題。
2. 此一論辯，也涉及商標法制中現有商品／服務指定使用的類別與範圍是否足以涵蓋元宇宙相關聯的所有商品／服務？廠商擬進軍元宇宙是否只要在申請註冊時新增指定使用的商品／服務類別即足？或者有需因應元宇宙虛擬社會的發展相應新增新的商品／服務類別？討論正在萌芽，也尚無共識。
(二) 「NFTs」相關商標利用行為是否屬於受到保障的「言論自由」？有無商標合理使用抗辯適用餘地？
1. Mason Rothschild敢於主張「MetaBirkins」NFTs享有受美國憲法第一修正案所保障之言論自由，或許沿襲自紐約南區聯邦地方法院2020年在知名的AM Gen. LLC v. Activision Blizzard, Inc., 案件，對於電玩遊戲中使用真實世界物品的商標是否構成侵權所表達的法律見解。該案之法院使用「羅傑斯測試法」（the Rogers test）判斷是否構成商標侵權使用行為，認為：倘若一被訴商標之使用有任何「藝術關聯性」，則法院需進一步判斷爭議商標之使用是否「明顯誤導了作品的來源或內容」，只有在「混淆誤認的程度甚高，足以超過美國憲法第一修正案所保障言論自由」之情形下，才構成商標侵權使用行為，因此該案電玩遊戲中使用著名商標在擬真遊戲車輛上，被法院認定並非商標侵權使用行為。愛馬仕在相關訴訟中是否能夠克服前述認定門檻，有待觀察。
2. 再者，美國商標法就著名商標權人主張商標淡化侵權責任之案件，另又發展出對於商標戲謔仿作之保護理論。以Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC,案為例，聯邦第4巡迴上訴法院認為，倘作品是以諷刺或評論他人商標為目的，且傳達出可與被諷刺商標相區隔的玩笑或幽默意涵，雖然是商業使用行為，也不當然構成商標淡化行為。因此，MetaBirkins爭議案中，Mason Rothschild也可能提出此項抗辯，美國實務在此領域本即有不同判斷標準，NFTs的商標利用行為將使得議題更加複雜。
3. 另一方面，在Nike訴StockX案件中，倘若每個特定序號的Vault NFT是對應於真實Nike運動鞋所製作，StockX極有可能在訴訟中提出「描述性合理使用」抗辯，主張：販售的鞋款本即標示有Nike商標，再結合平台以往即已提供的商品驗證服務，其是以善意且合理之方式描述所提供的數位化鞋類商品交易及驗證服務。屆時，法院對於此種新興科技產生的爭議將如何判斷，也有待觀察。
4. NFTs的鑄造及銷售者在短時間內獲得了相較以往電商平台行銷更巨額的利益，此些利益在品牌商標權人出售商品實物甚至商標法制建置時均未及於設想，法院將如何適用商標法平衡判斷此一新興虛擬數位科技產生的品牌利益歸屬及風險分配不平均的情形，成為時代課題。
(三) 虛擬世界中的真品、仿品有解構重新定義之可能－ MetaBirkins也正面臨仿冒問題
有趣的是，目前在Open Sea平台上仍然可以搜尋到許多名為「MetaBirkins」的NFTs，Mason Rothschild本人在被品牌商主張侵權之際，同時聲明OpenSea平台已有許多詐騙者銷售假的NFTs，呼籲消費者提高警覺避免受騙。基於NFTs去中心化的特質，任何人都可以隨意在區塊鏈上銷售不計其數的數位化圖片，OpenSea等平台只是展示NFTs但實際上其交易是在區塊鏈上進行。面對真假難辨的NFTs商品，倘若發生任何仿冒等情形，將很難追踪鑄造以及儲存爭議NFTs者的真實身份。虛擬世界的仿冒戰爭裡，誰才是真正的權利人？誰才是仿冒者？論辯才開始揭幕。
(四) 在元宇宙中執行「仿品」銷毀程序－如何移除區塊鏈上的侵權品？
另有疑義者，NFTs既然是一種儲存在區塊鏈上不可竄改的數位記錄，理論上一但被鑄造就無法被更改，倘若前述案件聲請禁制令獲准，目前可想像的作法是比照以往對超連結的執行模式，以截斷對NFTs數位超連結接觸利用權限之方式進行。但已經出售移轉給第三人的「NFTs」接觸利用權是否也受到禁制令的拘束？即使愛馬仕以及Nike取得勝訴判決，如何避免第三人再將爭議NFTs轉手加以利用，仍有待觀察。
(五) 實體世界的品牌商已為邁入元宇宙進行準備
元宇宙中縱使仍有許多待解決的新問題，卻也代表著更多元發展的可能性。愛馬仕和Nike不約而同發動的訴訟戰，象徵著實體世界的品牌商已正視虛擬世界的快速發展並朝其邁進。其中，Nike在商標層面早已積極佈局，從授權商標使用於電玩遊戲開始，2021年即在美國申請將其商標註冊指定使用於「可下載的虛擬商品，即以鞋類為特色的電腦程式」、「以虛擬商品（即鞋類）為特色的零售店服務」等項目，準備將數位NFTs鞋類商品應用在數位虛擬市場銷售，並收購專門製作NFTs的數位藝術工作室RTFKT，亦成立自己的虛擬工作室，準備結合區塊鏈可驗證的特質製作數位化商品，繼續進軍元宇宙。品牌商除了隨時注意司法及商標申請動態，彈性調整發展策略，也可考慮參酌前述廠商發展模式及早規劃。
◎相關報導：
NFT(非同質化代幣)交易之智慧財產議題。
NFTs等加密貨幣交易與不實廣告。
1 參見Mason Rothschild在Instagram的聲明稿「An open letter to Hermès, OpenSea and Community」及相關MetaBirkins「作品」。
2 參見「StockX Launches Vault NFTs」行銷廣告。