COVID-19疫情席捲全球，台灣亦不能幸免。當商店營業、人員流動受到疫情限制，商標權人應如何妥善使用商標以避免商標權受到挑戰？對商標布局可進行如何之調整？
連續三年未使用之廢止問題
自COVID-19疫情全球爆發以來，台灣至今僅實施過第三級防疫措施，尚未到封城之程度。依中央流行疫情指揮中心發布之命令，在第三級防疫措施期間，經公告應關閉之休閒娛樂場所，不得營業，而餐飲業一律外帶，宗教集會活動亦全面暫停。據媒體報導，一些仰賴實體店面消費或工作人員現場施作之服務業，例如餐飲、百貨零售業、旅遊、營建施工、保養及修理、清潔消毒、安裝服務或美髮、美容、三溫暖等，已面臨無法提供服務而被迫歇業之困境。一些業者為謀生存，轉而進行線上服務、電話訂購外送等方式，以減輕人流減少之衝擊。
台灣商標法第63條第1項第2款規定：無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊。此所謂「正當事由」是否包括疫情？
依智慧財產及商業法院實務見解，本款「正當理由」之內涵是指：商標權人由於事實上的障礙或其他不可歸責於己的事由，以致無法使用註冊商標而言。例如：
- 藥品上市審查通過前，可認為是不能使用的正當事由。
- 因法令禁止進口來台銷售。
- 海運斷絕，原料缺乏或天災地變，以致廠房機器有重大損害，一時不能開工生產或銷售等情。
而所謂不應歸責於己之事由，係指依客觀之標準，以通常人之注意，不能預見或不可避免之事由；若僅主觀上有所謂不應歸責於己之事由者，即非屬之。此有智慧財產及商業法院 108 年度行商訴字第 126 號判決可資參照。
茲舉A商標註冊使用在「酒吧」服務為例。商標權人如因疫情期間的政府管制禁令而導致其經營之酒吧無法營業連續超過3年，基於疫情並非商標權人所能預見之無法營業事由，未使用商標於「酒吧」服務應有正當事由。但若管制期間不滿3年，商標權人有其他可營業之時間但卻未營業者，除非有其他客觀上不能營業之正當事由，否則商標仍有被廢止註冊之風險。
再者，為降低客戶無法上門的損失，商標權人另以相同之A品牌推出調酒組合，或店內餐點零食製成包裝產品外送、外賣，則在該等調酒、餐點、零食等商品上標示A商標是使用商標於調酒、餐點、零食等商品，但依目前法規與實務，尚無法作為使用在酒吧服務的證據。
疫情期間服務業轉型之侵權風險
許多需要在現場提供服務的業種，如餐廳、百貨公司等等，在疫情期間都推出免出門服務，以降低客戶無法上門的損失。延續前面所舉的A商標的酒吧服務為例，若商標權人以相同之A品牌推出調酒組合，或店內餐點零食製成包裝產品外送、外賣，則在該等調酒、餐點、零食等商品上標示A商標，構成使用A商標於調酒、餐點、零食等商品的行為，倘若已有其他人早已註冊相同或近似於A商標之商標於調酒、餐點或零食等商品上，則商標權人使用A商標於上述商品時，恐有侵害他人商標權之疑慮。
重點提示
- 商標權的價值重在使用，因此商標權人必須儘可能使用商標，以維護其商標權。在疫情期間，即使無法提供商品或服務，我們建議商標權人仍應透過適當之行銷手段，妥善使用商標於註冊之商品或服務，避免中斷使用商標之風險。
- 外國商標權人若受疫情影響，導致自己無法在台使用商標時，能否主張構成客觀上無法在台使用商標之情形之正當事由？對此問題，亦不應為樂觀之預測。因為台灣至今僅實施過第三級防疫措施，且和它國相比，為期不長。外國商標權人可考慮授權他人在台使用商標，以避免未使用廢止之風險。
- 此外，商標權人因應疫情嘗試以原有的註冊商標拓展多角化業務時，務必先評估商標侵權風險，並進一步取得註冊商標的保護，避免涉訟並確保自身權益。