智慧財產專業團體

　　在台灣專利民事侵權訴訟中，被告可提出專利無效之抗辯，例如爭執涉訟專利係缺乏新穎性或進步性，而民事法院則應對專利是否有效進行判斷。最高法院於2024年11月作成113年度台上字第459號判決，針對法院關於專利進步性的審查，除重申應考量技藝人士之技術水準外，若被告有提出複數個引證案予以組合，法院尚應先界定其中「最接近之先前技術」之所謂「主要引證」。

　　在該專利訴訟中，系爭發明專利是一種規劃控制器的程式化方法，包括設定及填入欄位的六個步驟，原告主張被告之控制器及軟體開發工具構成侵權。被告主要的抗辯策略是提出諸多引證案，主張該等引證案之組合可證明系爭專利不具進步性。然而，由於被告所提各別引證案均僅分別揭示系爭專利之部分步驟，雙方攻防焦點就在技藝人士是否可依該等引證案以輕易完成系爭專利之發明內容。此案歷經數個審級的裁判，原先智慧財產及商業法院（下稱智財法院）第一審及第二審均認定系爭專利不具進步性判決原告敗訴。原告不服提出第三審上訴，最高法院於2022年8月作成111年度台上字第186號判決廢棄發回智財法院，理由在於原審並未調查系爭專利申請時之技藝人士的技術水準，而此議題會影響技藝人士是否可轉用、置換、改變或組合引證案，另外，原審亦未綜合考量專利有解決長期存在問題，並取得授權之商業上成功等輔助性判斷因素，來避免後見之明。然而，發回智財法院更一審判決仍是認定系爭專利不具進步性，原告即再次提起上訴。

　　對此上訴，最高法院則作成前述的113年度台上字第459號判決，又廢棄智財法院更一審判決而再次發回智財法院。關於第二次廢棄發回的理由，最高法院指出，原審智財法院在審查進步性時，並未從被告所提諸多引證案中先界定「最接近之先前技術」（主要引證），而所謂「主要引證」是設想能為該發明提供最好基礎之「單一引證文件」，技藝人士依該「主要引證」所揭示技術資訊而最有可能促成發明之完成。最高法院還表示，專利進步性之判斷應比對該「主要引證」與發明專利之差異，並考量技藝人士能否參酌相關先前技術而輕易完成該發明，不能依發明專利之個別元件或步驟，機械性地抽取各引證案之揭露內容而後再為拼湊或組合，以避免流於後見之明。因此，最高法院指摘原審不能在未特定「主要引證」的情況下，率爾以各引證案分別揭示部分專利要件即推論該發明專利缺乏進步性。此外，最高法院另參考歐洲專利實務之could-would法則，說明進步性判斷時還可考量技藝人士是否可能和有意願去參酌先前技術而完成發明內容。

　　本案系爭專利早於2001年2月即已核准公告，當時台灣智慧財產局（下稱智慧局）之專利審查基準對於組合複數先前技術尚無「主要引證」之相關規定，智慧局在2017年版之專利審查基準才納入此規定。另外，最高行政法院在109年度判字第355號等判決中業已肯定在舉發程序中對專利進步性之判斷應該考量「主要引證」與被舉發專利之差異。目前在智財法院的行政訴訟審理實務上，亦常見法官會要求當事人在諸多引證案中指定何者為「主要引證」。至於對民事專利訴訟而言，最高法院在本件判決所作成關於「主要引證」甚或could-would法則等關於專利進步性的見解，後續智財法院在其他民事專利訴訟案件上會如何因應或處理頗值得觀察。對於在民事訴訟中有提出複數引證案組合爭執專利不具進步性之被告，則建議需預先做好準備。至於從維護專利具進步性的立場，原告則可思考如何在訴訟中善用上述最高法院判決理由中所指出的諸多觀點。