智慧財產專業團體

　　如眾周知，申請專利範圍是專利審查中的核心，專利審查過程中，申請專利範圍之修正頻繁可見，但申請人如未依法定或主管機關要求提出，即可能不被採為審查版本，然而智慧財產局(下稱智慧局)就非依常規方式提出之版本有何注意義務，智慧財產及商業法院(下稱智慧財產法院)最近在111年度行專訴字第32號判決中加以闡明，茲簡介如下。

　　本件專利申請案流程如下：

　　此案在程序上之主要爭點在於：如上所示，智慧局於2021年7月22日自行撤銷第一次再審查核駁審定並於2021年8月4日發出再審查核駁意見通知書，申請人未對該核駁意見通知作任何表示。此時，下述三個請求項版本到底應以何版本作為智慧局審定用之版本：

　　(1) 2020/2/4再審查時依專利法及其施行細則所規定之法定方式提出的請求項修正版

　　(2) 2021/5/18提出但未依專利法及其施行細則所規定之法定方式提出的請求項修正版

　　(3) 2021/7/2提起第一次訴願時作為訴願理由書附件之請求項修正版

　　訴願委員會見解與智慧局相近，申請人其它版本亦未依前述專利法及其施行細則所規定之格式撰寫，故以申請人2020年2月4日提出之修正版本為審查依據並無不當，進而駁回訴願，專利申請人接著向智財法院提起行政訴訟。

　　專利申請人接著向智慧財產及商業法院提起行政訴訟，該法院就應審查的版本持不同的見解。智慧財產及商業法院在判決中強調，依行政程序法之規定，行政機關就該管行政程序，應於當事人有利及不利之情形，一律注意。申請人在2021年7月2日針對第一次處分提起訴願時，已一併提出修正版，智慧局既已收受並知悉此修正版，於自行撤銷第一次處分後，自應依上開行政程序法之規定，行使闡明權，以確認申請人之真意是否係以此修正版作為本件再審查時申請專利範圍之依據。智慧局未行使闡明權，探求申請人之真意，逕認本件應以2020年2月4日提出之修正版本為審查基礎，並據以作成原處分，實有違誤。智慧財產及商業法院雖認定本案應以2021年7月2日版本作為審查依據，但仍直接表示2021年7月2日版本之請求項仍不符諸如產業利用性之可專利性要件，故還是駁回申請人之訴。

　　本判決之教示有二：一、依上述流程可見，本件程序至為繁雜費時，主因在於本案是申請人直接向智慧局申請，有許多申請形式問題，申請人個人或許因為對於專利實務了解不夠完整，而未依法定方式踐行請求項修正事宜。如可透過委任專利師的專業協助，即可避免或減少此類不必要的耗費。二、在程序上申請人縱或提出之修正本有瑕疪，法院在確立申請人之請求項修正本之審查版本上，採用對於申請人相對較有利的看法，即在申請人有多版本提出（即使提出方式不符法定格式）時，要求智慧局應先行使闡明權，確立審查版本，再進行審查，以讓申請人真正想要獲得保護的範圍被實質審查。