台灣實務向來肯認「先前技術阻卻」可作為均等侵權之限制事由。台灣經濟部智慧財產局所發布專利侵權判斷要點表示,當被控侵權對象落入專利權範圍之全部技術特徵與單一先前技術相同,或為單一先前技術與專利申請時所屬技術領域之通常知識可以簡單組合,則適用先前技術阻卻而不構成均等侵害。智慧財產及商業法院(下稱智財商業法院)過往判決對於「先前技術阻卻」的判斷多數採納該專利侵權判斷要點內容為基礎。近來(2023年2月)有一案例(智財商業法院111年度民專訴字第58號)則更進一步涉及先前技術相較於被控標的若還具有其他額外技術特徵時,應如何判斷被控標的與先前技術是否相同。
該案涉訟專利(TW M581023)之文義範圍界定一種用在加工機具上的夾持機構,該夾持機構具有活塞座及夾持桿,活塞座的底面向上延伸一凸塊,並以此凸塊來推動夾持桿。原告主張被控產品可被文義讀入涉訟專利請求項大多數之要件,僅被控產品之活塞座的底面是厚度相同而無凸塊,並以此厚度相同底面來推動夾持桿,而被控產品之活塞座仍落入涉訟專利之均等範圍。被告不否認此點,但提出相關先前技術,並主張被控產品與先前技術相同,有先前技術阻卻之適用而不構成均等侵權。原告對此則主張,該等先前技術之活塞座由於還額外具有一O形環,活塞座會先擠壓此O形環後才會推動夾持桿,即先前技術還具有其他元件,並不完全等同被控產品。
對此一先前技術阻卻議題的審理,智財商業法院係以涉訟專利之請求項範圍為依據,先描述「被控產品落入涉訟專利範圍的技術特徵」。由於兩造不爭執被控產品文義讀取大多數涉訟專利之技術特徵,法院對於被控產品該等可文義讀取之技術特徵的描述幾乎同於涉訟專利請求項要件內容。另對於被控產品落入均等範圍之活塞座要件,法院則是描述成「具有一厚度相同之底部能對應頂推夾持桿上升位移」。接下來,智財商業法院將前述對被控產品之描述與先前技術所揭示整體內容進行比對,並認為先前技術所揭示夾持機構之構件可相當於被控產品被文義讀取之技術特徵。另對於被控產品落入均等範圍之活塞座,法院則認為先前技術之夾持機構之活塞座同樣為底部厚度相同,該夾持機構並以此厚度相同底面來推動夾持桿。因此,法院認為被控產品落入涉訟專利範圍的技術特徵與該單一先前技術相同,本案適用先前技術阻卻而不構成均等侵害。
至於原告所爭執先前技術之活塞座另設有O形環額外要件而與被控產品不同,智財商業法院則認為此O形環並不影響先前技術之活塞座推動夾持桿,且被控產品落入涉訟專利範圍並不涉及O形環、涉訟專利也無O形環之要件,故本案先前技術阻卻之判斷不需要考量先前技術之O形環及O形環與其他元件的連結關係。
本案就先前技術阻卻的判斷方式與智財商業法院過往案例大致類似,但由於過去案例爭議多涉及先前技術與被控產品落入涉訟專利範圍的技術特徵有所差異的情況,故相應法院裁判的重點多在於判斷該差異是否可為單一先前技術與專利申請時所屬技術領域之通常知識所簡單組合(例如智財商業法院101年度民專上字第45號等),至於本案則是涉及:具備額外技術特徵之先前技術是否會與被控侵害標的相同。於本案判決理由中,智財商業法院係著重在探討該先前技術之額外技術特徵是否影響該先前技術相對於被控產品的結構或功能,以及此額外技術特徵是否為涉訟專利要件、是否為被控產品落入涉訟專利範圍。上揭本案相關判準應可供有涉及專利均等侵害先前技術阻卻議題者參考。
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