智慧財產專業團體

　　臺灣之新型專利目前採取形式審查，而不針對可專利性進行實體審查，為避免濫用新型專利權之行為，專利法設計有技術報告之制度，即任何人均得要求智慧財產局作成相當於前案檢索結果之新型技術報告，並在專利法第116條規定：新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。然該條文並未直接規定違反的法律效果，而是根據專利法第117條規定，在新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限。

　　實務上不乏未取得技術報告即提示新型專利權進行警告之案例。智慧財產法院多數見解認為行使專利權時未取得新型專利技術報告非必然構成侵權行為，倘有其他事證可認定專利權人已盡相當之注意義務，則專利權人仍不需負擔賠償責任。例如智慧財產法院105年度民專上字第30號民事判決即認為專利法有關取得新型專利技術報告之規定應解為專利權人舉證證明自己無故意過失之例示規定而已，若專利權人雖非基於新型技術報告，但有客觀事證證明其已盡其他之必要注意義務，如專利權人於進行警告前已取得專利侵害鑑定報告，事先徵詢專業意見，確認自己行使專利權並無不當，應認已舉證證明其盡相當之注意義務，尚難僅因未出具新型專利技術報告率認有侵權之故意或過失。

　　智慧財產法院105年度民公上易字第2號判決則認為：本件專利權人早已向智慧局申請新型技術報告，惟在智慧局尚未有審查結果時即發現系爭專利遭侵害，專利權人為迅速行使其權利以避免損害擴大，其雖未及取得新型技術報告，然業已先徵詢專業意見確認侵害事實，始對被上訴人通路商為專利侵權通知，應認專利權人已舉證證明其已盡相當之注意，主觀上並無侵權之故意、過失。

　　然最高法院在近期的107年度台上字第2360號民事判決當中，則認為民國100年12月21日修正公布之專利法已將92年專利法「如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失」之規定，修正為「但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限」。足見修法之目的，係為防範以形式審查即取得新型專利權之人，濫用或不當行使其權利，於該新型專利權遭撤銷時，應就他人所受損害負賠償責任，並加重其免責之舉證責任，即明定須證明自己係基於新型專利技術報告之內容，及已盡相當之注意，始得免責。

　　依據最高法院上開見解，提示新型專利技術報告為免除賠償責任之必要條件，縱使專利權人已取得外部之專利侵害鑑定報告，仍無法取代提出新型專利技術報告之義務，則新型專利權人於行使權利時，應先檢視是否已取得技術報告，以降低後續被指控不當行使專利權之風險。至於在專利法第117條當中並列之「已盡相當注意」要件，其具體內涵仍有待後續法院判決予以闡述。