智慧財產專業團體

　　在專利申請與舉發程序中，乃至於在專利訴訟中，常出現複數引證之組合能否證明專利無進步性之爭議。其中核心問題是：相關技術領域具有通常知識之人，於專利申請當時有無組合複數引證而完成該專利技術之合理動機。就此，智慧財產局（下稱智慧局）在2017年發布施行之現行版進步性審查基準中，特予詳細規範，明確記載就此「合理動機」之要件，審查者須就複數引證之技術內容進行以下「四因子之綜合判斷」：(1)技術領域是否有關聯性、(2)所解決之問題是否有共通性、(3)在功能及作用上是否有共通性，及(4)是否存在「組合」之明確記載或實質隱含的教示或建議。

　　審查基準所揭櫫之四因子，適用於具體案件時有何具體操作原則？四因子相互間之關係為何？此為專利申請人、專利權人與實務工作者一致關注之重要課題。就此，最高行政法院近期就一件發明專利舉發案作成之終審判決（案號：107年度判字第647號）中，有明確之闡釋，謹介述其重點如下。

1. 關於「功能及作用上是否有共通性」：應考慮「整體結構」，而非僅考量「共同結構」
　　本案系爭專利係關於一種風扇及其製造方法之發明，主要技術特徵在於風扇中轉軸與金屬殼體結合方式之改良，其獨立項有3項。至於舉發證據，共有5件。除證據1係關於「主軸電動機」外，其他主要舉發證據2、3、5均屬於風扇相關之技術領域。

　　智財法院一審判決認定證據1與證據2或3之組合，能通過合理動機要件之審查。其主要理由是：「證據1、2或證據1、3在功能及作用上具有共通性」，因為證據1、2均有轉子及定子結構，均可驅使主軸轉動並讓外部載體轉動。同理，證據1、3 均係利用電動機原理讓外部載體或葉輪轉動。

　　然而，最高行政法院指出：關於因子「複數引證案之功能及作用是否有共通性」之判斷，不能僅檢視證據之「共同結構（於本案即馬達旋轉機構）」之功能及作用，而應考量「整體結構」之功能及作用。最高行政法院指出：本案中，證據1是「安裝於HDD裝置、光盤裝置、光磁盤裝置或磁盤等裝置之主軸電動機」，而證據2、3為「風扇」。因此，證據1與證據2、3為不同電子元件。不能僅僅因為證據1與證據2、3均有馬達旋轉機構，便可以忽略其整體結構設計及製造方法上之差別，更何況不同電子元件所欲達成之功效亦容或不同。

　　此外，專利權人在原審曾主張，證據1與證據2所欲解決之問題不同，分別是「提供一種結構及組裝方法簡單，並具有優異耐衝擊性及提高軸承壽命之主軸電動機」，及「改善馬達自我散熱問題」，故無組合之動機。但原審對此影響進步性判斷的論述未於判決中採納或指駁，最高行政法院亦於判決中加以指摘。

2. 關於「所解決之問題是否有共通性」：必須所解決問題「實質相同」，不能只是有關連
　　智財法院認為「證據5與證據2、3均同屬風扇的技術領域，而證據5與證據1兩者所欲解決之問題具有『關連性』，故有組合動機」。最高行政法院則引用審查基準內容指出：複數證據間所解決之問題有無「關連性」，不是合理動機要件之合理判準。複數證據所解決之問題必須到達「實質相同」之程度，方能通過合理動機要件之審查。

　　綜上可知，最高行政法院透過此判決內容進一步闡釋了現行審查基準中關於「合理動機」要件之規範。依其揭櫫之原則，審查委員及舉發人往後在挑戰進步性上之難度將提高，值得申請人及專利權人留意與持續關注。