專利法施行細則中有明文規定,複數技術特徵組合之發明,其請求項之技術特徵,得以手段功能用語或步驟功能用語表示。於解釋請求項時,手段功能用語應包含說明書中所敘述「對應於該功能之結構、材料或動作」及「其均等範圍」。惟,此等規定在實務上如何適用,相關判決不多。近期智財法院105年度行專訴字第99號件舉發行政訟訴案,或可窺見智財法院對於請求項中手段功能用語在解釋上與說明書實施例之關連性的見解。
一、案件概要
系爭專利被提起兩次舉發程序,且二次的舉發程序皆進入到智財法院進行審理並作成判決。第一次舉發案上訴到智財法院,智財法院用後述理由判定舉發不成立:即於該系爭專利請求項中的「即時停止單元」,僅界定斷電時會達成「產生一控制信號,使該定子磁極之二端電位相同,以使該風扇系統即時停止」之功能,但未記載達成該功能之完整結構,故認定該「即時停止單元」為一手段功能用語,應以系爭專利實施例中之「即時停止單元」之電路解釋。舉發證據並未揭示相當於本案「使該定子磁極之二端電位相同」之「即時停止單元」,因此第一舉發案作成舉發不成立的判決。
系爭專利嗣後又被提出第二次舉發,在智慧局審查期間,專利權人雖有更正請求項,但對於獨立項中「即時停止單元」之界定內容完全未更動。智慧局亦以先前判決對於「即時停止單元」是手段功能用語之見解,而將系爭專利實施例中之「即時停止單元」之電路解釋為請求項中之「即時停止單元」,即包括二個開關、一儲能器及一電阻器,該儲能器係與該電阻器並聯電性連接。智慧局進而以證據之儲能器與電阻器是「串聯」電性連接,且不同於系爭專利之「即時停止單元」中「儲能器係與該電阻器是並聯」為由,作成系爭請求項是有效之審定。
二、智財法院的見解
系爭專利之第二次舉發之舉發人對智慧局審定書中的上述認定不服提起訴願,嗣後向智財法院提出訴訟。在訴訟中,專利權人於言詞辯論前向智慧局提出更正,將以手段功能性用語界定之即時停止單元更正為包括「二個開關、一儲能器及一電阻器,且該儲能器係與該電阻器『電性連接』」。就更正後之請求項是否仍為有效專利,其主要的爭點在於更正後之該儲能器係與該電阻器電性連接是否應依先前手段功能用語解釋之內容,而被解釋成「儲能器係與該電阻器是並聯」的。
就此,智財法院指出手段功能用語之解釋應包含說明書中所敘述「達成該功能」之結構、材料(或動作)及其均等範圍。就系爭專利而言,在達成即時停止單元之功能的結構中,雖包含有二個開關與一儲能器,但並不包含有電阻器,因為電阻器是用來使儲能器快速放電。因此,智慧局原處分對於即時停止單元的解釋即有不當。
再者,專利權人進行更正後之請求項已具體記載實現該功能的完整結構及動作關係,故更正後之請求項已不符合手段功能用語要件,不得再認定為手段功能用語,故更正後之專利範圍應回歸到請求項記載的文字為準,不得主張將說明書記載的技術特徵讀入請求項而不當限縮請求項之範圍。因此,系爭利請求項據此被認為專利無效。此案最後上訴到最高行政法院,最高行政法院採用與智財法院一致的見解。
由上述法院判決可知,在面對請求項以手段/步驟功能用語來界定技術特徵時,在解讀上必須考量實施例的各元件之功能,進而決定出何者是對應於該功能之結構或元件,而不是不考量功能而將實施例的元件全部納入其中。此外,一旦請求項中手段功能用語改以說明書中具體記載實現該功能的完整結構,則會以本身記載的文字為準來解釋請求項,而不得再認定為手段功能用語。
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