智慧財產專業團體

　　相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者不得註冊，台灣商標法第30條第1項第10款定有明文規定。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞者」，係指商標有使相關消費者對其表彰之商品來源或產製主體，發生混淆誤認之虞而言，亦即商標給予商品之消費者的印象，可能致使相關消費者誤認來自不同來源的商品為同一來源之系列商品，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權、加盟或其他類似關係。

　　根據智慧財產局頒「混淆誤認之虞審查基準」，判斷有無混淆誤認之虞有八項參考因素，其中一項是相關消費者對各商標熟悉之程度。根據前開審查基準，相關消費者對衝突之二商標如均為相當熟悉者，亦即二商標在市場併存之事實已為相關消費者所認識，且由申請在後的商標，舉證證明商標之使用已達使相關消費者可區辨兩商標來源之程度， 且足以區辨為不同來源者，則應儘量尊重此一併存之事實。相關消費者對衝突之二商標如僅熟悉其中之一者，則就該較為被熟悉之商標，應給予較大之保護。惟我國商標法原則上採註冊保護原則，為避免申請在後的商標藉由事後行銷侵奪先註冊商標權人的利益，此「消費者對各商標熟悉程度」因素並不具決定性，仍應綜合其他參考因素一併考量。日前最高行政法院113年度上字第142號判決(判決日期民國114年7月10日)即對此因素提出相關法律意見。

　　本件行政訴訟上訴人即商標申請人前以「SMILE」商標指定使用於第44類醫療服務，即眼科醫療服務及眼科手術服務申請註冊 (下稱系爭商標）。智慧財產局(下稱智慧局)引證指定使用在第44類牙科醫療及藥劑調配、醫療及醫藥諮詢之服務之註冊第01108399號「」商標(下稱引證商標)，以二造商標圖樣近似、服務類似為由，系爭商標有前引商標法第30條第1項第10款規定情形不准註冊。申請人不服提起訴願、行政訴訟，均遭訴願委會與智慧財產及商業法院(下稱智商法院)，申請人遂向最高行政法院提起上訴。

　　除爭執兩造商標不近似、指定服務不類似外，申請人另提出系爭商標的使用證據，主張系爭商標有較高知名度，是一已廣為我國相關消費者熟悉的著名商標，而據爭商標僅在高雄鳳山地區開業，相關消費者可分辨系爭商標與引證核駁商標係來自不同來源，且兩商標從未發生實際混淆誤認之情事，對相關消費者自無混淆誤認之可能。關於此項爭執，智商法院在行政訴訟判決表示，商標法採「先申請註冊原則」，先申請註冊之商標縱使不具高度著名性或為相關消費者所普遍知悉，先商標權人仍得依法主張權利，另基於維護市場之公平競爭，避免財力雄厚之企業藉由龐大之行銷能力，巧取豪奪先註冊之商標，自應保護註冊在先之前商標，而非後商標。本案縱認申請人主張為真，惟如准予後商標即系爭商標獲准註冊，不僅明顯違反我國商標法先申請註冊原則之規定，且市場上如同時存在系爭商標與引證商標，以二商標圖樣近似且又指定使用於類似之服務，自易使消費者誤以為兩者來自同一來源，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權、加盟或其他類似關係，益證系爭商標之註冊確實有致消費者產生混淆誤認之虞。

　　案經上訴後，最高行政法院支持智商法院的意見，重申我國商標法原則上採註冊保護原則，「消費者對各商標熟悉程度」因素並不具決定性為避免申請在後的商標藉由事後行銷侵奪先註冊商標權人的利益，仍應綜合其他參考因素一併考量。智商法院綜合考量本件其他混淆誤認之虞相關參考因素後，以上開理由認定系爭商標之註冊確實有致消費者產生混淆誤認之虞並無違誤。

　　從本案可知，「消費者對各商標熟悉程度」雖然是審查混淆誤認之虞的考慮因素之一，但當申請在後商標與先申請或先註冊商標高度近似，且指定商品或服務高度類似，申請在後商標雖為消費者所熟悉，但有可能使消費者誤認二造商品或服務來自於知名度較高的後申請商標，而有混淆誤認之虞。既然有混淆誤認之虞，基於「先申請註冊原則」，自當保護先申請的商標而核駁後申請的商標。因此，商標所有人如有意或已經在台灣使用商標，應即早申請商標註冊，甚至應在使用或申請註冊商標前先進行商標檢索，評估商標的可註冊性，以免無法獲准註冊，而面臨變更商標圖樣的困境。