智慧財產專業團體

　　台灣專利侵權民事訴訟之被告，除可在民事訴訟程序中提出專利無效的抗辯外，也可能同時向智慧財產局提出專利舉發。本所先前報導「台灣最高法院近期關於進步性之專利民事侵權訴訟判決」一文（參考本所網頁）所介紹的案件即是如此。該案被告在智慧財產及商業法院（下稱智財法院）之民事訴訟中所為專利無效抗辯，經智財法院一審及二審判決皆認定專利不具進步性，另專利舉發案在智慧財產局審理後就相關請求項也作成舉發成立處分。

　　民事訴訟部分，經專利權人上訴，最高法院以111年度台上字第186號判決及113年度台上字第459號判決，兩次將智財法院二審認為專利不具進步性之判決予以廢棄發回，最高法院反覆強調智財法院未調查技藝人士的技術水準、未考量專利權人取得授權是否為商業上成功。如本所之前報導，最高法院在113年度台上字第459號判決特別指出下級法院在基於複數引證案之組合而審查專利進步性時，必須先界定主要引證案為何，且最高法院還參考歐洲專利實務之could-would法則，說明進步性判斷時可考量技藝人士是否可能和有意願去參酌先前技術而完成發明內容。

　　至於在舉發案的行政訴訟部分，最高行政法院同樣兩次將智財法院認為專利不具進步性之判決予以廢棄發回。首先，最高行政法院在111年10月13日的110年度上字第597號判決指出智財法院未調查技藝人士的技術水準，且未充分考量專利權人所提各項證據是否可證其專利授權為商業上成功。然而，在最高行政法院第一次發回後，智財法院的更一審判決卻仍認定系爭專利不具進步性，專利權人即再次上訴。

　　對此上訴，最高行政法院於114年1月15日作成113年度上字第132號判決再次廢棄發回智財法院。判決理由中，最高行政法院除了重申智財法院還是未充分調查技藝人士的技術水準，且未在複數引證案中先界定何者為主要引證，另外還特別闡述關於專利授權是否可作為有利專利進步性判斷之商業上成功等輔助性判斷因素。由於智財法院更一審判決以「簽訂授權係一商業行為，背後尚有其他諸多考量因素」為由排除系爭專利授權是基於專利技術特徵所致，最高行政法院直接援引前一個110年度上字第597號判決內容，指摘智財法院未依最高行政法院先前指示對專利權人所提證據資料進行充分調查，此已違反行政訴訟法所規範下級法院必須依最高行政法院之廢棄理由重為判決基礎之規定。同時，最高行政法院強調專利授權給競爭同業，由於競爭同業係最有可能基於先前技術進行研發創新者，如多數競爭同業均有簽訂契約並支付授權金，或可佐證專利優於先前技術而具進步性，而此議題要審查授權動機及契約內容，並考量「被授權人是否主動自願取得授權、授權標的係包含單一專利或數項專利、授權期間及範圍為何、就該專利所支付權利金之高低、被授權人取得授權之動機為何（例如：實施專利技術特徵、單純為避免支付鉅額侵權訴訟費用、該專利解決業界長期存在問題或有其他商業考量等）、被授權人實施專利之情形等因素。」

　　未來本件分別在智財法院的民事庭及行政庭進行更二審審理結果如何，可持續觀察。對於有專利進步性爭執的兩造當事人而言，除了可注意前述最高法院及最高行政法院對於技藝人士水平、在複數引證案之組合中界定主要引證案等見解外，特別是當專利權人有專利授權實績時，可以參考最高行政法院113年度上字第132號判決理由，提出有利進步性判斷的輔助性資料，主張申請專利之發明具有無法預期功效、解決長期存在問題、克服技術偏見或已獲得商業上成功等輔助判斷因素。