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一、前言

美國專利之適格性規定於美國專利法第101條：「任何人發明或發現新且有用之程序、機器、製程或組合物，或其新且有用之改良者，均得依本法之規定取得專利。」美國最高法院於2012年Mayo案(註1)及2014年Alice案(註2)建立二步驟分析法，作為美國法院分析專利標的是否符合美國專利法§101規定的主要方法論。美國聯邦巡迴上訴法院(下稱CAFC)依此判定方法累積許多案例，本文所介紹此則CAFC於2024年4月4日所作成判決，則是涉及3D影像傳輸之軟體專利，並遭判定為違反美國專利法§101而不具備專利適格性。

二、案件背景

本案原告AI Visualize, Inc.（以下合稱AI Visualize）擁有美國發明專利第8,701,167號(下稱167專利)、第9,106,609號(下稱609專利)、第9,438,667號(下稱667專利)及第10,930,397號(下稱397專利)，該等專利為家族關聯專利，其專利說明書幾乎相同。AI Visualize此系列專利說明書描述透過網路取得及瀏覽醫學影像的系統及方法。根據專利說明書，諸如磁共振(Magnetic Resonance Imaging, MRI)與電腦斷層掃描(Computed Tomography ,CT)之系統所顯示的三維影像，通常是由病人的身體或器官的二維橫斷面影像來經過立體化轉換，此三維影像稱為「體積視覺化資料集」(Volume Visualization Dataset, VVD)。這些三維醫療影像的容量龐大，通常儲存於中央伺服器上；若要在使用者電腦上瀏覽，就會受限於網路頻寬及使用者電腦運算能力而有困難。AI Visualize專利即是提出利用低頻網路來接收、存儲、處理和瀏覽大型醫療影像的集中式基礎設施之系統或方法，讓使用者可以無須傳輸或下載完整的影像資訊，就可透過網路來瀏覽和接觸到這類醫療影像。

AI Visualize於2021年10月在德拉瓦州地方法院(下稱地方法院)起訴主張Nuance Communications Inc.及 Mach7 Technology Inc.(以下合稱Nuance)之產品，侵害167專利請求項1、6、7、9、12及13，侵害609專利請求項1、4、6至9、19、20、22、25及26，侵害667專利請求項1至3、8、9、11、14及15，以及侵害397專利請求項1至3、11至14及16至18。訴訟過程中，AI Visualize及Nuance同意該等涉訟請求項可分成三組，並以609專利之請求項1、19及22分別為第一至三組的代表。Nuance則主張涉訟請求項不具專利適格性，違反美國專利法第101條規定而專利無效。地方法院(註3)及CAFC審理後均認為涉訟請求項不具專利適格性，從而駁回AI Visualize之訴。由於地方法院及CAFC對此三組請求項之專利適格性判斷類似，以下將以609專利之請求項1為代表來說明。

609專利之請求項1如下：

一用於在遠端位置的使用者端設備透過網際網路查看包含在至少一個集中式資料庫中的體積視覺化資料集的一系列三維虛擬視圖的系統，包括：

至少一發射器，用於從遠端位置接收體積視覺化資料集並將其安全地傳輸到中央資料庫；

至少一包含體積視覺化資料集的中央資料儲存媒體；

多個伺服器，基於使用者端請求而與至少一個集中式資料庫通訊，並能夠處理體積視覺化資料集而建立虛擬視圖；

一資源管理器裝置，用於對多個伺服器進行負載平衡；

一安全設備，控制使用者端設備和伺服器之間的多個通訊；包括資源管理器和中央儲存媒體；

至少一實體安全位址，用於容納中央資料庫、多個伺服器、至少一個資源管理器和至少一個安全設備；

一網頁應用程式用於滿足使用者對三維虛擬視圖的請求：a)在遠端位置接受至少一使用者對體積視覺化資料集的一系列虛擬視圖的請求，該系列視圖包括多個單獨的視圖幀，該遠端位置具有一本地資料儲存媒體而儲存體積視覺化資料集的多個視圖幀，b)判斷所請求體積視覺化資料集的任何視圖幀是否儲存在本地資料儲存媒體，c)從遠端位置傳送對所欲視圖之任何視圖幀的請求到至少一伺服器，該所欲視圖之任何視圖幀並未儲存在本地資料儲存媒體，d)在至少一伺服器處，從中央儲存媒體中的體積視覺化資料集建立所欲視圖的所要求之視圖幀，e)從至少一個伺服器傳送對所欲視圖所建立之視圖幀到使用者端設備，f)從至少一個伺服器接收所要求的視圖幀，並且藉由顯示從至少一伺服器傳送來的視圖幀及任何儲存在本地資料儲存媒體之視圖幀，來對遠端位置之使用者顯示所要求體積視覺化資料集之一系列三維虛擬視圖。

三、地方法院之見解

地方法院表示由美國最高法院判例，訟爭專利是否具備美國專利法§101所規定專利適格性是一法律議題，而抽象概念(abstract ideas)、自然法則(laws of nature)及自然現象(natural phenomena)為不可專利之標的(註4)。地方法院在審理專利適格性時依據美國最高法院在Alice案所建立兩步驟判斷：首先判斷請求項內容是否指向不可為專利之內容；若為肯定，則進一步分析該涉訟請求項是否具備額外技術特徵能將請求項之本質轉化為專利適格性的應用。地方法院也指出若專利請求項內容僅只是重述計算機已有功能，則不能視為將抽象概念轉換為專利適格性的應用。

在Alice案之第一步驟判斷上，609專利說明書揭示所要解決技術問題：現存網路因有延遲及低頻寬情形，這會使透過網路來傳遞容量龐大的體積視覺化資料集有所困難，以及面臨長期保留醫療資訊的安全及隱私問題。609專利解決問題的技術手段則是讓使用者接觸瀏覽及儲存體積視覺化資料集的位址分開，並提供一存取及瀏覽機制，該機制只會傳輸所選擇的部分體積視覺化資料集。因此，地方法院認為609專利只是在描述使用者從遠端裝置來連結伺服器，並選擇性地去瀏覽所需要的資料，而此技術內容在CAFC其他判決先例(註5)已被認為是一種抽象概念，故609專利並未通過Alice案之第一步驟的判斷。AI Visualize雖然爭執其專利改善了電腦及網路平台效能，但地方法院認為該等專利只是利用習知元件(例如資料儲存媒體、伺服器及網頁應用程式等)來進行遠距存取所選擇的資料而已，609專利本質仍為抽象概念。

關於Alice案之第二步驟判斷，地方法院認為609專利描述先前技術問題存有網路延遲及低頻寬而無法取得大容量檔案的問題，而609專利請求項1之技術內容則是界定一種用於遠端存取體積視覺化資料集的虛擬視圖之系統，其透過使用網路應用程式來確定那些所需求的視圖幀是儲存在使用者端裝置或儲存在伺服器端，然後透過網路取得非使用者端裝置儲存的視圖幀，最後將使用者端裝置原本儲存之視圖幀，以及從伺服器端所取得視圖幀，合併生成使用者所要求的虛擬視圖。地方法院認為609專利請求項1相較於說明書所描述先前技術，只是多了判斷視圖幀資料是否儲存在伺服器端或使用者端裝置，但此機制只是傳統電腦的快取(caching)功能，意即先留存已讀取的資料而作為下一次讀取之用。因此，地方法院認為609專利請求項1所界定判斷視圖幀資料是否儲存在使用者端裝置及要求伺服器提供非使用者端資料的技術內容，僅係一常見的通用步驟，故609專利請求項1之這些要件並未能轉化專利為適格性的應用，並未通過Alice案之第二步驟的判斷。

四、CAFC之見解

AI Visualize不服地方法院之裁判，並上訴至CAFC。CAFC表示在Alice案之第一步驟判斷，係在檢視請求項是否涉及不符合專利適格性的內容，在CAFC其他判決先例(註6))中此部分的判斷可由請求項與先前技術的比較來進行。CAFC指出在電腦軟體專利案中，若請求項內容涉及電腦技術的改善而非僅是應用電腦，則可能就會被認定非屬抽象概念(註7)。

CAFC認為609專利之技術內容揭示在伺服器上儲存容量龐大的體積視覺化資料集、接受使用者瀏覽虛擬視圖的請求、確認生成虛擬視圖所需資料的儲存位址、生成未儲存於使用者端裝置的視圖幀、傳送所有未儲存於使用者端的視圖幀予使用者、合併生成所有視圖幀，以及按順序在使用者端裝置顯示所有的視圖幀。然而，CAFC表示該等技術內容只是涉及資料轉移及資料形式的轉換，仍屬於抽象概念。AI Visualize雖爭執609專利是要在使用者端裝置上可即時瀏覽虛擬視圖，但CAFC認為請求項用語卻明確界定虛擬視圖的生成是從體積視覺化資料集所生成各視圖幀而來，此仍只是資料形式的轉換而已。AI Visualize另主張609專利說明書揭示為了顯示動態及靜態虛擬視圖而如何選擇視圖幀之技術，但CAFC表示這部分並未在專利範圍中界定而仍維持屬抽象概念之判斷。

此外，CAFC表示專利請求項不能僅只依據抽象概念就可轉換而具備專利適格性，而必須相較於抽象概念還有更多有意義的技術內容，這些內容不能僅是習知或眾所周知的技術，如此方可通過Alice案之第二步驟判斷。CAFC指出雖然專利適格性判斷屬於法律議題，但專利請求項是否為習知或眾所周知仍涉及潛在的事實議題，而專利權人可就此進行補充說明；但就本案而言，CAFC表示AI Visualize並未對此提出其他說明而仍只是重述生成虛擬視圖就足以轉換專利具適格性，CAFC並指出609專利之生成虛擬視圖本質上就是一抽象概念，且AI Visualize也承認3維虛擬視圖是從2維掃描檔案而來。另外，AI Visualize雖然主張609專利之可即時生成使用者所需虛擬視圖即為有意義的技術內容，但CAFC認為AI Visualize此論述並未改變306專利的抽象概念本質。

五、結論

美國專利法第101條規範自然法則、自然現象或抽象概念等皆不屬於適格專利標的，必須是要利用這些概念之物或方法才為適格專利。對於本件所涉電腦軟體類型專利，CAFC再次重申專利請求項內容必須相較於抽象概念具有更多技術意義，並表示訟爭專利的技術內容只是資料轉移及資料形式轉換的抽象概念，並未帶來更多技術意義，從而無法通過Alice案之第二步驟判斷。

依照CAFC在此案之判決內容，許多抽象概念可能源自於習知或眾所周知的技術。專利技術內容若要通過Alice案之第二步驟判斷，專利權人可能需指出該專利要相較於習知技術具有那些更多技術上的意義，此舉不僅是應對專利前案的挑戰，更為說明專利是否符合適格性要件。

※ 註釋 ※