智慧財產專業團體

一、前言

當一個爭議已獲得法院的判決確定或行政機關作出行政處分後且當事人並未提起行政救濟，無論該判決是有利於原告或被告，「一事不再理原則」將禁止當事人以同一事實及同一證據再次提出爭議案。如此，可確保訴訟判決或行政處分的一致性及穩定性，避免重複審查而造成的訴訟或行政資源的浪費。此外，這也有助於維護法律體系或行政體系的信譽和正當性，以確保社會大眾對司法或行政程序的信任。

在專利爭議案中，由於專利往往涉及昂貴的研發成本和複雜的技術問題，若允許相同的爭議一再被提出，不只會嚴重影響專利權的合法性及穩定性，也會對專利權人、競爭者、及市場造成不利的影響。

在日本專利爭議實務中，「拘束力」是法院之判決將拘束行政機關，但不直接拘束後訴法院，「既判力」則是前訴法院之判決將拘束後訴法院。然而，後訴法院再次審理訴訟時，應不得為與前訴法院相歧異之判斷，因此拘束力仍可能間接拘束後訴法院(註1)。

以下，藉由日本智財高等法院第2部於2024年3月25日針對日本發明申請案(日本發明專利第6138324號，以下稱「系爭專利」)所作出的「令和5年(行ケ)第10069號審決取消請求事件判決」(註2)，淺談日本專利訴訟判決之拘束力與既判力。

二、關於系爭專利的申請及公告流程

系爭專利是關於「焊接裝置、焊接方法、印刷基板的製造方法、及製品的製造方法」，於2016年7月30日提出申請，並於2017年5月12日予以公告。

於2017年11月10日，第三方提出異議，以甲證1(日本專利公開第2009-195938號公報)、甲證2(“MELTING/SOLIDIFICATION ANALYSIS OF THE PB FREE-SOLDER IN SLEEVE SOLDERING”, Proceedings of the ASME 2015 International Mechanical Engineering Congress & Exposition IMECE2015)、及甲證3(日本專利公開第2016-153125號公報)，主張系爭專利請求項1至7不具可專利性，且請求項1、3至7缺乏明確性。

專利權人為克服異議人的指摘提出更正，該更正刪除了請求項3並對請求項1、2、4至7進行限縮及不明瞭記載之釋明。最終，於2019年2月19日，日本特許廳(註3)作出請求項1、2、4至7無撤銷理由之決定。

三、關於令和5年(行ケ)第10069號判決

(一) 本案判決背景

1. 於2019年11月12日，原告向日本特許廳提起無效審判(相當於台灣的專利舉發制度)，並以與上述異議申請中的甲證1相同的證據作為主要引證(即，日本專利公開第2009-195938號公報，以下亦稱甲證1)，請求撤銷請求項1、2、4至7。

需要說明的是，異議人並非異議程序之當事人，若日本特許廳作出不利於異議人之決定，異議人不得提起行政救濟。儘管如此，異議決定並不具有一事不再理之效力，因此，如果後續再以相同的證據另行提出無效審判，也不會有一事不再理之適用(註4)。

2. 於2021年10月8日，日本特許廳作出請求項1、2、5至7舉發成立應予撤銷；及請求項4舉發不成立之審決(以下稱第一次審決)。

3. 於2021年11月13日，被告提起訴訟，請求撤銷第一次審決中請求項1、2、5至7舉發成立的部分。同年11月16日，原告提起訴訟，請求撤銷第一次審決中請求項4舉發不成立的部分。

4. 日本智財高等法院將兩訴合併審理，並於2022年8月31日作出判決(以下稱第一次判決)。在第一次判決中，日本智財高等法院認定被告之訴為有理由，撤銷第一次審決中請求項1、2、5至7舉發成立的部分。同時，認定原告之訴為無理由，駁回原告之訴。

5. 於2023年5月22日，日本特許廳根據日本智財高等法院2022年8月31日的確定判決，作出請求項1、2、5至7並非是可輕易完成之發明；以及請求項4並非是可輕易完成之發明之審決(以下稱本案審決)。

6. 於2023年6月29日，原告提起訴訟(以下稱本案訴訟)，請求撤銷本案審決。

(二) 原告的主張

1. 請求項1、2、5至7與引證發明之間，不存在與本案構成相關的差異點2及差異點4。

(1) 本案構成係指請求項1、2所記載的以下構成，即「加熱手段，被設置於將熱能透過管嘴(nozzle)傳達至已抵接於端子頂端的焊料片的位置，熔化前的焊料片在抵接端子頂端的狀態下接受熱能後熔化，已熔化的焊料片會變圓至成為一個大致球體，但受到管嘴內壁和端子頂端的限制，勢必不會變成正球體，就在這樣的狀態下停止於端子之上而不會向供給焊料片的方向移動，在停止狀態下，將從管嘴傳遞至已熔化的焊料片的熱能從該當已熔化的焊料片傳遞至端子以加熱端子，端子被加熱後已熔化的焊料片就會流出」。

(2) 差異點2指得是甲證1與請求項1之差異；而差異點4指得是甲證1與請求項2之差異。原告主張甲證1與請求項1、2之間並無差異。又，請求項5至7分別為引用請求項1、2之發明，因此甲證1與請求項5至7亦無差異。

(3) 原告另主張，已熔化的焊料片是否「勢必不會變成正球體」，需要在實際使用焊接裝置後才能確定。在此之前，無法確定該裝置是否屬於請求項1、2所涵蓋的技術範圍。因此，本案構成只能被理解為請求項1、2所設想的裝置的使用態樣，無法說是限定物品構造或特性的發明特定事項。換言之，原告主張已熔化的焊料片是否勢必不會變成正球體之，並非是因裝置本身的構造所產生的結果。

(4) 因此，原告主張本案審決判定請求項1、2、5至7中的本案構成並非是可輕易完成之發明的論點，是錯誤的判斷。

2. 請求項4為通常知識者在系爭專利申請前根據引證發明可輕易完成之發明。

(1) 請求項4記載有「管嘴頂端部的內徑較管嘴後端部的內徑大」之構成，其目的是為了確保熔化前焊料片的端部位在抵接端子的位置，並引導焊料片至指定的位置或姿勢。另一方面，甲證1揭示有烙鐵(soldering iron)後端部的內徑較前端部的內徑大。因此，請求項4與甲證1之間具有差異點5。

又，日本特許廳於本案審決中指稱，將烙鐵頂端部的內徑設計成比後端部的內徑較大的結構是根據甲證11至13(註5)等的周知技術。而甲證1所揭示的烙鐵後端部的內徑較前端部的內徑大，目的是為了使焊料片能更順利地落下。因此，原告所提示的甲證1與周知技術之間具有反向教示。

(2) 原告主張甲證1的「烙鐵的頂端部的長度(L)的貫通孔的內壁」相當於請求項4的「抵接位置限制手段」，也就是甲證1中的「烙鐵的頂端部貫通孔的內壁」相當於請求項4的「管嘴後端部」。因此，甲證1適用甲證11至13等周知技術中的將「烙鐵的頂端部貫通孔的內壁」做局部擴大之結構。又，從甲證11至13可知，在烙鐵的頂端部中被端子插入的部分的內徑被局部擴大，因此在甲證1中只將被端子插入的部分的內徑局部擴大並不會產生特別的不利要素，由此可知甲證1與甲證11至13之間並未產生反向教示。

(3) 因此，原告主張本案審決中請求項4之發明具有進步性之判斷是錯誤的。

(三) 被告的主張

1. 第一次判決對後訴判決產生拘束力，因此原告無法主張本案審決為違法。

(1) 對專利做無效審判的審決，並在後續針對撤銷無效審判所做的訴訟判決確定後，該判決對其主文中的所有必要事實認定及法律判斷具有拘束力。此外，在訴訟判決確定後重新審理的專利無效審判中的審理範圍，以及針對關於重新審理的專利無效審判的再次訴訟的審理範圍，僅限於未被上述拘束力所約束的主張。因此，重新審理的專利無效審判以及再次訴訟的當事人，應不得提出牴觸審決或判決拘束力的主張。

(2) 雖然於第一次審決中判定請求項1、2、5至7為通常知識者根據甲證1所能輕易完成之發明應予撤銷，但後續於第一次判決中判定第一次審決的舉發成立的部分應予撤銷，其後也判決確定。在第一次判決已確定的情況下，再次審理的專利無效審判中，日本特許廳應無法作出與第一次判決的結論相異的判定。因此，本案審決為合法。

2. 原告主張請求項1、2、5至7與引證發明之間不存在與本案構成相關的差異點2及差異點4為無理由。

(1) 請求項1之焊接裝置中，管嘴及焊料片的相關條件，是為了在焊接過程中避免發生不良效果的重要要素，因此，本案構成是限定發明物體構造或特性的發明特定事項。縱使本案說明書有提到焊料片的徑或長度等條件，但這僅是因應不同焊接對像所做的調整，並非是由通常知識者所決定的條件。

(2) 關於已熔化的焊料片是否勢必不會變成正球體，就算是需要實際使用焊接裝置才能確定，也無法否定本案構成是限定發明物體構造或特性的發明特定事項的事實。

3. 原告主張請求項4為通常知識者在系爭專利申請前依據引證發明可輕易完成之發明為無理由。

(1) 甲證11至13所記載的管嘴是為了使焊料片直直落下，以在頂端部以外部分的內徑作出改變。相對於此，甲證1所記載的管嘴是頂端內徑變小的結構，此外，甲證1的管嘴越往頂端其管嘴的側壁的厚度就越薄。因此，從甲證1的管嘴的形狀來看，要在甲證1應用甲證11至13的頂端部內徑局部變大的結構是很困難的。由此可知，原告所提示的甲證1與甲證11至13之間具有反向教示。

(2) 甲證11至13所記載的焊接裝置是同一申請人的申請案，因此，甲證11至13並無法說是周知技術。

(四) 日本高等智財法院的認定

1. 本案審決中請求項1、2、5至7舉發不成立的部分，是基於從第一次判決的拘束力，因此，原告不得主張本案審決中請求項1、2、5至7相較於甲證1具有進步性的判斷為違法。

(1) 因拘束力涉及判決主文的必要事實認定及法律判斷，日本特許廳審判官在無效審判中不被允許作出牴觸法院的認定判斷的決定。

(2) 在本案審決中，關於請求項1、2、5至7是否是通常知識者基於在第一次判決中已被認定判斷的同一個引證發明(甲證1)而可輕易完成之發明，因第一次判決的拘束力，審判官不被允許作出與第一次判決不同事實的認定，因此，本案審決只有依據第一次判決的見解作出決定才屬合法。

2. 本案審決中請求項4舉發不成立的部分，由於第一次判決的既判力，因此，原告不得主張根據甲證1請求項4不具進步性。

(1) 原告所提出的根據甲證1請求項4不具進步性的主張，日本特許廳已於第一次審決被認定舉發不成立。後續法院又於第一次判決中駁回原告的請求，判定通常知識者依據甲證1無法輕易完成請求項4之發明。第一次判決確定後，第一次審決中請求項4相較於甲證1具有進步性之判定就會產生既判力。

(2) 退一步而言，就算撇除既判力之問題，甲證1所記載的烙鐵的管嘴是頂端內徑變小，藉此焊料片不會卡在中間被熔化，而是直接落下至頂端後再熔化。於是，並無法想到要在甲證1所記載的烙鐵，應用甲證11至13所記載的烙鐵頂端部的內徑做成比後端部的內徑較大的結構，因此，甲證1與甲證11至13之間具有反向教示。由此可知，本案審決認定請求項4相較於甲證1具有進步性並沒有錯。

3. 基於上述理由，日本高等智財法院作出原告之訴無理由，駁回原告請求之判決。

四、總結

一事不再理之規定是當事人不得以同一事實及同一證據先後提起之多件舉發及訴訟案，因後審理之案件應受到先前案件之確定判決所拘束，藉此可維持審定或判決結果之一致性，可避免造成被舉發人及被告重複答辯之情事，以達到防止濫訴的效果。由本判例可知，在第一次判決確定後，本案發明相對於甲證1具進步性的事實已對行政機關或後訴法院產生拘束力及既判力，原告將不得再以同一證據對相同事實提起訴訟。

因此，為避免在專利爭議案中受到一事不再理原則的影響，原告應確保在舉發或訴訟過程中能提供充分的證據及論述以支持其主張，其包含具備足夠證據力之引證文獻，且在合適的時機提交申訴或抗辯，以強化對其專利權撤銷的合理性，避免法院作出不利於己之判決。此外，若原告不服日本智財高等法院判決時，應於上訴期限內向日本最高法院提起上訴，一旦日本智財高等法院所作成的判決確定後，將產生不利於原告的一事不再理之效果。

※ 註釋 ※

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