實務報導

由昶通案看中國大陸對於外觀設計的無效宣告專利實務

江芃誼、鄭如恬

一、前言

中國大陸專利法第23條第2款規定:「授予專利權的外觀設計與現有設計或者現有設計特徵的組合相比,應當具有明顯區別」。中國大陸專利審查指南第一部份第三章「7.3適於工業應用的富有美感的新設計」中闡明:「適於工業應用,是指該外觀設計能應用於產業上並形成批量生產。富有美感,是指在判斷是否屬於外觀設計專利權的保護客體時,關注的是產品的外觀給人的視覺感受,而不是產品的功能特性或者技術效果。...在審查中,對於要求保護的外觀設計是否滿足新設計的一般性要求,審查員通常僅需根據申請文件的內容及一般消費者的常識進行判斷。」

本文以中國大陸最高人民法院智慧財產權法庭於2022年8月9日所作出的判決為例,析述中國大陸對於外觀設計的無效宣告專利實務的近期發展。

二、案情介紹

(一) 案件歷程

本案所牽涉的專利為中國大陸專利公告號CN304220065號「線纜連接器」的外觀設計專利(後稱涉案專利),專利權人為東莞市昶通通訊科技有限公司(後稱昶通公司)。線纜連接器是一種用於連接電纜或線纜的裝置,常見於應用在電子設備製造業。

涉案專利於2016年12月30日提出申請,並於2017年7月28日取得設計專利權。2019年7月17日,涉案專利遭中航光電精密電子有限公司(後稱中航公司)提出無效宣告請求(註1),並檢附同為昶通公司所持有的中國大陸實用新型專利公告號CN204516935號「電連接器」專利(後稱對比設計)作為證據,請求宣告涉案專利之專利權無效。國家知識產權局(後稱國知局)於2020年2月24日作出無效宣告請求審查決定(後稱被訴決定),宣告涉案專利之專利權全部無效。

昶通公司不服,向北京知識產權法院(後稱一審法院)提起訴訟。一審法院於2020年11月5日作出一審行政判決(註2),認為涉案專利與對比設計具有明顯區別,判決撤銷被訴決定。國知局不服一審行政判決,再向中國大陸最高人民法院(後稱最高院)提起上訴,最高院於2022年8月9日作出二審行政判決(註3),認為涉案專利與對比設計相比不具有明顯區別,判決撤銷一審行政判決。

(二) 涉案專利

涉案專利之線纜連接器,主要用於連接柔性電路板,並作為電子產品部件而被安裝在電路板上使用,通常由製造商的生產工人或技術人員進行線纜連接器的組裝程序,而在電子產品製造完成後,最終用戶無法看到涉案專利的外觀設計。

涉案專利主張3個相似外觀設計(表1),並以設計1作為基本設計(註4)。設計2與設計1之主要區別在於,設計1俯視圖的左右兩側分別具有2個方形凹槽,設計2俯視圖的左右兩側則分別具有1個方形凹槽。設計3與設計1之主要區別在於,設計3之整體長度較短,且設計3俯視圖的左右兩側也分別僅具有1個方形凹槽。

(三) 請求無效之歷程

中航公司對涉案專利提出無效宣告請求,認為涉案專利相較於對比設計不具有明顯區別,不符合中國大陸專利法第23條第2款之規定,請求國知局宣告涉案專利權全部無效。

國知局作出被訴決定,宣告涉案專利之專利權全部無效。其理由為:涉案專利「線纜連接器」與對比設計「電連接器」用途相同,屬於相同種類的產品。涉案專利與對比設計整體結構與整體形狀相同(表2),皆具有設有安裝槽的絕緣本體、與絕緣本體轉動連接的轉壓板、多個導電端子,及設置在絕緣本體兩端的接地金屬片;於轉壓板蓋合後,連接器整體皆為長方體。

國知局認為,涉案專利與對比設計雖有區別點,但該等區別點屬於細微差異、或位於一般消費者關注較低的區域(註5),因此,對於產品整體視覺效果不具有顯著影響。據此,認為涉案專利之設計1、設計2、設計3與對比設計相比皆不具有明顯區別,故涉案專利之專利權全部無效。

(四) 一審歷程及法院見解

昶通公司不服,向一審法院提起訴訟,請求撤銷被訴決定。其中,昶通公司主張,涉案專利的「一般消費者」應當是利用線纜連接器生產最終電子產品的廠家及其安裝工人、工程師,而非購買該最終電子產品的消費者。

一審法院審理後,認同涉案專利中,「一般消費者」應當是在涉案專利申請日前,對與之相同或相近種類產品的外觀設計及其常用設計手法有常識性瞭解的主體,尤其是能接觸到「產品本體」的使用者,而非使用該外觀設計產品所製造出的成品的最終用戶。據此,一審法院同意昶通公司所提出的區別點1~3(見下表3)能夠引起「一般消費者」的注意,並不屬於局部的細微差異。一審法院認為,基於涉案產品的特點,功能性相關的設計占據較多的空間比例,導致設計空間較小,進而使涉案專利與對比設計間存在的區別點1~3對整體視覺效果產生較大影響。是以,一審法院認為涉案專利與對比設計在設計特徵上存在的不同,構成中國大陸專利法第23條第2款規定的明顯區別,判決撤回被訴決定。

(五) 二審歷程及法院見解

國知局不服一審行政判決,再向最高院提起上訴,請求撤銷一審判決,維持被訴決定。

最高院審理認為,二審爭議的焦點問題在於,涉案專利與對比設計相比,是否具有明顯區別。

最高院指出,「判斷要求保護的外觀設計與現有設計相比是否具有明顯區別,應採用整體觀察、綜合判斷的方式,先客觀比較要求保護的外觀設計與現有設計的相同點與區別點,再基於一般消費者的知識水平與認知能力,結合產品的功能、用途及申請日時外觀設計產品的設計空間,考察這些相同點與區別點對整體視覺效果的影響。如果二者的區別點僅在於局部細微變化、或者一般消費者在產品正常使用時,不會基於視覺美感考慮予以關注的設計特徵,則應認定二者不具有明顯區別。」

最高院分析如下:

1. 關於涉案專利與對比設計的相同點與區別點

相同點為:二者整體均呈長方形,且均由絕緣本體、與絕緣本體轉動連接的轉壓板、導電端子,及兩接地腳所組成。絕緣本體中央均有條狀安裝槽,且安裝槽的形狀基本相同。轉壓板安裝在安裝槽內,轉壓板整體均呈長方形,輪廓形狀基本相同,也同樣具有延伸出絕緣本體的梯形提拉部。絕緣本體中央處具有成排設置的數十個導電端子,導電端子的數量與排列方式皆相同。而接地腳皆位於絕緣本體兩側底部位置。

區別點為:除了表3所示的區別點1~3外,還具有區別點4、5(見下表4)。

2. 關於涉案專利產品的"一般消費者"

外觀設計的一般消費者,應根據產品的功能、用途、結合其應用場景予以確定,通常包括在產品交易、使用過程中能夠看到產品外觀的所有消費者。於本案中,由於涉案專利之線纜連接器在組裝於電子產品後,最終用戶並無法看到涉案專利的外觀設計,因此,涉案專利產品的一般消費者主要為「直接購買、安裝線纜連接器的群體」

3. 關於涉案專利產品的設計空間

在一審判決中認為,於本案中,基於涉案專利產品的特點,相關功能性設計對設計空間的佔比較多,導致產品的設計空間較小。而於二審期間,國知局向最高院提交18份現有設計證據,擬證明涉案專利產品的設計空間很大;昶通公司則認為,國知局所提交的設計證據多數沒有轉壓板,因此,上述設計反而證明涉案專利產品(具有轉壓板)的設計空間較小。

最高院認為,在認定外觀設計產品的設計空間時,應考慮予要求保護的外觀設計產品具有基本相同功能的現有設計。根據國知局所提交的設計證據,在具有轉壓板的連接器產品中,轉壓板在產品正面佔有極高的比例,故對產品的整體外觀視覺印象具有顯著影響,但雖然具有轉壓板的連接器產品的設計空間較小,在轉壓板、安裝槽、導電端子,及排除轉壓板部分的絕緣本體等方面仍存在相當的設計空間。例如,轉壓板可設計為前掀或後掀式,具體形狀、長寬比例等都可以有不同的設計。

4. 關於涉案專利與對比設計的相同點及區別點對整體視覺效果的影響

最高院提出,如果二者的相同點對於整個產品而言,屬於主要的設計部位,一般消費者對於這些部位會給予更多的關注,其對產品的整體視覺效果會產生較為顯著的影響。當二者的相同點對一般消費者已經形成了基本相同的整體視覺印象,而區別點僅在於局部細微變化、或者一般消費者在正常使用時不會基於視覺美感考慮予以關注的設計特徵,則應認定二者不具有明顯差異。

涉案專利設計1與對比設計不僅整體形狀相同、轉壓板各部份的具體設計、提拉部的具體形狀,及產品中央的條狀安裝槽也基本相同,二者的相同點佔據產品正面絕大部分的空間比例,對一般消費者而言已經構成基本一致的整體視覺印象,因此,二者的區別點對產品整體視覺效果難以產生顯著影響

據此,最高院認為,區別點1、3、4、和區別點5的左右兩側凹槽,都在整個產品中佔據很小的比例,屬於局部細微差異;區別點5的下方凹槽只在轉壓板打開後才看的到,屬於一般消費者在正常使用過程中不容易注意的區域;區別點2為產品背面的設計,在安裝時會貼合電路板而不可見。因此,區別點1~5均對產品的整體視覺效果不具有顯著影響。涉案專利設計2、設計3與設計1之差異同樣不足以對產品的整體視覺效果產生顯著影響。

綜上,最高院認為涉案專利與對比設計不具有明顯區別,判決撤銷一審法院的行政判決。

三、台灣現行相關的設計專利法規

依據台灣目前的設計專利法規,對於設計審查的判斷主體與中國大陸略有不同。台灣對於設計「創作性」之判斷主體為「該設計所屬技藝領域中具有通常知識者」,其係指申請時該設計所屬技藝領域中具有通常知識者,對於設計「新穎性」之判斷主體則為「普通消費者」,「普通消費者」並非該設計所屬技藝領域中之專家或專業設計者,而是指會購買產品的消費者,可以為一般大眾、特定採購人員或專業醫師等(註6)

台灣對於設計創作性之審查,同樣是以申請專利之設計整體為對象,並與所選定之主要引證資料進行比對,再判斷其二者之差異是否足以使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者,參酌先前技藝及申請時之通常知識而能易於思及。所述「易於思及」之判斷為,是否僅為簡易手法之創作、且無法使該設計之整體外觀產生明顯不同於先前技藝、且具設計特徵之視覺效果(註7)。而對於功能設計的部分,台灣專利法第124條已明文規定,純功能性之物品造型不予設計專利,並於審查基準中進一步說明「申請專利之設計必須是透過視覺訴求之具體創作,亦即必須是肉眼能夠辨識、確認而具備視覺效果(裝飾性)的設計」(註8)

四、結論

於昶通案中,中國大陸最高人民法院對外觀設計專利的無效宣告請求是如何對「一般消費者」與「對整體視覺印象的影響」進行判斷提出了說明。

外觀設計的「一般消費者」,是在產品交易、使用過程中能夠「看到產品外觀」的所有消費者,因此,如果組裝產品的最終消費者無法看到產品部件的外觀設計,則「一般消費者」應為產品部件的直接購買者、安裝者,而非最終消費者。在判斷「對整體視覺效果的影響」時,應基於一般消費者的知識水平與認知能力,結合產品的功能、用途及申請日時外觀設計產品的設計空間,採用整體觀察、綜合判斷的方式進行判斷。當二者的相同點對一般消費者已經形成了基本相同的整體視覺印象,而區別點僅在於局部細微變化、或者一般消費者在正常使用時不會基於「視覺美感」而注意到的特徵,則應認定二者不具有明顯差異。

外觀設計專利為著重於「視覺訴求」之具體創作,主要保護產品的視覺美感和獨特性。無論是於中國大陸或是台灣,外觀設計專利(台灣稱設計專利)是否具有可專利性,皆須考量該外觀設計之整體外觀是否能與習知設計產生明顯區別。是以,產品外觀設計的研發人員應充分理解,外觀設計專利之設計特徵須能影響產品的整體視覺印象,才能具有與市場上其他同類產品的區別性,進而確保外觀設計專利的專利有效性。

※ 註釋 ※

  1.

無效宣告請求:相當於台灣的舉發程序。

  2.

(2020)京73行初4186號行政判決。

  3.

(2021)最高法知行終464號行政判決。

  4.

中國大陸專利法第31條第2款規定:「一件外觀設計專利申請應當限於一項外觀設計。同一產品兩項以上的相似外觀設計,或者用於同一類別並且成套出售或者使用的產品的兩項以上外觀設計,可以作為一件申請提出」;中國大陸專利法實施細則第35條第1款規定:「將同一產品的多項相似外觀設計作為一件申請提出的,對該產品的其他設計應當與簡要說明中指定的基本設計相似」。

  5.

中國大陸專利審查指南第四部分第五章「5.2.4整體觀察、綜合判斷」。

  6.

台灣專利審查基準第三篇設計專利實體審查「2.4.1 判斷主體」。

  7.

台灣專利審查基準第三篇設計專利實體審查「3.2.3 易於思及」與「3.4.5 判斷其是否為易於思及者」。

  8.

台灣專利審查基準第三篇設計專利實體審查「1.4 設計必須是透過視覺訴求之創作」與「2.法定不予設計專利之項目」。

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