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一、前言

在醫藥、材料或化學等領域的專利案中，採用「數值」，例如：含量、pH值、溫度或尺寸等，界定請求項中所請範圍的案件不在少數。一般而言，相較於文字，數值為一個具體表述的用語，但在數值記載上，往往會涉及到有效數字的表示及數值本身是基於何種定義(例如經四捨五入或是經量測後計算的誤差值)所得到。而不同有效數字的表示或是基於不同定義所獲得的數值，都將成為決定數值本身涵蓋範圍的重要因子。因此，數值的記載在請求項範圍的解釋上具有舉足輕重的作用而值得專利申請人深入研究和思考，以確保專利申請範圍能夠保護重要的研究成果而不受他人侵害。

以下藉由美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱為CAFC)於Actelion v. Mylan案(註1)中的說明，探討數值的記載將如何對請求項範圍的解釋產生影響。

二、案件簡介

Actelion Pharmaceuticals LTD(以下簡稱為Actelion)擁有兩篇涉及依前列醇(epoprostenol)製劑的美國專利，分別為美國專利號8,318,802(以下簡稱802專利)和8,598,227(以下簡稱227專利)。802專利及227專利被列在美國食品藥物管理局(U.S. Food and Drug Administration，以下簡稱為FDA)出版的《具治療等效性評估之核准藥品目錄》(通常稱為橘皮書)中，且為Actelion的商品名Veletri®的相關專利。

依據802專利(註2)的說明書所述，一種能夠用市售靜脈輸液(IV fluids)來配製且配製完成後至使用前不需要冷藏的依前列醇製劑是被需要的。且Actelion意外地發現相較於1995年以Flolan®的商品名上市的依前列醇產品，當依前列醇溶液在含有鹼化劑且高pH值(>11)的情況下是非常穩定的。於是，802專利的請求項11所主張的內容如下。

Mylan Pharmaceuticals Inc.(以下簡稱為Mylan)向FDA提交簡易新藥申請程序(Abbreviated New Drug Application，簡稱ANDA)以尋求核准製造和販售「注射用依前列醇鈉」的學名藥。在ANDA中，Mylan提供了802專利和227專利的請求項無效或不會被ANDA產品侵權(註3)的證明。Actelion收到Mylan的證明通知後，便起訴Mylan侵害802專利的請求項1、6、8、10、11、16、18、20和22，以及227專利的請求項1至3、8、10、12、14、16、18~22和24~42。Actelion提出的侵權訴訟是由美國西維吉尼亞州北區地方法院(United States District Court for the Northern District of West Virginia，以下簡稱為地方法院)進行審理。

在地方法院的訴訟中，雙方對請求項中「pH值為13或更高」之用語的含意存在爭議，而關於有爭議的「pH值為13或更高(a pH of 13 or higher)」一詞，出現在802專利的請求項1和11中，以及227專利的請求項16、22、32和40中。雙方都對pH值提出字面通常解釋(plain and ordinary meaning)，但雙方對其含意仍存在分歧。

三、地方法院審理階段

(一) Acelion的主張及Mylan的主張

Acelion認為請求項中的「pH值為13」是「經四捨五入後的數量級所給出的酸度值(a value of acidity that is given as an order of magnitude that is subject to rounding)」。更具體地說，Actelion的主張將允許「pH值為12.5」被解讀為「pH值為13或更高」的限制條件(claim limitation)。相反地，Mylan認為「pH值為13」的適當解釋不能涵蓋任何低於13的pH值。

進一步地，Actelion認為Mylan的解釋改變了「有效數字的數量」，並且與請求項的通常含意解釋(plain language)相衝突。Actelion解釋「描述pH值為一特定值，而不是一個數量級時，需要在小數點右邊有一個有效數字或者需要有相反的明確上下文(to describe a specific pH value, and not an order of magnitude, there would need to be a significant figure to the right of the decimal point or clear context to the contrary)」。

對此，Actelion引用了三本化學教科書[以下將該等化學教科書分別簡稱為「Kessel」(註4)、「Mustoe」(註5)、「Silberberg」(註6)]。這些教科書解釋如何計算pH值並識別pH值的有效數字。其中，Silberberg說「與任何測量一樣，pH值中有效數字的數量反映了已知濃度的精確度(precision)。然而，pH值是一個對數，因此，濃度中的有效數字的數量等於對數中小數點右邊的位數的數量」；Mustoe說「如何確定pH值的有效數字？只計算小數點右邊的數字」；與Mustoe有相同概念的Kessel「描述了pH值的計算公式，pH=-log([H+(aq)])，及說明pH值中小數點後的位數等於氫離子濃度中的有效數字的數量，而氫離子濃度為[H+(aq)]」。

Mylan不同意Actelion的「一般四捨五入規則」和「有效數字」的說明。但Mylan解釋如果地方法院傾向於將pH值為13的測量誤差納入範圍解釋，則Actelion提供的三本化學教科書所支持的範圍應為12.995~13.004的更窄範圍。

(二) 地方法院的判決

地方法院沒有處理(address)外部證據。相反地，地方法院僅基於內部記錄採用Actelion提出的解釋。地方法院解釋「請求項一致地以兩位有效數字表示『pH值為13』」，並且「請求項用語沒有提供用來推斷任何更高精確度的依據」。對此，地方法院的理由是「根據傳統有效數字的含意，『pH值為13』一詞通常包含向上或向下捨入為13的值(即12.5~13.4)。

轉向說明書，地方法院得出的結論是「沒有任何跡象表明Actelion意圖將任何更高程度的精確度引入有爭議的請求項中所表達的『pH值為13』」。同樣地，地方法院未被「申請歷史檔案(prosecution history)中要求將較高程度的精確度增加並解讀至請求項用語」的論述所說服。

最後，地方法院參考了AstraZeneca v. Mylan案(註7) (以下簡稱AstraZeneca案)，並說明不同於AstraZeneca案，在本案中，「說明書和申請歷史檔案都沒有顯示發明人意圖採用較高精確程度的精確性來表述所請求的用語」。

基於上述理由，地方法院於2022年6月6日作出對Actelion有利的侵權最終判決。對此，Mylan不服地方法院的裁決並上訴至CAFC。

四、CAFC的見解

當地方法院僅審查例如申請專利範圍、說明書及申請歷史檔案等內部證據時，其對請求項的解釋僅僅涉及法律裁決，因此將接受重新審查。然而，在地方法院檢閱外部證據(例如背景科學知識或對於領域的技術人員而言的用語含意等)以解決事實爭議的情況下，這些認定的審查必須是在明確的錯誤標準下進行。但地方法院根據所認定的事實對請求項做出的最終解釋仍然是一個法律結論，而在上訴時應接受重新審查(註8)。

目前單一且狹隘(narrow)的問題涉及802專利和227專利中「pH值為13或更高」的含意。Mylan認為請求項用語設立了13的下限值，而pH值不能低於該值。另一方面，Mylan認為如果需要pH值為13的誤差範圍，則pH值為13需要四捨五入到小數點後兩位(hundredths place)，因此需要看到數值的小數點後三位，即12.995~13.004。相反地，Actelion認為地方法院正確地將請求項用語解釋為包括四捨五入到個位，並指出「在內部記錄沒有另外說明的情況下，數值包括基於發明人在申請專利範圍中對有效數字的選擇進行四捨五入」。如前所述，內部證據是相當有歧義的。同時，雙方所依賴的外部證據(但未被地方法院考慮)似乎與一般技術人員如何理解「pH值為13」用語有著高度相關性。

(一) 針對請求項用語

「在解釋請求項用語時，我們首先且主要依賴內部證據，例如申請專利範圍本身」(註9)。請求項用語中的「pH值為13或更高」是一個具有指定(specified)下限的範圍。Mylan認為「pH值為13或更高」所主張的下限不受四捨五入規則的限制，並且CAFC先前已提出「沒有必要『在隱含範圍內進行解讀』，因為像『X及以上』這樣的開放式範圍已經表明了上限值的不確定性」(註10)。CAFC不同意Mylan的觀點。對於有爭議的請求項的數值範圍提供了明確的精確度的其他案件對CAFC在此的分析沒有多大含意。換句話說，「沒有一個統一的規則規定範圍或者具有特定開放端的範圍，必須排除四捨五入」。在本案中，儘管沒有明確說明，但實際上請求項中存在上限值，因為從科學角度來看，pH值通常被認為在0至14的範圍内。

不像其他請求項用語，有爭議的請求項用語缺乏例如「大約(about)」的近似用語。基於此，Mylan認為缺乏近似用語必定意味著「pH值為13」是精確地為13，否則「13」和「大約13」都意味著四捨五入，如此將使得近似用語變得多餘。事實上，CAFC認為能賦予請求項中所有用語之含意的請求項解釋比無法賦予請求項用語之含意的請求項解釋更可取(註11)。

另一方面，Actelion認為四捨五入是需要的，因為例如「大約」的近似用語與四捨五入的表示含意是不同的(different variations than those of rounding)。Actelion還認為「要測量出精確的pH值是幾乎不可能的」，因為要獲得「精確」的測量值，「將必須計算出溶液中的每個氫離子，而這在科學上是不可能的」。

CAFC認為缺乏近似用語在此並不具有決定性的作用。CAFC拒絕任何建立明確規則(bright-line rule)—例如「精確地(precisely)」或「準確地(exactly)」的用語總是需要避免四捨五入，或者缺乏近似用語即表示為精確值，即使近似用語可能在申請專利範圍中的其他地方找到。換句話說，CAFC認定這兩種觀點是合理的，不過，儘管缺乏近似用語可能表示沒有近似值，但測量pH值的本質可能仍然合理地需要一定的誤差範圍。

最後，由於申請專利範圍不僅僅是記載了13或更高的任何測量值；相反，申請專利範圍是指向pH值為13或更高。因此，CAFC認為地方法院應考慮pH值為13在測量精確度、有效數字或四捨五入方面上是否給予本領域普通技術人員任何含意。而雙方提交的外部證據似乎可以解決這個問題，但地方法院沒有對此進行討論。

(二) 針對說明書

「說明書與請求項解釋分析間始終有著高度相關性」，且是「有爭議的用語的含意的唯一最佳指南」(註12)。在此，CAFC指出Actelion的說明書顯示出發明人對pH值為13的明確性程度描述不一致。

Actelion的說明書說明「本體溶液的pH值優選調整至約12.5~13.5，最優選13」。Mylan認為這表明發明人(1)知道如何在需要時使用近似用語(約12.5~13.5)，但在pH值為13時選擇不使用；(2)區分了pH值為「12.5」和「13」；(3)區分了範圍(12.5~13.5)和確定值(13)。換言之，Mylan認為「pH值為13或更高」中的「13」不能是近似值或數值範圍，尤其是包含12.5的範圍。Actelion反駁道「13」應允許四捨五入，否則本發明中意味著約12.5至13.5之pH值的優選實施方案將被排除在請求項範圍之外。

Actelion的說明書似乎將「13.0」的pH值等同於「13」，且實施例4描述「…篩選幾種製劑…，其中，將本體溶液的pH值在10.5~13.0之間調整」；表8和表9顯示所得的穩定性數據，並將本體溶液的pH值顯示為「13」而沒有小數點。對此，Mylan認為這表明發明人將pH值「13」等同於「13.0」。但Actelion的說明書自始至終都使用「13」和「13.0」，並且使用不同程度的精確度來表述pH值(例如，「pH值為13.0」、「pH值為13」、「pH值為11.58」)。因此，CAFC認為就所需的精確度而言，Actelion的說明書提供的明確性如泥水一般。

Actelion的說明書與AstraZeneca案的說明書形成鮮明對比，因AstraZeneca案有幫助地給出了有爭議的請求項解釋的指導。AstraZeneca案的問題在於PVP濃度「0.001%」是否表示經四捨五入後具有一位有效數字的0.001%(包括0.0005%至0.0014%的濃度)，還是指精確到0.001%，甚至是具有更微小變化的狹義含意，確切地是0.001%並具有更小的變化。AstraZeneca案的說明書說明當要確認化合物能否發展成治療上有用的藥品時，穩定性是最重要的因素之一。AstraZeneca案的說明書清楚地表明包含0.001% w/w的PVP的製劑比包含0.0005% w/w的PVP的製劑更穩定，且圖5顯示0.0005% w/w的PVP是所測試的最不穩定的配方之一。因此，AstraZeneca案的說明書支持一個排除0.0005%且專注於較小變化(focus on smaller variations)的請求項解釋。AstraZeneca案的說明書中的數據表明，PVP濃度的微小差異(小數點後四位)對於其發明的穩定性有多重要。

反觀，雖然Actelion的說明書可能描述了「與較低pH值的樣品相比，依前列醇在pH值13的穩定性更好」，但Actelion的說明書並未有依前列醇在pH值12~13之間的穩定性的評估資料。因此，Actelion的說明書並未顯示出pH值的微小差異(至少在pH值12和13之間)對於穩定性的重要性。所以即使在查閱說明書之後，請求項用語的範圍仍然不清楚的。

(三) 針對申請歷史檔案

申請歷史檔案「通常可以通過證明發明人如何理解發明以及發明人是否在審查過程中限制發明來了解請求項用語的含意，從而使請求項範圍比原本的情況更窄」(註13)。在這裡，申請歷史檔案並沒有提供清晰的資訊。

發明人多次修改有爭議的請求項用語，包括「pH值大於11」、「pH值大於12」、「pH值至少為12」。審查員駁回了先前的請求項用語，因為他們發現現有技術「教導其組合物的pH值至少為9，並且溶液能夠配製至大於12的pH值，其中包括pH值13和14」。在最終駁回意見中，審查員解釋發明人「沒有證明pH值大於12的組合物優於pH值為10.5的樣品，但是他們已經證明pH值為13時存在顯著差異」，所以發明人此後將範圍從「pH值大於12」修改為「pH值為13或更高」。對此，審查員的核准理由為「發明人在說明書的表8和9已經證明用pH值13或更高的溶液製成的組合物具有意想不到的結果」。具體來說，「與pH值為12或更低的組合物相比，配製後的組合物的穩定性大大提高」。而此意想不到的結果是因為「現有技術並沒有教導出pH值為13在穩定性方面優於pH值為11或12」。

簡而言之，申請歷史檔案顯示出審查員對pH值為13的組合物的穩定性和pH值為12的組合物的穩定性進行了區分。然而，這種區分並沒有闡明pH值為13是否可以包含四捨五入到13的數值，特別是12.5。Actelion的說明書的表8和表9並未將pH值為13的組合物與pH值為12和13之間的組合物進行比較。

(四) 小結

由上述可知，由於從申請專利範圍、說明書、申請歷史檔案等內部證據中均無法清楚地確認「pH值為13」的含意，所以CAFC認定在本案中沒有外部證據的幫助，是無法得出適當的請求項解釋，因此，地方法院至少應該考慮雙方提供的教科書摘錄。最高法院明確表示「在某此情況下，地方法院必須『超越專利的內部證據……查閱外部證據，以便理解例如相關時期間的相關領域的背景科學知識或用語的含意等』」(註14)。CAFC曾說過「只有在分析內部證據後，有爭議的請求項用語仍然不明確時，法院才應該依賴外部證據」(註15)。在這種情況下，地方法院必須「對外部證據做出輔助事實認定」，並以該認定作為請求項解釋的證據基礎(evidentiary underpinnings)。CAFC不應是首次(in the first instance)做出這些調查結果。例如，CAFC拒絕決定「pH值為13」有多少位有效數字，或某個數字(無論是pH值還是氫離子濃度)的有效數字為零意味著什麼。相反地，CAFC將基於包括三本教科書在內的外部證據可能出現的這些問題和其他相關事實問題留給地方法院審理。CAFC考慮了雙方上訴中的其餘論點，並認定它們沒有說服力。

基於上述原因，CAFC撤銷地方法院的侵權判決，並發回地方法院重審，以考慮外部證據及其對請求項解釋的影響。

五、結論

在數值記載上，Actelion採用了三種不同的表示方式，如「pH值為13.0」、「pH值為13」、「pH值為11.58」，而如此的記載方式在有效數字上缺乏了一致性，且於說明書中也未明確地定義數值的含意，甚至是描述數值本身所能涵蓋的範圍，以至於無法明確地判斷出數值本身所能夠主張的權利範圍。

有鑑於此，當請求項中涉及數值限定時，建議向發明人確認數值記載的方式，例如有效數字，同時，建議於說明書中能夠清楚且明確地對「數值」的含意進行描述(例如在說明書中提供數值本身涵蓋的範圍包含四捨五入的科學慣例或者包含該領域公認的誤差標準的說明)，並在數值記載上，尤其是有效數字，具有一致性，以在範圍解釋或侵權認定時能夠作為解釋「數值」所主張之權利範圍的有效依據。

※ 註釋 ※