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一、前言
專利範圍的解釋與專利範圍的更正，在專利訴訟中可謂是相當重要。最高行政法院109年判字第250號判決曾指出：「於解釋申請專利範圍時，應依照申請專利範圍為準，雖得參酌說明書內容解釋申請專利範圍中之用語，惟不得將申請專利範圍未載之事項，以說明書中實施例或圖式之限制條件讀入專利申請範圍。又說明書之實施例或圖式，僅係專利之實施態樣之一，解釋申請專利範圍時不應將其視為限制條件而讀入申請專利範圍。而應依通常習慣總括之意義及相關技術領域中具有通常知識者之認知，參酌說明書之記載解釋申請專利範圍。」(註1)因此，申請專利範圍的解釋(claim construction)應以請求項記載的容為主，而不應將實施例或圖式的限制條件讀入申請專利範圍。另專利法第67條第2項規定：「更正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」；同條第4項復規定：「更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。」
在美國，專利範圍的解釋是否正確，以及專利範圍的更正是否實質擴大，也是訴訟中常見的爭點。例如，在美國聯邦上訴巡迴法院(下稱CAFC)Sisvel International S.A. (上訴人，下稱Sisvel公司) v. Sierra Wireless,Inc(被上訴人，下稱Sierra公司), Telit Cinterion Deuschland GMBH(被上訴人，下稱Telit公司 )一案(註2)(下稱本案)中，相關的爭點即有二：
第一，Sisvel公司在針對第US 7,433,698號專利案與第US 8,364,196號專利案在面對專利有效性挑戰時，為了確保專利有效，不當地將實施例的限制條件讀入專利範圍，其主張遭到CAFC駁回。
第二，Sisvel公司在訴訟期間針對第US 7,433,698號專利案提起更正，然而第US 7,433,698號專利案更正後的專利範圍，被判定為擴大專利範圍，因此Sisvel公司提出的更正申請也遭到CAFC駁回。
是以，如何適當且正確地解釋申請專利範圍，並如何確認更正後的專利範圍是否實質擴大，CAFC於本案中所提供的見解，值得參考、借鏡。
二、案件背景
(一) 第US 7,433,698號專利案 (下稱'698專利案)之說明：
'698專利案是關於一種重新選擇頻道的方法。當一移動端(例如用戶手機)發送建立連接的請求至一基地台，若該基地台不能提供服務時，該基地台會發出一拒絕連接訊息至該移動端，該移動端會以預定的方式重新選擇頻道並發送新的建立連接的請求。為了縮短重新建立連接所需的時間，'698專利案提供一種重新選擇頻道的方法，以下列出CAFC在'698專利案中認為具代表性的請求項10與'698專利案的圖3：
10.一種蜂巢式電通訊系統的移動通訊裝置的頻道重新選擇方法，該方法包含：
接收一個連接拒絕訊息(200)；
觀察該連接拒絕訊息的至少一個參數(210)；及
至少部分地基於該連接拒絕訊息的至少一個頻率參數的資訊，替一個新的連接設立嘗試設定該至少一個參數的一個數值(220)。
(二) 第US 8,364,196號專利案 (下稱'196專利案)之說明：
'196專利案是關於一種重新選擇頻道的方法( '698專利案的延續案)，以下列出具代表性的請求項1：
一種設備，該設備被配置為：
在一移動蜂巢式網路中接收一個連接拒絕訊息，該連接拒絕訊息包括至少一個參數的一個數值；
根據該連接拒絕訊息的該至少一個參數的該數值，為一個連接設立程序設定一個接收頻率；及
根據該連接拒絕訊息的至少一個參數，為該連接設立程序選擇一個透過該接收頻率傳輸的頻道。
(三) 系爭專利之審查、訴訟歷史：
Sisvel公司針對專利審理暨訴願委員會(Patent Trial and Appeal Board，PTAB，下稱委員會)在IPR2020-01070和IPR2020-01071的裁定提起上訴。在該裁定中，委員會判定'698專利案的請求項10、11、13、17、24，及'196專利案的請求項1、2、4、13-18相較於先前技術是顯而易見而不具備可專利性。Sisvel公司不服委員會的判定而向CAFC提起上訴。在訴狀中，Sisvel公司質疑委員會對請求項的一個術語「連接拒絕訊息」的解釋，並同時指責委員會駁回'698專利案的修正申請。
三、CAFC觀點：
(一) 專利範圍解釋(Claim Construction)：
CAFC首先考慮Sisvel公司認為委員會對於「連接拒絕訊息」的解釋有誤的論點。CAFC首先引用了Phillips一案的專利範圍解釋標準，即「專利範圍的用詞一般會被賦予該領域具通常知識者在閱讀說明書與審查歷史檔案時所理解的通常且慣有的意義」(註3)。
在前述標準下，CAFC同意委員會「連接拒絕訊息」應被賦予一般且通常的意思，即「一種拒絕連接的訊息」。Sisvel公司所提出的解釋―「一種來自GSM或UMTS電通訊網路的拒絕移動端的連接請求的訊息」―將會不適當地將專利範圍限縮至使用全球行動通訊系統(Global System for Mobile Communication，GSM)或通用行動通訊系統(Universal Mobile Telecommunication System，UMTS)等網路的實施例。在先前的案例中CAFC曾表明「雖然說明書通常描述非常具體的發明實施例，但我們一再重覆警告不要將專利範圍限縮至這些實施例。」(註4)
在本案中，內部證據並沒有提供具有說服力的證據去將專利範圍限縮到任何特定種類的蜂巢式網路。'698專利案的前言僅提及「蜂巢式電通訊網路的移動通訊裝置的頻道重新選擇方法」。'196專利案的專利範圍僅限制為「接收一個移動蜂巢式網路的連接拒絕訊息」。雖然說明書只有明確揭露UMTS或GSM網路的實施例，但也寬廣地教示：「本發明可以應用到任何的類蜂巢式電通訊系統，例如UMTS系統或GSM系統。本發明可以應用到任何蜂巢式電通訊系統，在該系統中，當網路無法提供請求連接時，該系統的蜂巢式電通訊網路會送出一個回應來自移動端的連接設置請求的拒絕訊息。」
CAFC同意委員會的見解：說明書的語意顯然是寬廣的，並非強制性的。這個句子頂多解釋了蜂巢式電通訊系統可以是UMTS系統或GSM系統，而非蜂巢式電通訊系統就一定是UMTS系統或GSM系統。
Sisvel公司抗辯：「UMTS和GSM是'698專利案和'196專利案唯一被定義的確實傳送連接拒絕訊息的特定網路。」然而，Sisvel公司的回覆並沒有為其主張提供確實的證據，並且只引用專利權人的回覆作為支持：「因為'196專利案並沒有揭露該發明可以應用到GSM和UMTS網路以外的任何網路，並且主要討論3G網路，因此該發明限制在這兩個網路。」
但CAFC沒有同意Sisvel公司的論點，亦即沒有同意「該領域的通常知識者會在讀到上述寬廣的專利範圍的語言和專利說明書的描述時，會無歧異地得知該發明是僅限定於GSM和UMTS網路。」的論點。
因為CAFC同意委員會關於「連接拒絕訊息」的專利範圍解釋，並且Sisvel公司並沒有提出關於未依據其偏好的專利範圍解釋的被質疑的請求項的可專利性的答辯。因此，CAFC維持委員會認為'698專利案和'196專利案不具可專利性的結論。
(二) 更正後專利範圍是否被擴大：
CAFC接著考慮Sisvel公司質疑委員會在IPR2020-01070案中拒絕更正請求項是有誤的論點。更正的規定在美國專利法和施行細則等都有規範，而與本案相關的是美國專利法§ 316(d)(3)提及的：當專利權人在多方複審期間欲提出更正，更正後的專利範圍「不應該擴大專利請求項的範圍。」同樣地，施行細則§ 42.121.(a)(2)(ii)解釋「請求項更正會在以下的情況下被拒絕……更正後擴大請求項的範圍。」
類似地，在再發證(reissue)和複審的情況下，也不允許專利權人擴大請求項的範圍，CAFC已釋明「如果對應於更正後的專利範圍，在其範圍內包含任意一種的裝置或方法不會侵犯到原有的專利範圍，那麼更正後專利範圍就會比原有的專利範圍還廣。」(註5)
在釐清更正的判斷標準後，CAFC根據行政程序法(註6)的標準，重新檢視委員會拒絕更正的決定。CAFC解釋「專利範圍是否被擴大，是一個專利範圍解釋的議題，在上訴時也是一個需要完整且獨立審查的法律問題」(註7)。在此CAFC使用同樣的標準，如果委員會認為提出的替代的請求項範圍比Sisvel公司原有的專利範圍大的結論有適用法律上的錯誤，那麼委員會在此基礎上拒絕更正的決定是濫用職權，CAFC將會推翻原判決。
然而，CAFC再次重新審查專利範圍後，同意委員會的看法，即為了更正所提出的替代的專利範圍比原有的專利範圍更大。因此，委員會並沒有濫用職權，並且CAFC維持其對Sisvel公司的更正申請的駁回。
在對系爭專利進行雙方複審期間，Sisvel公司提出'698專利案的更正申請，並提出替代的專利範圍。在後來的結論中，委員會總結請求項10、11、13、17、24不具可專利性。CAFC認為Sisvel公司提出的具代表性的替代的請求項36如下所示，新增的內容以底線標示，刪除的內容以刪除線標示。
委員會駁回Sisvel公司的申請，並認為針對原請求項10的更正會擴大專利範圍，這是不被允許的。委員會聚焦於最後的限制(「設定一個數值」)，並與原有的專利範圍的要求比較，在原請求項10中，該數值是至少部分地基於的該連接拒絕訊息的至少一個頻率參數的資訊而被設定的，然而，在替代的請求項36中，上述限制條件被刪除了，改成該數值被設定成只「使用該連接拒絕訊息中的頻率參數」。也就是說，在替代的請求項36中，至少一頻率參數的該數值只需要「使用該頻率參數」，而不需要使用任何該頻率參數中的資訊。因此，在替代的請求項36中，只需要頻率參數的存在即可，但在原請求項10中進一步限縮為頻率參數的至少某些內容(例如「資訊」)被使用。由於只需要頻率參數存在的實施例隸屬在替代的請求項36的專利範圍中，卻不隸屬在原請求項10的專利範圍中。因此，可以想像一個存在於替代的請求項36的專利範圍中的實施例，不會侵犯原請求項10的專利範圍，這證實了前者的範圍比後者更大，但這是不被允許。
另一方面，CAFC認為在本案中「使用(use)」的意思比「基於(base on)」更廣。為了理解上述觀點，參照Sierra公司在口頭辯論中所提供的一個例子：如果移動站從該連接拒絕訊息提取該頻率參數(X)，且為了新的連接設立嘗試(V)乘以該頻率參數 (X)，再除以相同的該頻率參數(X)。在上述過程中，數值V乘以數值X，再除以數值X，結果還是V(亦即，(V)×(X)÷(X)=(V))。換言之，新的連接設立嘗試「使用」該頻率參數(X)，但由於最終結果與(X)無關，因此最終結果並不是「基於」該頻率參數(X)。透過以上的例子可以瞭解，「使用」的意思比「基於」更廣。
雖然Sisvel公司提供多種論點解釋為什麼委員會的結論是不正確的，但都無法說服CAFC。其中一個重要論點在於：Sisvel公司認為所有的限制條件應該被視為一個整體來考量，這樣一來，替代的請求項36的整體專利範圍會比原請求項10的整體專利範圍還窄。然而，在先前的判例(註8)及施行細則(註9)中均有類似的概念，亦即：只要專利範圍在任何一個面向上被擴大，專利範圍就是被擴大了。如上所述，替代的請求項36的專利範圍至少在兩個面向上比原請求項10的專利範圍大。因此，即使在其他面向替代的請求項36的範圍比原請求項10的範圍小，該項更正也是不恰當的。
因此CAFC得出結論，委員會正確地判定Sisvel公司沒有履行證明替代的請求項的範圍沒有比原請求項的範圍還大的責任。並且，CAFC同意委員會的論點，即替代的請求項的專利範圍不可允許地比原請求項的專利範圍大。綜上所述，CAFC認為委員會駁回Sisvel公司替代的請求項的更正申請並沒有濫用職權。
四、結論：
綜上，CAFC於上述案例中所提供的兩項見解值得臺灣實務借鏡：
(一) CAFC對於申請專利範圍的解釋應以請求項記載的內容為主，而不應將實施例或圖式的限制條件讀入申請專利範圍的觀點十分明確，因此在專利訴訟案件中解釋申請專利範圍時需加以留意。
(二) 委員會及CAFC在審查更正案時，除了審核更正後整體的專利範圍是否大於更正前整體的專利範圍外，還會審核更正後專利範圍是否在任何一個面向上超出更正前的專利範圍。因此，在更正時，應當儘量避免直接刪除原有的限制條件，且應避免使用原專利範圍中沒有出現的詞彙，以避免被判定為實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。
※ 註釋 ※
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1.
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臺灣最高行政法院109年判字第250號行政判決。
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2.
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Sisvel International S. A. v. Sierra Wireless, Inc., No. 22-1493 (Fed. Cir. Oct. 6, 2023).
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3.
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Thorner v. Sony Comput. Ent. Am. LLC,669 F.3d 1362, 1365 (Fed. Cir. 2012) (citing Phillips v.AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1313 (Fed. Cir. 2005) (en banc)).
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4.
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Phillips,415 F.3d at 1323.
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5.
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Inc.v. Converse Inc., 183 F.3d 1369, 1374 (Fed. Cir. 1999); see also id. at 1373-74.
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6.
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Act, 5 U.S.C. § 706 (“APA”).
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7.
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Quantum Corp. v. Rodime, PLC, 65 F.3d 1577, 1580 (Fed. Cir. 1995); see also ArcelorMittal Fr. v. AK Steel Corp., 786 F.3d 885, 888 (Fed. Cir. 2015).
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8.
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Hockerson-Halberstadt,183 F.3d at 1374.
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9.
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37 C.F.R.§ 1.175(b).
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