智慧財產專業團體

台灣商標法第68條第1項規定：「未得商標權人同意，有下列情形之一，為侵害商標權：一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」又依經濟部智慧財產局混淆誤認之虞審查基準，判斷有無混淆誤認之虞之參考因素有8項，分別是：1、商標識別性之強弱，2、商標是否近似暨其近似之程度，3、商品/服務是否類似暨其類似之程度，4、先權利人多角化經營之情形，5、實際混淆誤認之情事，6、相關消費者對各商標熟悉之程度，7、系爭商標之申請人是否善意，8、其他混淆誤認之因素。日本智慧財產高等法院於西元(下同)2018年針對電影製作公司東寶公司針對其商標「GODZILLA」(中譯：哥吉拉或酷斯拉，以下統一稱為哥吉拉)與相類似商標「GUZZILLA」所提起商標註冊無效之訴所作成的判決(註1)，可用以作為比較台灣及日本法制間異同之一個實際案例。

一、事件緣由

田口工業股份有限公司(原文：株式会社タグチ工業，下稱被告)於2012年申請下圖一所示「GUZZILLA」商標(下稱系爭商標)，指定商品為第七類「礦山機械器具、土木機械器具、載運機械器具、農業用機械器具、廢棄物壓縮裝置、廢棄物破碎裝置」。原告東寶股份有限公司(原文：東宝株式会社，下稱原告)以系爭商標與原告之「GODZILLA」商標(下稱「GODZILLA」商標或據爭商標)間易生混淆誤認之虞等理由，於2017年針對系爭商標提出註冊無效之聲請，經日本特許廳駁回原告聲請後，原告向日本智財高等法院提起本件訴訟。

日本智財高等法院認定被告已註冊之系爭商標確實有與原告之「GODZILLA」商標產生混淆之虞，故判決系爭商標註冊無效，其理由略述如下：

1. 關於商標是否有日本商標法第4條第1項第15款所稱「商標與他人業務相關之商品或服務產生混淆之虞」，不只是指該商標使用於指定商品或指定服務時，該商品或該服務是否可能使人誤信為他人業務相關之商品或服務而已。尚應考量該商標使用之指定商品或指定服務，是否會被認為與他人間具有母子公司或關係企業之緊密的營業上關係，而使具有經營同一標示之商品化事業的集團所製作之產品或服務，因為該商標，而與該商標附著的商品或服務產生混淆的可能。

2. 又有關「是否有致生混淆之虞」，可依(1)該商標與他人標示間的類似程度、(2)他人標示之周知著名性及獨創性之程度、(3)該商標之指示商品或指定服務與他人業務相關之商品或服務間的性質、(4)用途或目的上的關聯程度、(5)商品或服務的交易者及需求者間的共通性等交易情況，並依該商標的指定商品或指定服務的交易者及需求者之普通注意程度作為基準，進行判斷。

3. 於本案在判斷商標類似程度時，日本智財高等法院認為系爭商標與「GODZILLA」商標皆為8個字母所組成，且都是以「G」開頭、「ZILLA」作為結尾。又系爭商標第2個字母的「U」與第3個字母的「Z」的上端相連結，系爭商標並以較粗的字體呈現，而可能讓人錯看成是「O」字，而與據爭商標的前二字相似，故系爭商標只有第3個字母與據爭商標不同，外觀上確實有讓人誤認的可能。其次，在發音方面，雖然被告主張系爭商標的前兩字應該要發「gu」的音，而「GODZILLA」商標的前兩字是發「go」的音，然而在日本「GUM」(注：口香糖)也會以「gamu」來發音，因此被告要主張系爭商標與據爭商標的發音不同亦有困難。系爭商標與據爭商標除了第一字的發音外，具有共同的「ZILLA」發音，而系爭商標就「GU」的發音可能發成「gu」與「ga」的中間音，同樣的，「GODZILLA」商標也可能發成「gu」與「ga」的中間音。考量上述情形，系爭商標與「GODZILLA」商標確實有稱呼上容易混淆的情形。

4. 關於據爭商標的周知著名性與獨創性的程度，在怪獸電影中登場的哥吉拉，是原告的創作，「哥吉拉」為著名商標一事並無可議之處。而從1957年起，「GODZILLA」商標就作為「哥吉拉」的英譯，在電影與廣告中廣泛使用，並從1983年起在介紹「哥吉拉」的書籍與物品被大量使用，故「GODZILLA」商標可被認為是著名商標。由於首字為「G」、結尾為「ZILLA」的商標，僅有系爭商標與據爭商標，也沒有其他與據爭商標類似的英文商標，因此據爭商標應有高度的獨創性。

5. 關於商品關聯性，系爭商標的指定商品是第七類「礦山機械器具、土木機械器具、載運機械器具、農業用機械器具、廢棄物壓縮裝置、廢棄物破碎裝置」。原告的主要業務是電影的製作，發布，不動產經營，角色商品等的企劃、製作、販賣、租賃、著作權、商品化權、商標權等智財權之取得、使用、授權之管理、多角化。此外，原告對於上百間之企業授權據爭商標，授權的商品包括玩具、文具、衣物、食品、雜貨等。雖說系爭商標的指定商品包括具專業性領域的機械器具，但因為系爭商標的指定商品也包括油壓式及電動式的千斤頂、滑車、絞盤、除草機等在量販店會販售的電器、亦可能在網路商店購得，而這些商品都是一般消費者在日常生活中會使用的物品，操作方法單純、且並非限於專業用途使用，因此這些一般消費者在日常生活中會使用的物品，仍可被認為與同樣在量販店或網路商店購得的據爭商標授權之商品(即玩具、文具、衣物、食品、雜貨等)，具有一定的關聯性。

6. 就交易者及需求者間的共通性，日本智財高等法院認為系爭商標所涉比較小型、操作方法比較單純的運送機械器具與農業機械器具的需求者都是一般消費者，會在該等機械器具的製造商與零售商處進行交易。而使用據爭商標的玩具、雜貨等的需求者也是一般消費者，也會在該等商品的製造商與零售商處進行交易。因此，系爭商標的指定商品的交易者與需求者中，應包含與原告業務相關商品之交易者與需求者。

7. 綜上所陳，考量系爭商標與「GODZILLA」商標在稱呼上、外觀上都有易使人誤認的情形，加上「GODZILLA」商標具有周知著名的特性及高度的獨創性，又原告的業務具有多角化的性質，系爭商標指定商品中具有與原告業務相關商品有一定關聯性的商品，另交易者與需求者也有共通的情形，因此日本智財高等法院認為被告於使用系爭商標時，系爭商標的指定商品確實有使人認為該商品與原告間有關係企業等緊密的營業上關係，進而可能讓人認為該商品是原告所屬集團企業關係的營業人的商品。

此外，被告雖稱系爭商標GUZZILLA是來自英文「GUZZLE」與「GORILLA」組合而創作的單字，然而，據爭商標具有周知著名的特性，是由怪獸電影中出現的怪獸此一觀念而生，具有破壞街道和建物的強烈印象，系爭商標指定商品中提到的油壓式及電動式的千斤頂、滑車、絞盤、除草機等商品，都可以用據爭商標帶來的強烈印象來促進關於該等商品的販售，且「GUZZLE」這個單字又非常用的單字，因此被告的主張並不可採。可以認為被告是透過搭便車的方式，利用據爭商標的強烈印象來販賣系爭商標所涉的商品，並導致據爭商標稀釋化。

最後，被告除在2012年申請系爭商標外，也就「SUPER GUZZILLA」和「SPACE GUZZILLA」申請商標註冊，而這兩個申請註冊的商標易與原告使用的「SUPER GODZILLA」(中譯：超級哥吉拉)、「SPACE GODZILLA」(中譯：太空哥吉拉)產生誤解；另外，被告也以與「STUDIO GHIBLI」(中譯：吉卜力工作室)相近的「STUDIO GABULLI」作為申請商標註冊的對象，足認被告在申請系爭商標時，確實具有用據爭商標作為吸引顧客的搭便車的想法，且造成據爭商標稀釋化，故日本智財高等法院認為系爭商標之商標註冊應無效。

二、台灣法觀點

1. 自台灣法觀點來看，系爭商標雖具有高識別性，但系爭商標與據爭商標相當近似，縱使商品並非類似，但因作為電影公司之原告有多角化經營之情形，且因被告曾直接以「哥吉拉」作為其商品宣傳之材料，故可能有實際混淆誤認之情事，加上相關消費者對於據爭商標的熟悉度非常強，系爭商標的申請人同時申請其他可能讓人誤認的商標得證明其應非善意等因素，故應可認系爭商標與據爭商標縱使在台灣法的架構下也可能被認定有混淆誤認之虞。

2. 值得一提的，以「G」開頭「ZILLA」結尾的商標，在台灣除了1994年同樣由日商東寶股份有限公司申請的「GODZILLA」商標之外，還有美商波士頓科學賽米公司於2013年註冊的「GUIDEZILLA」商標，用於第10類醫療用導管及導線、醫療器具及醫療儀器。考量這二者間字數不同，且「GUIDEZILLA」商標的字首顯然與「GODZILLA」商標的字首不同，二者並非近似，且商品並非類似，加上「GUIDEZILLA」商標似乎難以讓人有實際混淆誤認之情形，縱使消費者對於「GODZILLA」商標具有較強的熟悉度，應可認為二者間並沒有混淆誤認之虞。

3. 最後，日商東寶股份有限公司在2020年就「哥吉拉」在台灣申請了商標註冊，而在2001年也就「酷斯拉」申請過商標註冊。 2015年台灣就已針對「酷斯拉醬Kucila Chili Sauce及圖」的商標申請，以「酷斯拉」為著名商標為由核駁該商標之申請(註2)，由此可見，「GODZILLA」、「酷斯拉」於台灣應皆為著名商標，「哥吉拉」亦應屬著名商標，而在混淆誤認之判斷上具有更容易該當之情形。另外，日商東寶股份有限公司也就「MOTHRA」(中譯：摩斯拉)在台灣申請了商標，不論哥吉拉或摩斯拉都是東寶公司在怪獸電影中創造的架空生物，也都是賣作電影的主要角色，足見在商標佈局上，賣作電影的主要角色已成為不可或缺的一環。

※ 註釋 ※