智慧財產專業團體

2023年11月，日本智慧財產高等法院就英商‧艾爾維國際有限公司(Airwair International Limited，以下稱原告或Airwair公司)以其旗下「馬汀靴」商品及相關註冊商標、對MD企劃股份有限公司(株式会社エムディ企画，以下稱被告或MD公司)所販賣之兩款靴子商品提起之侵權訴訟，做成了二審判決，駁回MD公司的上訴，維持一審法院認定MD公司侵害Airwair公司商標權與商品外觀的決定。本訴訟的焦點在於Airwair公司之「馬汀靴」商品外觀是否已具備日本不正競爭法(類似於台灣的公平交易法)上「顯著性特徵」且「為消費者周知」等要件，雙方當事人就此也提出了許多攻防，一、二審的法院判決就此部分的認定結果，也有著不同層次的詮釋，值得研讀。

一、事實背景

1960年起，Airwair公司開始在英國製造販賣「1460八孔馬汀靴」，日本則於1985年左右開始販賣。此「1460八孔馬汀靴」商品具有以下特徵(也是原告在本件訴訟中主張的重要特徵)：

(1)黃色的沿條(welt)縫製線。

(2)鞋底邊緣之漸層與溝槽設計。詳言之，鞋底的顏色沿著鞋底垂直朝向接地面的方向，有著從黑色逐漸變化成半透明色的漸層外觀。此外，在鞋底邊緣還有著與接地面水平延伸的多重細紋溝槽。

(3)後腳跟處的環狀標籤。詳言之，此環狀標籤長度約10公分，表面為黑色底、黃色縫線，裏面則為黃色底、黑色縫線，縫製有AirWair WITH Bouncing SOLES字樣。

(4)鞋底圖樣。詳言之，從腳掌心到後腳跟部分，設計有水平的溝槽；從腳掌心到腳尖部分，則設計有傾斜的溝槽之設計。

(5)在後腳跟部分的傾斜設計。詳言之，從腳掌心到後腳跟的部分，以及腳掌心到腳尖部分之間，設置有高低落差，該高低落差部分有一傾斜的設計。

(6)靴子前端的圓弧狀設計。

(7)三重縫製線(Puritan stitch)。

(8)八孔(鞋帶孔)。

Airwair公司係透過其官方實體店面(截至2020年11月，Airwair公司在日本有72間店鋪)與官方網站來販售此「1460八孔馬汀靴」商品，另外，也會透過其他零售通路及選品店等管道販賣。Airwair公司馬汀靴商品的售價為26,400日元(2021年6月當時)，從2019年到2021年間，Airwair公司販賣「1460」系列商品銷量從一年80,879雙成長至98,689雙，年營業額則從12億5692萬餘日元成長至14億7661萬餘日元。

在媒體廣告部分，Airwair公司主要在時尚雜誌、網站、社群媒體刊登其品牌與商品相關廣告，在這些行銷文宣中，會擺放馬汀靴品照片，並佐以如：「馬汀靴的一大特徵在於其柔軟的鞋墊，其使用半透明且厚實的鞋墊，被稱為Bouncing Sole」、「馬汀靴的黃色縫製線、以及鞋口的後腳跟位置付有品牌的環狀標籤，都展現了馬汀靴的DNA」、「馬汀靴以其氣墊鞋墊與黃色縫線為特色」等說明文字。

從2017年以後，馬汀靴產品開始與「山本耀司」、「Hello Kitty」、「Comme des Garçons」、「UNDERCOVER」、「STUSSY」、「Hender Scheme」等日本國內外知名品牌聯名合作。2019年，Airwair公司商品還獲選為「Footwear News」雜誌之「Shoe of The Year」。

此外，Airwair公司也在2019年至2020年間取得註冊第6195751號、第6260709號「WITH BOUNCING SOLES」日本商標之註冊。而根據日本智財局公開資料顯示，Airwair公司雖曾在2018年時嘗試就其「黃色縫線」特徵提出位置商標申請，惟最終並未獲准註冊 (註1)。

另一方面，MD公司為專營鞋子商品製造、販售之事業，並有承接OEM委託，主要銷售管道為各式網路電商平台通路，例如日本樂天、NETSEA等。從2019年起，MD公司推出「BULLET JAM」系列靴款，陸續販賣以下兩款商品(即為本件遭控侵權之商品)：

Airwair公司針對MD公司的兩雙靴子商品，於東京地方法院提起排除侵害訴訟，經東京地方法院於2023年3月24日作成一審判決，命被告不得繼續販賣或陳列該兩雙靴子商品，並應銷毀兩商品 (註2)。被告不服而向智慧財產高等法院提起上訴，經二審法院於2023年11月9日駁回被告上訴 (註3)。以下將分別就原告主張內容、以及一、二審法院認定內容為介紹。

二、原告主張

於本件訴訟當中，原告指控被告侵權的商品共有兩款，依兩者態樣有些許不同，原告主張權利內容分別如下：

就商標法部分，原告主張被告商品1的標籤侵害原告、「WITH BOUNCING SOLES」商標權，依日本商標法36條第1項及第2項，請求排除侵害及銷毀仿品。

就不正競爭防止法部分，原告主張其馬汀靴商品之外觀形態已廣為消費者所熟知，被告販售與陳列之兩商品形態與原告商品實質同一，將使消費者產生混淆誤認，違反不正競爭防止法第2條第1項第1款，並根據不正競爭防止法第3條第1項及第2項，請求排除侵害及銷毀仿品。

三、法院認定：商標法部分

原告主張被告商品1標示有，已構成商標法第36條第1項侵害：「商標權人或專用使用權人對於侵害其商標權或專用使用權者、或有侵害之虞者，得請求除去或防止之」，原告即根據同法第2項規定：「商標權人或專用使用權人依前項規定請求時，得請求銷毀構成侵害行為之物品、銷毀供侵害行為使用之設備、或為其他防止侵害行為之必要行為」，請求排除與防止侵害。

就此部分，一審法院肯認原告之請求，認定被告商品1確實已構成原告二商標之侵害。詳言之：

兩相比較，在外觀上，除了文字的顏色有差異外，就「Ai」字首、「WITH」與「SOLES」的間隔、字體等也有所不同；惟兩者同樣都是由黑底黃色系的文字所構成，且就「rWair」、「WITH Bouncing SOLES」文字部分也完全相同，故兩者外觀應屬近似。

就讀音而言，兩者就「Wair WITH Bouncing SOLES」部分的讀音完全相同，雖然可能有「Air」和「r」部分發音的差異，但此差異甚小，故兩者讀音應屬近似。至於兩者的觀念，同樣為「具備有彈性而好穿的鞋墊」之意涵，故兩者觀念應屬近似。

綜上，兩者外觀、讀音、觀念都近似，且被告商品1與原告註冊第6195751號商標指定使用之「鞋類」商品相同，故法院認定被告商品1構成原告商標之侵害。

四、法院認定：不正競爭法部分

(一) 原告馬汀靴商品外觀的「特別顯著性」及「周知性」

原告主張被告所產售的商品與其馬汀靴商品外觀近似，違反不正競爭法第2條第1項第1款規定。就此，不正競爭防止法第2條第1項第1款規定：「本法所稱『不正競爭』，指下列情形：1使用與廣泛獲消費者認識之他人之商品等標識(意指涉及該他人業務之姓名、商號、商標、標章、商品容器、商品外包裝或其他用以表示其商品或業務的標識。以下同)相同或類似之商品等標識，或將使用該商品等標識之商品為轉讓、交付、為轉讓或交付之目的而為陳列、進口、出口、或透過電氣通訊迴路為提供，致與他人的商品或業務產生混淆之行為」，法院並敘明，本款所保護的「商品型態」，應具備：①客觀上，商品型態具有與其他同種類商品相異之顯著性特徵(「特別顯著性」)及②該型態已因特定事業長期獨佔使用，或者因大量行銷推廣或商品暢銷實績等，而可證明消費者已熟知該商品型態係表彰特定來源(「周知性」)等兩項要件。

就此，原、被告即各自就「1460八孔馬汀靴」型態在市場上的認知程度，提出消費市場調查的報告。兩份市調內容與結果分別如下：

上述原、被告的市調報告結果，隨後即被納入一審法院判斷原告「馬汀靴」商品是否該當不正競爭法保護要件的考量因素當中。詳言之：

1. 一審法院的認定

針對原告所舉「馬汀靴」商品八大特徵，一審法院分別認定如下：

被告抗辯，同業間也有很多使用在鞋面可以看得到縫合線、且縫合線本身是黃色或類似顏色的設計，原告商品的「黃色縫製線」特徵實屬一般常見的設計；惟一審法院認為，被告所舉同業商品，幾乎都是在2021年至2022年間販賣，在當時，原告已經在市面上大量露出、行銷其「1460八孔馬汀靴」商品，在日本的銷售量並以每年10%往上成長，可見消費者應對於原告的「1460八孔馬汀靴」商品有相當程度的認識；此外，也未見其他同業有持續販賣與原告商品黃色縫製線特徵相同的商品達一定期間之佐證。因此，法院認為其他同業的商品，不無有仿襲原告「1460八孔馬汀靴」商品之可能性，被告所辯並不可採。

被告雖又抗辯三重縫製線為採用傳統的「固特異製法(Goodyear Welt)」而必然會產生的視覺效果，故「三重縫製線」應仍屬技術性、機能性的特徵。但一審法院認為，原告的黃色縫製線特徵，就其縫線與鞋底的色彩組合、縫線露出的程度等仍應非採用「固特異製法」就會必然發生的效果。

綜上，一審法院認為原告「1460八孔馬汀靴」商品沿著鞋子的外圍，有著將鞋面與沿條縫合的縫合線，且所露出的一個一個縫合線，形狀較長，並使用明亮色系的黃色縫合線，使該縫線在黑色鞋底的襯托下呈現出很顯眼的視覺效果。此原告商品型態至少在被告商品2開始販賣的2020年間已經為消費者所熟知，且因原告持續販賣其商品的結果，其商品型態已具備有使消費者識別商品來源功能的特別顯著性。

2. 二審法院的認定

針對上揭一審法院的認定結果，被告於上訴時首先主張：原告所主張權利的商品型態，是指其鞋子商品的「整體」，一審法院卻將原告商品切割成1~8種不同的特徵來逐一比對後，再認定原告商品整體可受不正競爭防止法保護，顯與原告主張不符，違反辯論主義。此外，倘若肯認原告商品個別特徵的「特別顯著性」，將賦予其過大的保護，尤其，在靴子的設計上使用深色的鞋面材質並搭配亮色的縫合線，乃十分容易被使用的設計組合，而不應讓原告所獨佔。

就此，二審法院認為，一審法院的判斷方式確實係將原告商品的八項特徵單獨、逐一為「特別顯著性」有無的判斷，應有不當；因此，二審判決廢棄原審該部分之論述，改為「用以佐證原告商品整體顯著性的1~8個別元素，是否具有顯著性」。就此，原告商品之(1)黃色的沿條(welt)縫製線、(2)鞋底邊緣之漸層與溝槽設計、(3)後腳跟處的環狀標籤等三項元素，在同種類的商品中，應屬於特別顯著之特徵，具有強烈的識別能力；此外，(4)鞋底圖樣、(5)在後腳跟部分的傾斜設計、(6)靴子前端的圓弧狀設計、(7)三重縫製線、(8)八孔等五項元素，倘若個別觀察之固然沒有特殊性，但若以鞋子的整體來觀察，則屬於在其他靴子商品上未見的顯著性特徵。二審法院還指出，原告主張其商品係具有1~8特徵之全部，再據以主張不正競爭法上的權利，換言之，法院認定時並不是單獨將某一項特徵拉出來做顯著性有無的判斷，而是針對具備1~8全部特徵的原告商品，來判斷有無「特別顯著性」；原告商品因具備了上述1~8元素，而確實可認為其具有「特別顯著性」。

被告再抗辯，原審法院認為被告問卷的受訪對象沒有限定在「會購買靴子、或有在關注靴子商品之人」範圍內，但靴子商品本屬一般性消費商品，受訪對象本應如同被被告問卷一般，以較廣泛的「一般消費者」為基準才是。就此，二審法院認為，被告問卷不可採的主要理由在於其提示予受訪者的照片並沒有顯示原告商品之全部，而只擷取了「黑底黃線」的部分，此對於本件應以原告商品整體是否具有周知性的判斷，並不相符，也非適切的調查方法。至於受訪對象，被告的調查對象相較於原告，仍應以原告的調查結果更貼近消費實情 (註4)。

(二) 被告商品1、2是否與原告馬汀靴商品構成類似，導致消費者混淆

為便利比對，彙整原告馬汀靴商品與被告商品1、2的產品照片如下：

	原告馬汀靴商品	被告商品1	被告商品2
鞋 子 前 端 部 分
側 面
斜 後 方
鞋 口 與 環 狀 標 籤 之 正 面			-
鞋 口 與 環 狀 標 籤 之 背 面			-
鞋 口 與 環 狀 標 籤 之 側 面			-
鞋 底
鞋 子 整 體 之 斜 前 方
鞋 子 整 體 照 ︵ 含 鞋 底 ︶
鞋 子 整 體 之 正 面
鞋 子 整 體 之 背 面
左 腳 側 面

1. 一審法院的認定

於一審的判決中，法院似乎因先認定被告商品1侵害原告商標權，故沒有再針對不正競爭法部分進行論述。至於被告商品2，法院認為其與原告商品的「黃色縫製線」，兩者在外觀、稱呼或觀念比對後，對於消費者而言應已構成類似之印象。法院還考量了兩造都同屬鞋子商品銷售業者、都有在網路通路販賣商品之共通點，而網購買家通常只能依照賣家在網頁上記載的商品名稱、商品照片等有限資訊來辨識商品來源。此黃色縫製線部分特徵，在商品頁面上必然會加以呈現，此由被告網站上就有著可以清楚辨別黃色縫製線特徵的商品照片，可以相互印證。是以，被告商品2有可能使消費者誤認其與原告商品係出自同一個來源。

被告雖抗辯兩商品還有「鞋子上半部皮革的材質」、「拉鍊之有無」、「鞋跟處環狀標籤的材質與形狀」等差異，惟法院認為，「拉鍊之有無」係常見的鞋子功能性構造，原告也有販賣其他具有拉鍊的靴子商品；就「鞋跟處環狀標籤的材質與形狀」而言，原告也有販賣與被告商品2相同的黑色環狀標籤商品，故消費者應無法明確單憑此標籤來作區辨；至於「鞋子上半部皮革的材質」，法院則指出在鞋子商品領域中，本就常見業者推出同款造型、卻使用不同材質製作的「系列作」商品，故被告所述此等差異，應無法使消費者作為分辨商品來源的依據。

另外，被告雖然是以自身的品牌名稱「BULLET JAM」來販售商品，但原告本就有跟其他品牌合作、聯名銷售商品的企劃(例如原告就曾與「山本耀司」、「Hello Kitty」、「Comme des Garçons」、「UNDERCOVER」等品牌合作)，消費者自無法僅憑被告商品2冠上的品牌名稱，逕認知到與原告商品無關。

被告又辯稱其商品售價只有原告商品售價的五分之一，法院則審酌兩者售價區間分別是26,000日元及5,000日元前後，其消費客群仍然有重疊的可能，且在時尚產業中，商品本來就有可能因為是副牌、聯名企劃等而以較低價格販售的情形，則在原、被告商品售價價差並非巨大的情況下，此因素並非消費者為區辨的關鍵。

綜上，一審法院認為被告商品2侵害了原告商品外觀基於不正競爭防止法受保護的權利，將導致消費者混淆誤認，故原告依不正競爭防止法第3條第1項及第2項則規定：「因不正競爭行為而有營業上利益遭侵害、或有遭侵害之虞者，得對於該侵害其營業上利益者、或有侵害之虞者，請求除去或防止侵害」、「因不正競爭行為而有營業上利益遭侵害、或有遭侵害之虞者，依前項規定請求時，得請求銷毀構成侵害行為之物品(因侵害行為所產出之物品亦包含在內。第五條第一項亦同)、銷毀供侵害行為使用之設備、或為其他除去或防止侵害行為之必要行為」之請求，應為准許。

2. 二審法院的認定

承前所述，二審法院認為原告商品外觀是否受不正競爭法保護，應以其「整體」來為判斷，而不是將原告所羅列出的1~8特徵單獨認定；在延續這樣的基礎上，於比對原、被告商品是否類似時，二審法院認為，雖然原告商品的「特別顯著性」、「周知性」是建立在完全具備1~8特徵之前提，但並非只要被告商品沒有完全具備1~8特徵、就表示與原告商品不構成同一或類似。尤其，原告商品的黃色縫線特徵應屬原告商品的最大特徵，應賦予較大的重視程度，並與其他商品型態、特徵來綜合判斷。

據此，二審法院明確指出，被告商品1因具備了1~8所有特徵，故已構成原告商品的高度抄襲；而被告商品2除了原告商品的特徵3(後腳跟處的環狀標籤)之外，也具備其餘7項特徵。而就該特徵3，被告商品標籤的材質、長度，均與原告商品標籤不同，但法院認為該標籤同樣位於鞋子的後腳跟處、方向同樣朝上、且同樣以環狀方式設計，與原告商品均同，則就前述材質、長度等差異，對消費者而言，仍可能會誤認為是同系列商品，只是因個別商品型號有所差異而已。故，被告商品2既然具備7項特徵，尤其也具備最具特色的黃色縫線，而亦應認為與原告商品構成類似。

被告上訴時雖再抗辯兩造商品售價不同，表示各自商品所預設的客群也有所不同；且原告商品以天然皮革等高級材質來製作，其縫製等工法也十分講究，此由商品外觀一望即知；另一方面，被告則是使用較便宜的合成皮革，兩相比對，差別明顯，應無混淆問題。不過，二審法院認為，關於商品價格的差異，對消費者而言不見得可以做為區分的依據，同樣，消費者也不見得可以清楚知道原被告商品使用材質的細部差異，故被告的抗辯不足採。

五、結論

在近年來的智慧財產訴訟裡，除了專利權、商標權之外，也越來越常見權利人同時嘗試以其他如著作權、公平交易法等法律規範，來組合並尋求自身產品或服務可受保護的最大可能性。在商品外觀/表徵的場合，權利人透過高度抄襲、不公平競爭之法理基礎來為權利主張，固非罕見，惟由於台灣和日本相同，並沒有針對商品外觀允許為公平法(競爭法)上權利註冊之機制，無從事前劃定或預見此類商品外觀權利的具體範圍，而仍然仰賴每件個案之舉證、攻防及認定，並透過案例的逐漸累積，來釐清法律適用界線。於本件「馬汀靴」商品外觀爭議中，可以了解到原告對於其商品外觀的權利範圍為何，必須先行特定，並提出具體資料加以佐證，其日常行銷文宣中有明確以圖、文點出相關商品特徵，並搭配市場調查結果，或成為法院肯認其可受競爭法保護之關鍵；法院並指出在判斷競爭法所稱「商品外觀」之保護範圍時，除了要回歸權利人主張內容外，也應該要區分商品細部特徵之於商品整體的關係，尤其，在如同本案的「鞋子」商品領域中，其細部特徵存在有和實用目的相交錯的可能性，則兩者之間應如何加以區辨、以及在保障權利人與避免賦予其過大獨佔權之間取得衡平，由本件一、二審法院判決均可見其採取高度慎重的態度，其所揭示的相關判斷標準、以及所採納的當事人攻防方法，或亦可作為台灣相關訴訟的參考。

※ 註釋 ※