智慧財產專業團體

(承上期)

(二) 當「商標共有關係不明確」時，衍生之爭議案例

1. 「社口犂記創始店」案(註18)

本件申請案，申請人以系爭「社口犂記創始店及圖」商標，指定使用於第030類「糖；月餅；麵包；中式喜餅；糕餅；綠豆凸；糖果；鳳梨酥；蛋黃酥…」商品申請註冊，經智慧局審查指出，系爭商標與據爭「犂記及圖」、「光緒二十年餅店 犂記及圖」、「犂記 傳承百年的好味道及圖」、「犂記 餅店及圖」諸商標並存市場有致相關消費者混淆誤認之虞，應不予註冊。

申請人雖辯稱，依照家族協議，據爭諸件商標之商標權，應屬申請人所有，且申請人可無條件永久使用相關商標等語。

然智慧局指出，縱使據爭諸商標申請註冊當時並無共有申請或併存註冊之制度，惟如欲共有商標仍可於商標法修正後變更為共有或移轉予本案申請人，申請人自無從執家族早年約定之詞，作為主張可無條件永久使用「犂記餅店」相關商標之論據，因此，本件商標仍須檢附據爭諸商標權人同意申請之證明文件，申請人既未提出申請商標註冊併存同意書，依法審查自有不得註冊事由。本案經智慧局為核駁之處分，申請人不服，提起訴願又遭駁回，遂向智慧財產及商業法院提起行政訴訟，仍經法院判決駁回原告之訴(註19)，全案方告確定。

經筆者檢索，現存有效之註冊商標中，申請人「社口張犂記本店實業股份有限公司」與據爭商標權人「犂記餅店　張沂州」、「張敬宗、張孟玉、張志仰」、「張志仰」皆有以「犂記」作為商標圖樣一部分，復指定使用於「餅乾、糖果、麵包、蛋糕」性質之商品及其零售服務者，總數達21件之多(註20)。

2. 「新庄藥局」案 (註21)

本件評定案，系爭「新庄藥局」商標指定使用於第044類之「藥劑調配、醫藥諮詢、健康諮詢」服務，由「陳志昇」、「陳姵綺」、「陳志偉」所登記共有，嗣遭渠等父親主張系爭商標係搶註而來，申請評定。

案經智慧局審查，認為申請評定人確有先使用據爭商標於藥品零售等相關服務之事實，而商標權人3人為其子女，自對據爭商標知悉多年，雖商標權人舉出「新庄藥局」自設立以來，一直由申請評定人與妻子「林淑茹」君共同經營，「林淑茹」為隱名合夥人，依民法第1017條規定，「新庄藥局」商標使用權應屬夫妻共有財產一節，然查，「新庄藥局」自75年設立時申請評定人即擔任負責人，依一般社會通念及購買藥品、醫藥諮詢相關消費者之認知，藥品之販售或相關諮詢須具藥劑師資格之申請評定人始得為之，至於「新庄藥局」之商標權是否為申請評定人夫妻2人所共有則屬民事爭執之範疇。本案經智慧局認為，商標權人以高度近似之「新庄藥局」作為系爭商標，復指定使用於高度類似服務申請註冊，顯有意圖仿襲而搶先申請註冊之情事，而為撤銷註冊之處分。

經筆者檢索，嗣後申請評定人申請二件「新庄藥局」商標均獲准註冊，分別係指定使用於第035類之「藥物零售批發、醫療器材零售批發…」服務之註冊第01750979號商標，以及指定使用於第044類之「藥劑調配、醫藥諮詢、食品營養諮詢、醫療儀器租賃、醫療設備出租…」服務之註冊第01739917號商標(註22)。

3. 「五味藏」案(註23)

本件評定案，系爭「五味藏設計圖」商標指定使用於第043類之「小吃店、啤酒屋、餐廳、日本料理店、燒烤店、居酒屋、提供餐飲」服務，嗣遭商標權人雇主以系爭商標係搶註而來為由，申請評定。

經智慧局審查指出，申請評定人於101年3月19日獨資設立「五味藏企業社」後，於同年6月2日始與另2股東共同簽訂「五味藏日本銘酒居食屋 股東合作協議事項說明書」，於協議內容多處並載明申請評定人係「五味藏居酒屋」之負責人，且商標權人有於申請評定人「五味藏居酒屋」服務之事實，顯係因僱傭關係而知悉據爭商標存在。

至於商標權人舉出其係「五味藏企業社」股東之配偶，「五味藏」商標為股東共同參與討論發想，商標權應由股東全體共有，為避免負責人之申請評定人獨占其權利，基於全體股東之權益，商標權人先提出系爭商標申請註冊一節，智慧局審認，「五味藏企業社」除於設立時申請評定人即擔任負責人，依一般社會通念及消費者之認知，據爭商標所表彰居酒屋服務之信譽應屬設店之負責人(即申請評定人)，且申請評定人與股東共同簽訂之合作協議書，對「五味藏」商標權歸屬亦未載明，是該商標是否為全體股東共有核屬民事爭執之範疇，況查商標權人亦非屬該居食屋之股東，應非適格而得執為保全另2股東權益之由，主張系爭商標應准予註冊有利之論據，而為註冊撤銷之處分。

經筆者檢索，申請評定人於103年3月26日另設立之「五味藏企業有限公司」(註24)，在本案申請評定前即申請「五味藏 ごみくら 及紅色圖章」商標，分別指定使用於第032類之「啤酒」、第033類之「利口酒、汽泡酒、米酒、茶酒」商品以及第035類之「代理進口服務」、第043類之「餐廳」服務，該商標於本案處分後獲准註冊在案(註25)。

4. 「老鼎旺」案(註26)

本件異議案，系爭「老鼎旺及圖」商標，指定使用於第043類之「茶藝館；火鍋店；咖啡廳；啤酒屋；酒吧；飯店；自助餐廳；備辦宴席；點心吧；伙食包辦；餐廳；拉麵店；燒烤店；牛排館；涮涮鍋店；居酒屋；提供餐飲服務；備辦餐飲；複合式餐廳」服務，遭商標權人雇主主張系爭商標有違著名商標保護條款及禁止搶註條款，提起異議。

經智慧局審查認為，商標權人曹祐誠君(下稱曹君)及曹母，曾在異議人之母「林鳳珠」(下稱林君)開設之鼎旺小吃店服務，另曹母於104年3、4月間，對林君提出請求確認合夥關係存在事件發存證信函及提出民事訴訟，惟曹母於104年4月29日與林君簽訂和解協議書，曹母同意本人及其子女拋棄一切經營相關權利(不限於合夥、股份)等情。

本案經智慧局為註冊撤銷處分，商標權人不服，提起訴願，經濟部嗣訴願決定駁回，商標權人不服，遂向智慧財產法院(現已改制為智慧財產及商業法院)提起行政訴訟，經智慧財產法院駁回訴訟，商標權人再向最高行政法院提起上訴，最高行政法院以判決不備理由之違法廢棄原判決並發回智慧財產法院，智慧財產法院更為判決，仍駁回原告之訴(註27)，全案乃告確定。

經筆者檢索，異議人之母林君早於105年10月11日申請「鼎旺」商標，指定使用於第043類「餐廳、飯店…」服務，在全案確定後於111年6月1日始獲准註冊(註28)，另商標權人曹君自106年起，亦陸續以「 」、「 」、「好鼎記」、「陸鼎記」、「 」、「 」、「老曹旺」…作為商標圖樣，復指定使用於第430201小類組之餐廳服務，亦獲准註冊(註29)。

四、商標申請端的管理策略

自前舉案例觀察，其中「纖米機」案，共有人一開始即以共有形式申請註冊據爭商標，而「佛祖牌曾」案，在家族企業創辦人死亡後，便以公司股東會議決議據爭商標由創辦人子女及媳婦等5人共有，並向智慧局辦理移轉登記，由於具備良好的商標權利意識，以致當共有人之一在未經全體共有人同意之下，欲以個人或公司等其他名義，申請註冊有衝突虞慮之商標時，即可明確行使商標權加以排除，確保共有商標權益。反觀「社口犂記」案，由家族事業成員所共同經營之商標，在早年尚無商標共有或並存制度之時空背景，透過家族協議以不同人名義申請註冊，然修法後，多年來均未規劃移轉予各共同經營者或接班人，致使該案申請人，既非商標註冊簿上登記之商標權人，又無法提出並存註冊同意書之情形下，造成另案進行商標布局時受到阻礙，在在突顯一商標若確係由數人共同經營，即應儘早向智慧局登記共有，抑或是移轉予共同經營之企業行號等。

而在「日の心食」案、「重仁」案中，據爭商標為合夥人共同經營事業時所創設，在未推派負責人，亦未以共有形式申請註冊商標，且合夥契約無約定商標權利歸屬之情形下，雖商標可被認定為合夥財產，而為合夥人所公同共有，然由於商標未註冊，倘共有人之一欲將商標占為己有，或其他第三人藉機攀附，而有搶註疑慮時，合夥人必須提出渠等在先使用之事證，並舉證申請人係藉由何種特定關係知悉先使用商標存在，進而有意圖仿襲之情事，費盡周折始能主張權利，徒增負擔。至於「新庄藥局」案、「五味藏」案、「老鼎旺」案，據爭商標同樣未申請註冊，復未以合約約定權利歸屬，又無法證明當事人為合夥關係，則該商標究否為當事人所共有？已非商標行政主管機關所能認定，而屬民事爭執之範疇，當事人僅能另循民事紛爭途徑解決。

此外，在「重仁」案中，據爭商標雖屬合夥財產，而為合夥人所公同共有，但在合夥人之一死亡時，依照民法第687條第1款規定，倘若合夥契約未訂明其繼承人得以繼承，僅會發生退夥效力，其繼承人無從繼承合夥權利，換言之，繼承人並非當然成為合夥財產之公同共有人，據爭商標權利歸餘下共有人所有，在此情形下，繼承人或其他具特定關係之人，若在同一或類似商品或服務申請註冊相同或近似商標，即有侵害餘下共有人商標權利之可能。類此情景經常在家族事業發生，為避免世代傳承之際，家族成員情感因此產生裂痕，在合夥契約載明相關商標權利歸屬乃重中之重，就此部分相當值得讀者留意。

五、結論

商標除了在申請註冊之初，即由全體共有人具名提出外，實務上，亦可能會因繼承而移轉予數人共有，或因屬合夥財產而由合夥人公同共有，就本文見解，縱係因繼承或合夥而生之商標共有關係，又或者是親朋好友共同經營品牌事業，均應以書面載明權利歸屬，並向智慧局登記，不僅可避免未經全體共有人同意之商標註冊，亦有利於事業共同經營者間欲結束合作關係時，得以好聚好散，否則，曾經親密無間的家族成員或一同打拚的合作夥伴，在面臨分家或拆夥時，即有可能因商標共有關係不明確，衍生商標爭奪大戰，耗費不必要的時間及金錢成本陷於訟累之情形，甚至曾經共同努力創造之商標價值，無法再予延續，得不償失。

另外值得一提的是，相較共有商標著重考量各共有人權益，在對共有商標進行處分時多半需要取得全體共有人同意，在程序上顯得較為繁瑣，也容易產生紛爭，倘若是以公司名義申請註冊商標，商標所有人即屬單一權利主體，即便未來公司代表人因故更易，僅需辦理商標註冊事項變更，而無須進行商標權移轉，在有關商標之授權、設質甚至拋棄等權利行使，亦僅涉及公司內部決策，無須另外取得共有人同意證明文件，即可填具申請書進行辦理，對於公司統籌運用企業資源推廣品牌可能更為有利，但將商標納入公司財產，各共有人則可能會因此失去對品牌經營決策之實質影響力，商標權利如何歸屬方符合群體或個人最佳利益建議洽詢專業意見，以尋求最適切周詳之商標保護。

※ 註釋 ※