智慧財產專業團體

一、前言

對於複數技術特徵組合之發明，為免詳述其技術特徵而使得申請專利範圍之描述過於繁雜，又或者因某一技術特徵可能無法以結構或性質界定，或是以結構或性質界定可能較不明確，得以手段或步驟功能用語(Means or Step Plus Function Language)界定申請專利範圍，然若請求項以功能用語為描述，範圍恐涵蓋過廣，且若單以請求項文字為理解，實務操作上容易致生明確性的問題。

基於衡平考量，美國專利法(35 U.S.C.)第112條第6項(現行§112(f))規定，請求項以功能用語描述者，若無述及結構，材料或動作以支持該組合特徵，該請求項之解釋應涵蓋說明書中所敘述的對應結構、材料或動作及其均等範圍。台灣專利法施行細則第19條第4項規定，亦同此意旨。

對於如何判斷申請專利範圍是以功能用語作為描述之方式，美國實務自2004年Lighting World, Inc. v. Birchwood Lighting, Inc.後，對於請求項中未使用「手段用以(Means for)」或「步驟用以(Step for)」等詞，係採取「強力且不易克服(Strong and not readily overcome)」地推定其「非」屬使用功能用語的請求項(註1)。然而，此一判斷基準在2015年的Williamson v. Citrix案以後被改變，於該案中，美國聯邦巡迴上訴法院(US Court of Appeals for the Federal Circuit，下稱CAFC)的多數意見認為，在判斷美國專利法第112條第6項是否適用時，重要的不是申請專利範圍是否使用「手段(Means)」一詞，而在於請求項之描述是否足夠明確地使該技術領域中具有通常知識者理解其結構意義(註2)。

除「手段用以(Means for)」、「步驟用以(Step for)」等用語外，以類似的通用詞彙如「機構(mechanism)」、「元件(elements)」、「模組(module)」等描述請求項時，仍可能被認定可適用美國專利法第112條第6項之規定，並須透過說明書所揭示之內容確認其明確性，然如何認定需視個案具體情況而定。是以，美國實務於Williamson v. Citrix案後之發展，值得我輩持續關注及追蹤。

近期CAFC於WSOU Investments LLC v Google LLC案(註3)中維持了地方法院就涉訟專利請求項之描述為功能用語，並認定其不具有明確性之決定，本文以下將就該案進行簡介與探討，藉以了解美國實務對於如何認定功能用語之明確性的近期發展。

二、WSOU Investments LLC v Google LLC案件介紹：

本案件涉及2件WSOU Investment LLC, dba Brazos Licensing and Development (下稱WSOU)與Google LLC間的專利訴訟之上訴，該2件訴訟分別涉及不同的專利，一為美國第7,304,563號專利(下稱563專利)，一為美國第8,238,681號專利，雖此2件專利涉及不同標的，然而在美國西德州地方法院的相關判決中，相關請求項皆被認定為不明確而無效，其中，與本文討論議題較為有關者是563專利之請求項1，因該請求項描述被地方法院解釋為功能用語，並進一步被認定為不具明確性而無效(本文亦將集中討論此部分)，WSOU對於地方法院的判定不服，向CAFC提起上訴。

(一) 563專利涉訟請求項

563專利是有關一種具有鬧鐘功能的行動通訊終端(mobile communication terminal)。而涉及爭議的請求項使用了兩種類型的鬧鐘，第一種是由行動通訊設備啟動其以網路連接的第二個裝置間的連結而產生，舉例而言，該行動通訊設備可撥打另一支電話或打開立體聲系統以發出警報(鬧鈴)。而第二種警報訊號則較為單純地由行動通訊設備發出本地信號而產生。

563專利於本件上訴中爭議的請求項為獨立項請求項1以及請求項16，其中，請求項16的用語是以「一種發起手段用以(issuing means for)發起一警報…」作為描述方式，故判斷其是否為手段功能用語描述之請求項較無疑義，本件當事人雙方亦同意之(本件法院對其明確性判斷理由與請求項1大致相同，故本文將集中介紹請求項1的部分)。

然而，請求項1之申請專利範圍則是以「一警報單元(an alerting unit)」進行相關限制的描述，是否應做功能用語的解釋，則有值得討論的空間，請求項1之界定，詳述如下：

一種行動通訊終端，包含：

一時鐘，配置為保持當前時間的指示；

一記憶體，配置為儲存一警報時間之定義；

一警報單元(an alerting unit)，配置為(configured to)在當前時間與警報時間相合時發出警報，該警報單元配置為透過網路啟動與另一行動通訊終端機的連接以發出警報，從而使該另一行動通訊終端在本地向其發出因連接所產生的訊號；

其中，該警報單元包含一用以向使用者發出本地訊號之訊號單元，且該警報單元配置為透過該訊號單元向使用者發出本地訊號以發出警報；

其中，該記憶體配置為儲存該警報單元是否有被配置為透過該訊號單元發出警報的指示，且該警報單元被配置透過該訊號單元依據該指示發出警報；

其中，該警報單元配置(the alerting unit is configured to)為透過在與使用訊號單元向使用者發出訊號的預定時間偏移時，啟動與另一行動通訊終端的連接來發出警報。

(二) 地方法院之見解

對於563專利請求項16使用手段功能用語描述，因雙方並無爭議，於地方法院階段，法院認定其所對應之功能有二，一是透過網路啟動與另一行動通訊終端機的連結；一是訊號手段用以向使用者發布本地訊號。然就第一個功能，地方法院進一步探究說明書內容認定其並無揭露對應該等功能的適當結構，僅有(1)提供了額外的功能性用語；(2)揭示了通用的計算機；和/或(3)不恰當地仰賴所述技術領域中具有通常知識者的知識作為填補說明書中實際公開內容的空白者(gap-filler)。

就第二個功能，地方法院認為雖然563專利有揭露發出警報的裝置，而發出警報的裝置可以包含訊號裝置等結構，但其說明書並未揭露額外的結構來顯示使訊號裝置發出訊號的步驟，故其並未包含「發布手段如何使訊號手段向使用者發布本地訊號」的結構，是以，地方法院亦認為563專利之說明書並未充分揭露對應向使用者發布本地訊號手段的結構。是以，563專利之請求項16應有適用美國專利法第112條第6項，且因其說明書未充分揭露結構特徵而不明確。

另地方法院進一步認定請求項1所使用之「警報單元(alerting unit)」為手段功能用語，且該單元所對應之功能與前揭請求項16之發布警報手段的功能相同，而同樣地，因563專利說明書未充分揭露其結構特徵而遭認定不明確。WSOU對於地方法院判定不服，故上訴至CAFC。

(三) CAFC的討論及認定

WSOU首先就地方法院對於請求項1之「警報單元(alerting unit)」為手段功能用語之認定表達不服，並且表示說明書對於此部分已充分揭示其結構特徵。對此，CAFC最終不予採納，並維持了地方法院的決定，儘管該判定被指定為不具判決先例性質，但應有觀察美國實務對於相關議題認定之價值，其理由詳述如下：

1. 美國專利法第112條第6項的適用判斷

CAFC引用其於Williamson案之見解，闡述於判斷專利範圍解釋是否應適用美國專利法第112條第6項的分析步驟：

(1) 確定申請專利範圍之界定或限制是否為使用手段功能用語的格式描述，此步驟需確認對於所屬技術領域中具有通常知識者而言，申請專利範圍之界定或限制是否具有足夠明確的結構意涵。

(2) 若申請專利範圍中有使用「手段(means)」等用語，則可以成立一個可反駁的推定，推定有美國專利法第112條第6項之適用，反之，則推定沒有該條項條文之適用。

2. 563專利請求項1之「警報單元(alerting unit)」為手段功能用語

如前所述，563專利請求項1並未使用「手段(means)」作為描述其專利範圍之用語，應推定為「非」屬以手段功能用語描述之請求項。為推翻此推定，Google提出563專利請求項1所使用的「單元(unit)」幾乎可以代表任何得執行特定功能的東西，而請求項1之相關連描述純粹是功能性而無記載任何結構，再詳究說明書內容，亦未能發現對於「警報單元(alerting unit)」之結構有所描述等抗辯。

CAFC肯認地方法院之見解以及Google的主張，認為563專利請求項1所使用之「單元(unit)」一詞，就像是「元件(element)」、「手段(means)」等詞語一樣，僅能由其所執行的功能來定義，而幾乎可以是任何東西。而請求項1中圍繞在「單元(unit)」的上下文之用詞，如「警報」、「配置為發出警報」、「啟動連接」、「本地訊號」等，亦皆純粹是功能性的詞語，而得為任何結構的意涵，換言之，請求項1之文字並無賦予「單元(unit)」足夠明確的物理性或結構特徵。除申請專利範圍外，563專利之說明書對此亦存在同樣的缺陷。

CAFC進一步認定，就請求項1所界定「一警報單元，配置為發出警報」之特徵與請求項16所界定「一用以發出警報之手段」之特徵，563專利並無法予以區分，反而僅見「單元(means)」及「手段(means)」二者用詞互換使用，而導致兩個用語皆未具有足夠明確的結構意涵。雖然WSOU主張於分析美國專利法第112條第6項是否適用時，應該另外審酌與通常知識者之相關證據，但CAFC認為這樣的作法是不恰當地以通常知識者的一般知識來代替申請專利範圍或說明書所實際揭露的內容，故不予採納。準此，CAFC認為Google已經成功地推翻了前揭563專利請求項1「非」屬手段功能用語的推定，並維持地方法院關於請求項1「一警報單元，配置為發出警報」等用語應適用美國專利法第112條第6項之認定。

3. 563專利說明書並未揭露足夠對應於請求項1「警報單元」之結構

於認定563專利之請求項1屬使用手段功能用語進行描述後，CAFC緊接著分析其說明書是否揭露與該請求項所界定之功能足夠相對應之結構。在此之前，CAFC肯認地方法院之判斷，同樣就請求項1「一警報單元，配置為發出警報」之特徵，認定其所對應之功能為「透過網路啟動與另一行動通訊終端機的連結」以及「訊號手段用以向使用者發布本地訊號」。

對於「透過網路啟動與另一行動通訊終端機的連結」功能，CAFC詳究563專利之說明書內容，發現即使其中揭露了「行動電話包含一個中央處理單元10，該處理單元根據儲存在儲存器11中的軟體控制電話的運行」、「通訊子系統(communication subsystem)，包含一個天線(antenna)19及通訊引擎(communication engine)20」等內容，但前者僅描述了一般通用的計算機，後者儘管有揭示天線等結構性元件，但通訊引擎係純功能性的描述，且其上下文僅揭示通訊引擎連接在天線和處理單元之間等相對位置，而非揭示通訊引擎本身結構或是其如何運行，二者皆與「透過網路啟動與另一行動通訊終端機的連結」功能無法有明確地聯繫。

又因563專利說明書另外提及兩個示範通訊協議，且揭示「行動電話可根據任何合適的通訊協議進行操作，例如：GSM和3G(UMTS)」等內容，WSOU主張對於本件請求項是否具有明確性之爭議，必須根據所屬技術領域中具有通常知識者的一般知識來進行解釋，並進一步主張對於通常知識者而言，前揭關於示範通訊協議等內容足以使其了解使用GSM和/或3G行動通訊協定的手機所涉及的結構，並且了解如何對處理單元進行編程，以使手機透過GSM/3G(UMTS)行動電話晶片撥打電話。

然CAFC不採納WSOU前揭主張，強調此處判斷申請專利範圍是否具有明確性之重點，應在於所屬技術領域中具有通常知識者是否可自說明書本身理解其揭示了一種結構，而不僅僅是該通常知識者是否有能力實現一種結構，並且認定563專利說明書所揭示的通訊協議等文字只是對應於行動電話的一般操作的內容，而無法與「透過網路啟動與另一行動通訊終端機的連結」功能有明確地聯繫。

綜上所述，CAFC認定563專利就其請求項1所界定「一警報單元，配置為發出警報」特徵所執行的「透過網路啟動與另一行動通訊終端機的連結」功能，並未揭示足夠對應的結構，而基於Williamson案所揭示「專利權人必須揭示執行申請專利範圍所請功能之足夠對應結構」的判決先例，已足以認定563專利請求項1不明確，而無須進一步就其他功能為討論。是以，CAFC維持地方法院就563專利請求項1不具明確性之判斷。

三、台灣對於認定手段功能用語技術特徵之請求項相關實務

依據台灣現行專利審查基準規定，請求項中之記載符合下列三項條件者即認定其為手段功能用語或步驟功能用語：1.使用「手段(或裝置)用以(means for)……」或「步驟用以(step for)……」之用語記載技術特徵。2.「手段(或裝置)用以……」或「步驟用以……」之用語中必須記載特定功能。3.「手段(或裝置)用以……」或「步驟用以……」之用語中不得記載足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作。由此可知，台灣專利審查機構(即智慧財產局)對於手段功能用語之判斷仍係採較嚴格的形式認定。

相對於智慧財產局前揭審查基準之規定，台灣法院實務運作上較不受記載形式所拘束，於判斷手段功能用語時，並非單以有無採用「手段」等詞為依據，而係以個案實質判斷其用語是否為記載特定功能，而非記載足以達成特定功能之完整結構、材料或動作而定。

舉例而言，智慧財產及商業法院於其109年度民專上易字第5號判決中，對於請求項中所記載「資訊分派系統係作電子資訊辨識、紀錄接收電子資訊之時間點與分派處理，並將該電子資訊儲存於資料庫中備查」、「資訊處理系統係為辨識、確認資訊整合伺服端之電子資訊，再進行處理程序，同時將電子資訊儲存於資料庫」等技術特徵，雖形式上未使用「…手段或裝置用以…」或「…步驟用以…」用語，即依其詞彙中所使用的「資訊分派系統…分派」、「資訊處理系統…處理」進行實質判斷，認為該等用語為記載特定功能，且非記載足以達成特定功能之完整結構、材料或動作，故可判斷為包含手段或步驟功能用語技術特徵之請求項。

類似的判決意旨，亦可見於智慧財產及商業法院105年度行專訴字第99號、110年度民專上字第20號、106年度民專上第32號等判決。

四、結論

由本文所介紹之WSOU Investments LLC v Google LLC案來看，美國近期實務，當請求項中未使用「手段」等用語時，對於判斷是否為包含手段功能用語技術特徵之請求項，係採實質判斷替代性用語(例如：單元(unit))在申請專利範圍之限制，是否對於所屬技術領域中具有通常知識者而言具有足夠明確的結構意涵而定，此與台灣法院目前法院實務之操作類似。這樣的實務發展方向，雖較不受形式的嚴格限制而具有一定之彈性，然須特別留意的是，當一請求項被認定為包含手段功能用語時，說明書應揭露足夠對應於其功能相關的結構，以避免該等請求項被判定不具明確性而無效。是以，對於申請專利範圍之描述，若可能涉及功能用語或其他替代性用詞時，除申請專利範圍之文字外，應同時留意說明書應對應撰寫之內容，而此有賴對實務之發展趨勢之掌握，若有疑慮時，可適時尋求相關領域專家之協助，以確保自身權益。

※ 註釋 ※