實務報導

由SALAZAR v. AT&T Mobility LLC案看美國案請求項冠詞對權利範圍的影響

張庭瑜 專利師

一、前言

若要確認一產品是否侵害他人專利權,是以該產品是否落入該專利權範圍作為判斷依據。而專利權範圍究竟有多廣、範圍之邊界為何,則是以請求項的文字內容作為界定基礎。目前實務上針對專利權範圍的界定方式,多數國家是採「周邊限定主義」。相較於在工業發展初期,允許專利申請人僅需提出其發明內容之敘述,便能夠授予較為模糊且廣泛之專利權範圍的「中心限定主義」,發展在後的「周邊限定主義」更要求專利申請人在提出專利申請時,須明確地以文字界定其所欲主張權利的範圍。本文將以美國聯邦巡迴上訴法院近期的判決為例,討論在請求項中的定冠詞/不定冠詞,對專利權範圍的界定可能造成的影響。

二、案件歷程

Joe Salazar為美國專利公告號No.5,802,467(以下簡稱'467專利)的專利權人,'467專利與無線通訊技術有關,專利名稱為「用於聲音和/或數據傳輸和接收的無線和有線通信、命令、控制和傳感系統」(Wireless and wired communications, command, control and sensing system for sound and/or data transmission and reception)。

以下為'467專利之請求項1,為包含本次所爭議之用語的數個請求項中的一個請求項:

於2016 年,Salazar起訴HTC Corp.,指控HTC Corp. 所銷售的HTC One手機所使用的技術,為'467專利申請專利範圍所主張的範圍,而侵害'467專利。參見 Compl., Salazar v. HTC Corp., No. 2:16-cv-01096, 2016 WL 11577368(E.D. Tex. 2016 年 10 月 5 日)。對此,HTC Corp. 提出了兩項抗辯: (1) HTC Corp. 沒有在美國實施侵權行為; (2)在任何情況下,被控侵權的HTC One手機並未侵權。此訴訟最終裁定HTC Corp. 並未侵害'467專利。

到了2019 年,Salazar於美國德克薩斯東區聯邦地區法院(United States District Court for the Eastern District of Texas,以下簡稱地方法院),再次針對先前於2016年指控侵權其'467專利的HTC One手機,提出侵權之訴,只不過這次的被告不是HTC Corp.,而是電信商AT&T MOBILITY LLC. (以下簡稱AT&T )。由於涉及自家產品,因此HTC Corp. 和 HTC America, Inc. (以下統稱HTC)參加此訴訟,要求地方法院基於2016年的判決,做出被控侵權之物品並未侵害'467專利的宣告判決(declaratory judgment)。然而,地方法院並未直接依HTC的要求進行宣判,因此續行申請專利範圍解釋(claim construction)以判斷被控侵權物是否侵害 '467專利。

在解釋申請專利範圍的過程中,Salazar與AT&T雙方對'467專利中的請求項的多個限制條件存有爭執,其中,關鍵性爭點為「'467專利請求項之範圍是否為:一個微處理器能執行請求項1所界定之『用以產生多個控制訊號』、『建立多個可重複程式化的通訊協定』、『收回多個參數集』、『產生一個通訊協定』的功能。」

在前述的請求項中,除了「『產生』多個控制訊號」的動作是以 “a” 帶出微處理器,其餘「建立」、「收回」、「『產生』通訊協定」的動作,皆是以 “said” 帶出微處理器。簡言之,上述界定方式,對本案帶來的爭點即為「以定冠詞( “the”或“said” )帶出的名詞,是否仍受該名詞於請求項中先前所受的限制條件影響?」也就是,執行「建立多個可重複程式化的通訊協定」的微處理器,與執行「產生多個控制訊號」的微處理器是否為同一個?而執行「收回多個參數集」及/或「產生一個通訊協定」功能的微處理器,是否與執行其他功能的微處理器相同?

為了對上述界定方式進行解釋,地方法院援引聯邦巡迴上述法院於2016年的Convolve案及同年的Varma案所做出的判決,對前述爭點給出了肯定的答覆,並認為'467專利請求項1針對微處理器之數量及其所能執行之功能所界定的範圍是「一個或多個微處理器,其中至少一個被配置為能執行'467專利請求項1中所界定的產生(generating )、建立(creating)、收回(retrieved)及產生(generating)功能」,換言之,單就微處理器而言,當發生「單一個(one)微處理器執行上述所有功能」時,才有可能侵害'467專利請求項1。

由於HTC One手機並不包含能執行上述四種功能之全部的微處理器,因此並未侵害'467專利。然而,Salazar並不認同地方法院對申請專利範圍如此的解釋方式,爭辯地方法院不當地將“a microprocessor” 解釋為“one microprocessor”,且認為這樣的解釋與該法院先前的判例並不一致。

三、美國聯邦巡迴上訴法院CAFC裁判理由

聯邦巡迴上訴法院認為,在解釋申請專利範圍時,必須從請求項所載之文字本身開始,並應由請求項所載之文字通常被賦予之含義進行解釋,亦即,應以請求項所載之文字於該申請專利之發明提出時,該發明所屬技術領域中具有通常知識者認該文字所具有的含義進行解釋。(註1)

而Salazar v. AT&T的案件中,存有的爭議點就在於不定冠詞/定冠詞“a”和“said”的解釋方式。Salazar認為,'467專利請求項1單就微處理器而言,正確的解讀方式應為:一個能夠執行上述四種功能其中一個功能的微處理器,和另一個或多個能夠執行上述四種功能其中另一個或多個功能的微處理器。因此即便任一微處理器無法執行上述四種功能之全部,亦為'467專利請求項1的保護範圍所涵蓋。

CAFC援引先前KCJ Corp. v. Kinetic Concept的判例中,針對不定冠詞“a” 的解釋。該案對不定冠詞“a”的解釋是:在開放式的請求項中,不定冠詞“a”的意思是「一個或多個」。而上述解釋的例外僅發生在請求項本身的用字、說明書內容或申請歷程明確排除上述解釋時,才會使不定冠詞“a”僅表示不止一個。

此外,有關“said”的解釋方式,CAFC另外援引Summit 6, LLC v. Samsung Elecs. Co. 案,說明在請求項中使用“said”將對其後所接的名詞帶來的效果。CAFC表示“said”的使用將使其後所連接的名詞受到請求項中先前對該名詞施予之限制條件的影響。對此,CAFC舉出Baldwin案、Harari 案,以及地方法院所援引的Convolve案、Varma案,針對“a”、“said”、“the”等定冠詞/不定冠詞對請求項所界定之範圍所產生的影響進行說明。

以下為Baldwin案相關之獨立請求項之部分內容:

在Baldwin案中,請求項所界定的是一種用於清潔印壓滾筒的系統,在請求項的第一段中界定了「預先浸泡過的布捲」(“a pre-soaked fabric roll”),然後接著在第二段中直接使用「所述布捲」(“said fabric roll”)。CAFC認為「預先浸泡過的布捲」(“a pre-soaked fabric roll”)指的是「一個或多個」,且隨後提及的「所述布捲」亦保持了這個非單一含義。

此外,CAFC進一步表示在Baldwin案中,即便在請求項第二段的文字記載是「所述布捲」(“said fabric roll”),而非「所述預先浸泡過的布捲」(“said pre-soaked fabric roll”),在解釋上,仍會將請求項第二段的「所述布捲」,視為與請求項第一段中所述的「預先浸泡過的布捲」(“a pre-soaked fabric roll”)相同。

以下為Harari案相關之獨立請求項之部分內容:

Harari案涉及之專利為一種處理已清除之可覆寫之唯讀記憶體的方法,在此案中,雙方亦對“a bit line”及“said bit line”的數量有所爭執。

CAFC接著提到Harari案,在Harari案中,所涉之專利的請求項界定了「存取多個控制閘極及存取一組位元線(“a bit line”),以啟動多個記憶單元。」針對前述界定內容,CAFC認為以簡明的語法(plain language)理解,該請求項對位元線(bit line)清楚的界定在啟動多個記憶單元時,一次僅存取一條位元線。因此,該案所界定的範圍是「在啟動多個記憶單元時,僅需存取單一組位元線」。此外,針對其後所界定的「所述位元線」,其數量亦與先前所界定的位元線相同,皆為單數,而不包含「在啟動多個記憶單元時,存取多組位元線」的態樣。

接著,CAFC以地方法院所援引的Convolve案進行說明,Convolve 案所涉及之專利的請求項1在前言的部分界定了「使用者介面與一處理器一起作動」(user interface for…working with a processor…),並在請求項主體的部分以 “the processor”的方式引述撰寫於前言部分的處理器。換句話說,該請求項中需要一個與使用者介面有關聯的微處理器(a processor associated with the user interface)以執行請求項所界定的指令,這樣的寫法將使請求項所界定的範圍限縮為「使用者介面在請求項中所界定的每個步驟中,都是與同一個處理器一起作動」,使用者介面分別與多個處理器作動以完成不同步驟所界定之功能的實施態樣便不在前述請求項所涵蓋的範圍內。

最後,CAFC根據Varma案所涉及的專利案件,其中,該專利請求項中界定了「一統計分析請求對應到兩個或更多個被選中的投資」(“a statistical analysis request corresponding to two or more selected investments” )。專利審理暨訴願委員會(Patent Trial and Appeal Board, 以下簡稱PTAB)的審查委員將上述界定解釋為亦包含「兩個統計分析請求對應到兩個或更多個被選中的投資」( “two statistical analysis requests were required to analyze the “two or more selected investments” )的態樣。

然而,CAFC並不認同PTAB的解釋方式,CAFC認為,在Varma案中,問題不在於是否有多於一個的統計分析請求,而是在於“a”是否能夠被以違反接續在其之後的語句的限制條件的方式解讀,以Varma案的狀況:「一個請求(單數用語)對應到兩個或更多個被選中的投資」,是不行的,如同 “a dog that rolls over and fetches sticks” ,並不代表有兩隻狗,且這兩隻狗分別做出翻身和叼起樹枝的動作。回歸到Varma 案,不論有幾個統計分析請求,不論相關系統有多複雜,該系統必須符合「一個統計分析請求對應到至少兩個投資」的限制。因此,Varma 案說明了在請求項中以不定冠詞帶出元件,並進一步於該元件之後界定相關功能,儘管這樣的請求項界定方式能涵蓋多個該元件的範圍,但單一個該元件仍需要能夠執行前述所有的功能。

基於上述四件前案的討論,CAFC認為地方法院對Salazar 案的判決並無違先前的判例,且認同地方法院對Salazar 案申請專利範圍的解釋,認為'467專利請求項1所界定的範圍確實是「產生(generating )、建立(creating)、收回(retrieved)和產生(generating)皆由同一個微處理器執行」。雖然Salazar 一再聲稱 “said” 僅是強調「請求項中 “a” 所帶有的『一個或多個』」的意思,然而,正如同在Varma 案對請求項的解釋以及先前所舉的例子,對於'467專利請求項1的解釋並不會是「多個微處理器分別執行所界定的其中一個功能」。因此,CAFC維持地方法院做出之AT&T並未侵權的判決。

四、結論

由本案判決可知,在美國案中,雖然在請求項使用“a” (一個)仍有將其含義解讀為「一個或多個」的空間,然而,對於整體的請求項而言,申請人究竟希望是被以「一個」的方式解讀,或是同時保留可以是「多個」的方式解讀,抑或希望被解讀為「多個」但又不希望所界定的「多個」元件皆受到相同的限制時,仍需在語意上多加琢磨,以免無法達到所希望的目的。

以下再藉由中國大陸與台灣的判決來看中國大陸與台灣對於請求項中定冠詞/不定冠詞對元件產生的限制效果的看法是否有異同之處:中國大陸最高人民法院(2014)民申字第497號的判決中,專利權人認為由於權利要求爲開放式,因此應將所界定的「包括……一個」解釋為「一個或多個」。對此,中國大陸最高人民法院認為並非因開放式權利要求而應當要將「包括……一個」解釋為「一個或多個」,並進一步指出,若按照專利權人的主張,將「包括……一個」解釋為「一個或多個」,則將為出現權利要求界定的所有元件都為多個的態樣,然而,這些態樣並未揭露於專利說明書,因此中國大陸最高人民法院並不支持專利權人的主張,並駁回再審申請。由此判決結果來看,中國大陸對於數量上的解釋以及專利說明書是否能夠支持的態度,是更為嚴謹的。

再看台灣,台灣110年度民專訴字第37號的判決中,系爭專利請求項1界定了「一輸入模組,係輸入一指紋資料;一融合模組,係將該指紋資料與先前輸入之該指紋資料進行融合,以對應產生一融合指紋資料」。其中,兩造對「先前輸入之『該』指紋資料」的意義有所爭執,即系爭專利請求項1所載「先前輸入之該指紋資料」是否指「使用者先前藉由輸入模組所輸入之指紋資料」。對此,法院認為,從文字記載可明確知悉最初使用不定冠詞「一」指稱由輸入模組輸入之「一指紋資料」,之後以定冠詞「該」指稱融合模組所融合處理的資料係先前由輸入模組輸入之「一指紋資料」,因此「指紋資料」是經由輸入模組輸入的指紋相關資料,而融合模組係將此次輸入的指紋資料與先前輸入的指紋資料進行融合以產生融合指紋資料,就文義解釋上並無其他種解釋或難以理解之處,因此,系爭專利請求項1所載「先前輸入之該指紋資料」應解釋為「先前藉由輸入模組所輸入之指紋資料」。由前述判決可知,台灣法院對於不定冠詞「一」及定冠詞「該」的解釋,是較為偏向美國的解讀方式。

整合前述各個判例可知,請求項中不定冠詞「一」或“a”在一般情況下,通常可以被解釋為「一個或多個」。若確實希望請求項所界定的範圍能涵蓋到「多個」的態樣,借鏡上述中國大陸最高人民法院(2014)民申字第497號的例子,則需考量說明書中要明確揭露特定元件之數量為多個時的實施方式。此外,針對定冠詞「該」或“said”,參台灣110年度民專訴字第37號的判決,以及前述Salazar v. AT&T的判決可知,定冠詞的使用將使得由定冠詞所帶出的元件,受到請求項中先前對該元件的所有限制條件的影響。因此,在撰寫請求項時,若欲以定冠詞帶出特定元件時,應稍加留意是否會使得該元件受到過多限制條件而導致請求項範圍的減縮。

※ 註釋 ※

  1.

Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312–13 (Fed. Cir. 2005) (en banc))

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