實務報導

從近期中國大陸專利侵權案看中國大陸法院對「專利權利要求中使用環境特徵」的認定

黃承逸、卓雅芳

一、前言

全面覆蓋原則(註1)是判斷被訴侵權產品是否落入涉案專利權範圍的基本原則,進行判斷時,普遍認為被訴侵權產品缺少涉案專利權利要求的某一技術特徵時,即認定不符合全面覆蓋原則、被訴侵權產品未落入涉案專利權的保護範圍。然而,若所缺少涉案專利權利要求的技術特徵屬於使用環境特徵,且被訴侵權產品能適用於前述使用環境特徵所限定的使用環境的,仍會被視為具有該使用環境特徵,而落入涉案專利權的保護範圍。本文以近期中國大陸最高人民法院於2022年作成之(2021)最高法知民終1921號判決一案(註2),論述中國大陸法院對專利權利要求中使用環境特徵的認定。

二、有關“使用環境特徵”的法規、定義、對權利要求的限定作用及對侵權判斷的影響

中國大陸《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》第九條規定:被訴侵權技術方案不能適用於權利要求中使用環境特徵所限定的使用環境的,人民法院應當認定被訴侵權技術方案未落入專利權的保護範圍。(註3)

中國大陸北京市高級人民法院《專利侵權判定指南(2017)》第24條規定:寫入權利要求的使用環境特徵對專利權的保護範圍具有限定作用。被訴侵權技術方案能夠適用於權利要求記載的使用環境的,應當認定被訴侵權技術方案具備了權利要求記載的使用環境特徵,而不以被訴侵權技術方案實際使用該環境特徵為前提。但是,專利文件明確限定該技術方案僅能適用於該使用環境特徵,有證據證明被訴侵權技術方案可以適用於其他使用環境的,則被訴侵權技術方案未落入專利權的保護範圍。

被訴侵權技術方案不能適用於權利要求中使用環境特徵所限定的使用環境的,應當認定被訴侵權技術方案未落入專利權的保護範圍。

使用環境特徵不同於主題名稱,是指權利要求中用來描述發明或實用新型所使用的背景或者條件且與該技術方案存在連接或配合關係的技術特徵。

三、案情介紹

(一) 涉案專利為由申請人智英科技股份有限公司於2017年4月27日申請,申請號201720458033.X,名稱「網路插頭上蓋自動定位結構」的實用新型專利,於2018年1月2日獲得授權公告,後於2018年9月25日授權給東莞光距電子有限公司(以下簡稱光距公司)實施,並約定光距公司有權與侵權方進行交涉或向法院起訴。2020年,光距公司委託代理人對在寧波普能通訊設備有限公司(以下簡稱普能公司)處購買涉案被訴侵權產品的過程進行公證,並向浙江省寧波市中級人民法院(以下簡稱一審法院)提起專利侵權訴訟,一審法院於2021年7月23日作出(2020)浙02知民初436號民事判決(註4),判決被訴侵權產品中並無涉案專利權利要求1中的網路線,缺少了涉案專利權利要求1中的必要技術特徵,故未落入涉案專利保護範圍。

原告光距公司不服,向中國大陸最高人民法院(以下簡稱最高院)提起上訴,最高院於2022年4月18日作出(2021)最高法知民終1921號民事判決,判決涉案專利權利要求1中的網路線技術特徵屬於使用環境特徵,且被訴侵權產品適用於網路線,故被訴侵權產品可以適用於涉案專利權利要求1記載的上述使用環境,應當認定具備了權利要求1記載的“一含有多條內部芯線的網路線,該網路線的前端一定長度伸入上述插頭本體內部”的使用環境特徵。被訴侵權產品落入涉案專利權利要求的保護範圍,構成專利侵權。

(二) 涉案專利公告版本中權利要求1請求保護一種網路插頭上蓋自動定位結構(參閱以下附圖),記載內容如下:

(三) 本案雙方當事人主要爭執被訴侵權產品是否缺少涉案專利權利要求1中的“一含有多條內部芯線的網路線,該網路線的前端一定長度伸入上述插頭本體內部”技術特徵。對此,一審法院及最高院的見解如下。

(四) 一審法院見解:

本案原告專利保護對象為一種網路插頭上蓋自動定位結構,其專利權利要求1中的特徵包括“一條含有多條內部芯線的網路線,該網路線的前端一定長度伸入上述插頭本體內部”,該特徵對網路線的種類及網路線的連接插頭本體的位置進行了明確的特別限定,該特定網路線構成上述網路插頭上蓋自動定位結構的組成部分,上述特徵為涉案專利權利要求1中的必要結構特徵,並非使用環境特徵。根據相關法律規定,被訴侵權技術方案包含與權利要求記載的全部技術特徵相同或者等同的技術特徵的,人民法院應當認定其落入專利權的保護範圍;缺少權利要求記載的一個以上的技術特徵,或者有一個以上技術特徵不相同也不等同的,人民法院應當認定其沒有落入專利權的保護範圍。本案被告所產銷的被控侵權產品實物左側為一網線通道入口,產品中並無涉案專利權利要求1中的該特定網路線,缺少了涉案專利權利要求1中的必要技術特徵,故未落入涉案專利保護範圍

(五) 最高院見解:

所謂使用環境特徵,是指權利要求中用來描述發明所使用的背景或條件的技術特徵。

按照技術特徵所限定的具體對象的不同,技術特徵可分為直接限定專利技術方案本身的技術特徵以及通過限定專利技術方案本身之外的技術內容來限定專利技術方案的技術特徵。

前者一般表現為直接限定專利技術方案的結構、組分、材料等,後者則表現為限定專利技術方案的使用背景、條件、適用對象等,進而限定專利技術方案,因而被稱為“使用環境特徵”。

常見的使用環境特徵多表現為限定專利技術方案的安裝、連接、使用等條件和環境。但鑑於專利要求保護的技術方案的複雜性,使用環境特徵並不僅僅限於那些與被保護技術方案安裝位置或連接結構直接有關的結構特徵。對於產品權利要求而言,用於說明有關被保護技術方案的用途、適用對象、使用方式等的技術特徵,也屬於使用環境特徵。

涉案專利所要保護的是網絡插頭上蓋自動定位結構的技術方案,對於涉案專利權利要求1中“一含有多條內部芯線的網路線,該網路線的前端一定長度伸入上述插頭本體內部”技術特徵,本領域普通技術人員在閱讀專利權利要求書、說明書及專利審查檔案後可以明確而合理地得知涉案專利技術方案的上蓋定位結構適用對象為網線,且其使用方式是將網線的前端插入插頭本體內部,故該技術特徵屬於使用環境特徵

經比對,普能公司所產銷的被訴侵權產品實物左側為一網線通道入口,並無網線,但根據被訴侵權產品的實際用途,結合本領域普通技術人員的理解,被訴侵權產品適用於網線,且電路板導線座設有多個與網線連接的構件,使用時網線的前端伸入被訴侵權產品內部,故被訴侵權技術方案可以適用於涉案專利權利要求記載的上述使用環境,應當認定具備了權利要求1記載的“一含有多條內部芯線的網路線,該網路線的前端一定長度伸入上述插頭本體內部”的使用環境特徵。原審法院關於該技術特徵的認定有誤,本院予以糾正。

四、結論

本判例中,最高院進一步闡釋了前揭中國大陸《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》第九條、中國大陸北京市高級人民法院《專利侵權判定指南(2017)》第24條規定中所記載之使用環境特徵,並指出「鑑於專利要求保護的技術方案的複雜性,使用環境特徵並不僅僅限於那些與被保護技術方案安裝位置或連接結構直接有關的結構特徵。對於產品權利要求而言,用於說明有關被保護技術方案的用途、適用對象、使用方式等的技術特徵,也屬於使用環境特徵。」,可謂對使用環境特徵的認定有了具體的說明。

在專利侵權訴訟/糾紛中,被告應當注意,不可因為被訴侵權產品缺少了涉案專利權利要求中的某一技術特徵,就認為一定不侵權,若所缺少之技術特徵屬於使用環境特徵,且被訴侵權產品能適用於該使用環境特徵,仍會被認定被訴侵權產品具備該技術特徵、落入涉案專利權的保護範圍、對涉案專利構成侵權,不可不慎。

※ 註釋 ※

  1.

「全面覆蓋原則」為中國大陸用語,對應台灣用語為「全要件原則 All-Elements Rule / All-Limitations Rule」,參考中國大陸北京市高級人民法院《專利侵權判定指南(2017)》第35條、經濟部智慧財產局2016版專利侵權判斷要點。

  2.

(2021)最高法知民終1921號判決書。

  3.

法釋﹝2016﹞1號,2016年4月1日施行。

  4.

(2020)浙02知民初436號判決書。

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