智慧財產專業團體

一、前言

台灣商標法採註冊保護主義，賦予取得商標註冊者排他權，商標權人得本於商標權利，拘束相同或類似商品及服務領域中，申請註冊在後之相同或近似商標，然取得權利後，若因嗣後違法使用、未使用或停止使用、未附加區別標示、已成為通用名稱或標章，或基於公益考量，商標權利則有可能遭到廢止，將使原本註冊在案之商標向將來失去效力。而觀察消費市場中，商標權人實際使用商標時，可能基於廣告宣傳、產品包裝設計等商業考量，未完全依照原註冊圖樣使用商標，惟此變換或加附記使用商標之行為，原則上為商標法所禁止，此於商標法第63條第1項第1款定有明文，本款條文之規範目的係在避免商標權人因不當使用而與他人註冊商標產生衝突與混淆，本文擬就實務上案例說明此條款之構成要件及整理實務意見，以裨商標權人正確、合法地使用註冊商標於交易市場，有效維持商標權並發揮其應有功能。

二、商標法針對自行變換商標或加附記使用廢止事由之相關規定簡介

(一) 第63條第1項第1款：

按商標法第63條第1項第1款規定，商標註冊後「自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者」，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊。

(二) 第57條第2項及第3項

次按商標法第67條第2項(註1)準用之第57條第2項及第3項規定，「以註冊商標有本款規定申請廢止，而據以廢止商標之註冊已滿3年者，應檢附據以廢止商標於申請廢止前3年有使用於據以主張商品或服務，或其未使用有正當事由之事證」，且「使用證據應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣」。前引規範係為避免未於市場上使用的商標可以排除他人商標註冊之不合理現象，符合商標保護之必要性而設立。

(三) 因此，欲主張他人商標有變換或者加附記而致相關消費者混淆誤認之虞，需具備以下要件：

1. 商標權人於商標註冊後，自行變換商標或加附記。

2. 經變換或加附記之商標，相同或近似於他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標。

3. 經變化或加附記之商標，與據以廢止商標有使相關消費者混淆誤認之虞。

4. 若據以廢止商標註冊超過3年，應提出實際使用事證。

本文茲先介紹實務上商標權人自行變換或加附記使用商標之可能態樣，再就自行變換或加附記使用商標的結果，是否有致相關消費者產生混淆誤認之虞的審酌要素加以分析。此外， 108年智慧財產局(下稱「智慧局」)修正發布之「註冊商標使用之注意事項」4.2章節內容已清楚指明，商標法第63條第1項第1款之規範目的及適用意旨與商標有無真實使用而得以維權(涉及同法第63條第1項第2款規定)之判斷標準不同，雖第63條第1項第1款之適用前提乃是商標權人變換使用註冊圖樣，然此與商標權人因實際使用圖樣與註冊圖樣不同，遭認定喪失同一性之內涵不同，因此，實務上商標廢止申請雖然經常同時據63條第1項第1款以及同條項第2款提出，本文所討論之內容則與商標法第64條規定所談及之實際使用同一性規定無關(註2)，先予敘明。

三、何謂自行變換商標或加附記使用？

所謂自行變換商標或加附記使用，參照「商標法逐條釋義」之說明，係指就註冊商標本體之文字、圖樣、色彩、形狀或聲音、動態變化等加以變更或加添其他文字、圖樣或態樣，使得實際使用的商標與其註冊商標不同。由於市面上商標變換或加附記之使用之情形極為複雜多樣，本文歸納出幾種常見之態樣類別，就各分類試舉實務案例，並附上此些案件之商標註冊圖樣及實際使用態樣，供讀者參考：

(一) 變更文字大小、比例、排列方式─「臻愛蘇菲」案(註3)：

本案系爭「臻愛蘇菲」商標指定使用於第045類之「各種服飾租賃；服裝租賃；禮服租賃；晚禮服租賃；制服租賃」服務，遭據爭「蘇菲瑪索及圖」商標權人申請廢止，經智慧局審查認為，系爭商標註冊圖樣係由中文「臻愛蘇菲」以相同大小字體橫書而成，而根據系爭商標權人店面招牌照片觀之，明顯可見係將「臻愛」二字以相對較小之比例置於「蘇菲」右上方，因此，系爭商標於實際使用時有刻意縮小「臻愛」二字比例之情形，足以認定確實有變換使用之情事。

(二) 變更文字字體、字型─「IPASS」案(註5)：

本案系爭「IPASS」商標指定使用於第041類之教育訓練；娛樂休閒；運動及文化活動服務，遭據爭「iPASS一卡通」商標權人申請廢止，經智慧局審酌系爭商標使用於教材資料等證據後指出，系爭商標註冊圖樣係由全部大寫之外文「IPASS」組成，而實際使用時，系爭商標權人於外文「iPASS」旁皆明確標示有表示註冊商標之記號「®」，足見此確實為系爭商標之使用，從而有將系爭商標外文「IPASS」之字首大寫「I」變換為小寫「i」之情事存在，未依照原核准圖樣使用，足以認定確實有變換使用之情事。

(三) 部分使用─「三樹棉襪」案(註7)：

本案系爭「三樹 SAN TREE 及圖」商標指定使用於第039類之「襪子…」商品，被據爭「Sun Flower 及圖」等商標之商標權人申請廢止，智慧局審酌襪子照片及商品實物等系爭商標使用事證後認為，本案系爭商標之圖樣係由方框內置「St」設計圖、外文「San Tree」及中文「三樹」上下排列所組成，而其實際使用時，於襪子本體上係將「St」設計圖及外文「San Tree」置於一長方框內標示，並未使用中文「三樹」字樣，與系爭商標整體圖樣不同，堪認系爭商標註冊後，確有「自行變換商標或加附記」之情形。

(四) 變更商標圖樣顏色─「十字標章圖」案(註9)：

本案系爭「十字標章圖」商標指定使用於第018類之「各種皮包、錢包、手提包、手提袋、背包、行李箱…」商品，被據爭「overland 及圖(二)」商標權人申請廢止，智慧局認為，系爭商標係由墨色矩形底圖內置反白設色之十字設計圖形構成，而據系爭商標之使用資料觀之，系爭商標權人之斜側背包拉鍊頭或背包、提袋上所使用之與系爭商標同為矩形底圖內置十字設計圖形之商標圖樣，係作紅底白字(或金屬顏色)設色，與系爭商標不同，應有自行變換商標之情事。

(五) 加附記─「MUSASHI」案(註11)：

本案系爭「MUSASHI」商標指定使用於第017類之「橡膠、塑膠製油封墊圈、墊片、襯墊、封環、護油圈、油封」商品，被據爭「M & Device」等商標權利人申請廢止，經智慧局指出，系爭商標係由外文「MUSASHI」所構成，而系爭商標權人實際使用之商標圖樣，其以系爭「MUSASHI」商標，附加菱形「M」圖、抽象幾何排列與不完整圓及「OIL SEAL」、「MUSASHI OIL SEAL MFG. CO .LTD」、「MADE」、「TAIWAN」等圖文所組成，與系爭註冊商標單純文字之設計態樣差異明顯，依一般社會通念觀察，系爭商標權人自有變換商標與加附記之行為。本案經智慧局為系爭商標應予廢止之處分，系爭商標權人不服，提起訴願遭駁回，遂向智慧財產及商業法院提起行政訴訟，獲判敗訴，判決理由仍認為系爭商標權人確有將系爭商標自行變換使用之情事，嗣後系爭商標權人再以判決違背法律為由提起上訴，經最高行政法院以上訴不合法，裁定駁回，全案乃告確定。

(六) 同時變換與加附記─「信手工坊」案(註13)：

本案系爭「信の手工坊」商標指定使用於第030類之「糖果、餅乾、穀製零食、麵包、蛋糕…」商品，經申請廢止人以有第63條第1項第1、2款規定之情形申請廢止註冊，智慧局審查認為，據系爭商標權人所提出之門市招牌、商品包裝盒及網頁資料等，可清楚觀出標示中文「信手工坊」及鶴圖形，而上開實際使用之商標態樣與系爭商標註冊圖樣係由中日文「信の手工坊」所構成相較，中文「信手工坊」字體設計有所不同，且將原註冊圖樣中之日文「の」部分刪略不用，未完整呈現註冊圖樣之各個組成元素，復搭配鶴圖形緊密使用，予人寓目印象為聯合式商標，已與原註冊商標圖樣產生差異，應足認系爭商標權人於系爭商標註冊後有「自行變換商標或加附記」使用之情形。

(七) 小結

1.  自前引案例顯示，許多業者均有在實際使用註冊商標時改變其原有圖樣之情事，市面上更經常發生如同「信手工坊」案之使用情形，對商標為變換設計又附加其他識別部分，前舉案例僅是例示，實務上判斷商標權人有無變換商標或加附記使用商標，係就客觀事實證據加以認定，並不受限於本文所列舉類別。

2. 再者，就實務案例觀察，只要商標之實際使用客觀上與原註冊商標整體圖樣產生差異，即可能會被智慧局認定為具有「自行變換商標或加附記」使用之事實，智慧局就此部分的認定標準寬鬆。惟商標權人自行變換商標或加附記使用是否構成63條第1項第1款廢止事由，仍需藉變換商標與加附記使用之結果，是否有「致相關消費者產生混淆誤認之虞」為斷，智慧局對於本條款有無適用，似將審查重點著重於後段；例如：前述「臻愛蘇菲」案、「IPASS」案、「三樹棉襪」案、「十字標章圖」案、「信手工坊」案，雖然商標有「未依照核准圖樣使用」之情形，惟最終仍以「無使相關消費者產生混淆誤認之虞」為由，核駁廢止申請。本文後段將接續就是否「有使相關消費者混淆誤認之虞」之要件加以分析。

四、變換或加附記使用之商標，是否致生消費者混淆誤認之虞之判斷標準：

(一) 商標法第63條第1項第1款所謂「有使相關消費者混淆誤認之虞」，係指商標經變換或加附記使用後之態樣，與其原註冊圖樣相異，並因商標權人此種不當使用之結果，使相關消費者將之與他人商標混淆，進而誤認兩者商品或服務來自同一來源，或不同來源間有所關聯，導致商標喪失其識別功能，則應予以廢止。至於「混淆誤認之虞」之判斷，基於同一用語同一內涵之法理，可援用智慧局所發布「混淆誤認之虞審查基準」中臚列之8項參酌因素綜合考量：

1. 商標識別性之強弱。

2. 商標是否近似暨其近似之程度。

3. 商品/服務是否類似暨其類似之程度。

4. 先權利人多角化經營之情形。

5. 實際混淆誤認之情事。

6. 相關消費者對各商標熟悉之程度。

7. 系爭商標之申請人是否善意。

8. 其他混淆誤認之因素。

(二) 從近年實務案例觀察，法院或審查機關如何判斷自行變換商標或加附記，是否有致相關消費者產生混淆誤認之虞：

就商標法第63條第1項第1款文義以觀，商標權人自行變換商標或加附記，非必然即會遭廢止成立，仍須符合「與他人商標近似」、「商品或服務類似」且「致生混淆誤認之虞」之構成要件，亦即，商標權人取得商標註冊後，縱因商業考量自行變更商標字體、顏色、排列方式，或刪略聯合式商標中部分文字、圖形，抑或是另行附加說明文字、裝飾圖形等，倘若其實際使用態樣尚不致使相關消費者將之與他人商標產生混淆誤認之虞，尚非絕對為商標法所不許；反之，若因不當使用而有侵害他人商標權利之虞慮，則有面臨廢止處分之風險。本文試舉近期實務案例，探討本條款適用之情形：

1. 「PARISTY」案：

因變換商標圖形及文字色彩，致與據爭商標產生混淆誤認之虞(註15)：

本案系爭商標之被授權人於實際使用時，將原先為墨色之螞蟻圖形及外文「PARISTY」，分別施以紅色及綠色，致使系爭商標變換使用後之態樣，與據爭商標圖樣相較，在外觀上均有一隻左向紅色之螞蟻圖，其下置一排以「P」/「p」起首之7個綠色外文字母，予人寓目印象相仿，構成近似程度不低之商標，所指定使用之商品間復存在同一或高度類似關係，經智慧局認定有使相關消費者混淆誤認之虞，作出廢止成立之處分。

值得注意的是，本案申請廢止人曾另案以商標法第30條第1項第10款(註17)對系爭商標提出異議，惟彼時智慧局認定系爭「 」商標與該另案據爭「 」商標並未構成近似(註18)，在此二案中，另案據以異議及本案據以廢止商標並不完全相同，然仍可藉由另案突顯，本案據以廢止商標之紅、綠配色屬其主要識別特徵之一，則系爭商標自行變換色彩，即會影響本案二造商標近似與否之判斷。

(下期待續)

※ 註釋 ※