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一、前言
解釋專利範圍是判斷有無侵害專利權的開始，也是核心，因而在專利侵權訴訟中，一旦法院對兩造當事人爭執的專利範圍用語意義作出解釋，則專利是否將被認定侵害通常已大勢底定，許多專利上的爭端也因而可被解決。然而，解釋專利範圍有其方法及一些原理規則，在實際運用上，即便是就相同規則適用於相同解釋議題，也常因解釋者的不同而有分歧的結論。
本文以美國CAFC於2022年4月1日作成的Genuine Enabling Technology v. Nintendo案(註1)為例來說明，針對訟爭的專利U.S. Patent No. 6,219,730(下稱730專利)請求項中的「輸入信號(input signal)」一詞的專利範圍解釋，原審地方法院係認同被告Nintendo主張的狹隘解釋，並據以作成有利被告的不侵害簡易判決。原告Genuine不服上訴，CAFC於審理解釋專利範圍後廢棄發回本案，認為地方法院對input signal的解釋有誤，CAFC反而認同原審原告所提出較為寬廣的專利範圍解釋。本案涉及的專利範圍解釋議題有二：一是專家意見這種外部證據該如何正確採用；另一則是在專利申請取得歷程中，申請人為了克服審查意見前案證據的挑戰而進行答辯，在往後訴訟上所可能產生對於專利範圍的棄權(disclaimer)或否定(disavowal)的效果。
二、系爭730專利及其申請歷程簡介
(一) 730專利簡介及原告侵害主張
730專利早在1998年即已提出申請並於2001年取得，專利技術內容與電腦系統的周邊輸入裝置有關。依730專利說明書所述，先前技藝的電腦系統(參下圖左FIG. 1A)，係透過如滑鼠11或鍵盤等這種使用者輸入裝置(user input device，或UID)來接收使用者的輸入，另外電腦也會使用I/O卡來處理各種類型的信號，以一音效卡15為例，其可用來接收來自麥克風16的語音輸入並將語音傳輸至一擴音器17。730專利指出先前技藝的問題，在於相關UID以及I/O卡都會分享有限的電腦系統資源，且使用時的組態設定(configuration)會相當繁瑣。
為解決問題，730專利提出一種新的UID(如上圖中FIG. 1B實施例)可以有效率的使用電腦資源。由於該UID(如滑鼠18)設計為可直接接收來自麥克風16的語音輸入，也可傳輸語音輸出至擴音器17，如此就可不必再另接音效卡。為達成這樣的配置，730專利使用了一個「framer 34」(參上圖右FIG. 2A)的設計，接收來自滑鼠等UID與麥克風、擴音器等外部裝置的輸入，並將這些資料流同步且混合成為一種組合資料流(combined data stream)傳給電腦。
原審原告Genuine Enabling Technology LLC(下稱Genuine)於2017年初受讓取得730專利後，隨即對Nintendo Co., Ltd.及Nintendo of America, Inc.(下合稱任天堂或Nintendo)提起侵權訴訟，指控包括Wii及Switch在內任天堂一系列體感遊戲機的五種控制器(見下圖(註2))侵害了730專利請求項第10、14–18、21–23及25項。何以如此？讀者可用Wii遊戲機的網球遊戲為例想像，例如發球時玩家會先揮動任天堂的右手把控制器同時在適當時點按下手把上的按鈕將球發出，原告主張的侵害論大致上是以控制器按鈕產生信號解讀為如同730專利中的滑鼠18等UID的信號，而揮動手把控制器導致控制器中的加速度計(accelerometer)產生的輸入信號(此即前述本案解釋專利範圍爭執焦點的input signal)則如同專利中的麥克風輸入信號，二者由framer同步混合成為組合資料流再傳給遊戲主機電腦。
(二) 730專利申請檔案歷史與關鍵前案證據Yollin
申請過程中，審查委員引用前案證據U.S. Patent No. 5,990,866 (下稱Yollin)核駁730專利請求項第1、6及23項為顯而易見，Yollin前案也是從滑鼠或搖桿等指向輸入裝置出發，例如滑鼠因移動可產生二維移動資訊供遊標作用(即位置變化資訊，由下圖左發明實施例的移動轉譯單元102處理)，以及按壓左鍵或右鍵(即使用者選擇資訊，由下圖左發明實施例的使用者選擇系統104處理)。此外也屬習知輸入裝置者為一種來自生理感測器(如體溫計、心電圖等)的生物回饋輸入，該輸入由於會消耗許多電腦系統的I/O埠資源，故通常會有需要設置專用的生理反應輸入裝置來處理。Yollin技術內容則是揭示一種整合了生理反應偵測器106功能的指向輸入裝置(如下圖右FIG. 7的滑鼠，其中706、708及710為生理反應偵測器)，此裝置不會過度消耗電腦的I/O埠資源。
Yollin進一步說明生理反應偵測器可以是膚電效應(Galvanic Skin Response)偵測器、肌電圖(肌肉張力)、心電圖(心臟活動)、腦電圖(腦活動)、體溫計、血壓偵測器等等，然而Yollin並未特別討論到該些生理偵測器所產生信號的頻率大小是多少。依Yollin的揭示，審查委員認為730專利請求項第1、6及23項中的「輸入信號(input signal)」等技術特徵，透過前案Yollin揭示的移動轉譯單元102、使用者選擇系統104以及生理反應偵測器106等的教示為顯而易見。
730專利的申請人(即發明人)Mr. Nguyen對以上核駁OA予以答辯，要點包括：Yollin並未充分教示730專利的input signal特徵，因為730專利各請求項的input signal係「包含音頻或更高頻率的信號("signals containing audio or higher frequencies")」，此等信號相較於Yollin前案「緩慢變化("slow varying")」的生理反應信號而言，需另外考慮到並解決可能的信號碰撞問題。Mr. Nguyen在答辯中再三強調Yollin前案雖有揭示混合信號，但Yollin前案卻從未提到使用「包含音頻或更高頻率的信號("signals containing audio or higher frequencies")」，Yollin專利技術僅能使用於「緩慢變化("slow varying")」的信號。隨後，審查委員接受上揭答辯理由並於申請人未修正的情況下核准相關請求項。
三、地方法院階段的專利範圍解釋
原審原告Genuine於2017年初對任天堂的五種體感遊戲機控制器提起了侵權訴訟後，在地方法院2020年初的Markman hearing中，兩造當事人專利範圍解釋的爭執重點在於所有訟爭請求項中都具有的「輸入信號(input signal)」要件，對此兩造提出的解釋版本分別如下：
原告Genuine的寬廣解釋：
「一具有音頻或更高頻率的信號("a signal having an audio or higher frequency")」；
被告Nintendo的狹窄解釋：
「一具有音頻或更高頻率的信號("A signal containing audio or higher frequencies")。Mr. Nguyen放棄(disclaimed)了信號在500 Hz或更低的部分。他也放棄了信號係由位置變化資訊、使用者選擇資訊、生理反應資訊以及其他緩慢變化("slow varying")資訊所產生者。」
任天堂極為狹窄的解釋，策略目的在於企圖定義出input signal的頻率大小數值範圍用來認定不侵害。由於音頻信號(即人耳聽覺可以感知到的信號)的頻率範圍約為20 Hz 至20,000 Hz，依據原告Genuine對輸入信號的寬廣解釋「一具有音頻或更高頻率的信號」，將會包含20 Hz至20,000 Hz音頻信號或更高頻率的信號(換言之，Genuine主張只有小於20 Hz的信號才不該當730專利的input signal)。而任天堂為了降低被認定侵害的可能性，當設法更為縮小input signal頻率的範圍。
為支持窄化的專利範圍解釋，任天堂在原審提出專家Dr. Howard Chizeck的意見書，針對Yollin前案的生理感測器運作特色予以討論，Dr. Chizeck使用一份標題為「選擇生理現象的範圍及頻率("Range and Frequency of Select Physiological Phenomena")」的圖表，Dr. Chizeck稱該圖表資訊引用自一份他稱之為「Yuce, et al.」的參考資料。根據該圖表，Dr. Chizeck指出「Yollin前案所述生理感測器產生信號的最大頻率為至少500 Hz。」依據Dr. Chizeck的意見，任天堂主張技藝人士可以理解Yollin所教示的生理感測器信號會具有一上限最大頻率為至少500 Hz，因此730專利申請人Mr. Nguyen於申請過程中為了與Yollin區別，應放棄了Yollin案揭示的生理感測器信號500 Hz以下部分(換言之，任天堂主張小於500 Hz的信號即不該當730專利的輸入信號)。任天堂進一步以地院若接受其專利範圍解釋為前提，向法院聲請不侵害的簡易判決，因為任天堂被控侵權的體感遊戲機控制器所發出的信號是緩慢變化的信號而頻率小於500 Hz，此部分則已在申請過程中為申請人Mr. Nguyen所放棄。
地方法院的專利範圍解釋結果，針對input signal基本上與被告任天堂的解釋版本一致，主要理由之一是地方法院認為申請歷程中申請人Mr. Nguyen一再強調為了區別Yollin「緩慢變化("slow varying")」信號，故Yollin緩慢變化信號的較低頻率，應成為730專利input signal的頻率下限。理由之二是地方法院採用了任天堂這邊專家Dr. Chizeck關於Yollin緩慢變化信號頻率上限為500 Hz的意見。接下來在侵害比對方面，前已述及，被控侵權體感遊戲機控制器在揮動時會導致控制器中的加速度計產生一input signal，但該信號是屬於緩慢變化的信號(即小於500 Hz)，故不該當730專利的input signal，從而地方法院於2020年7月30日准許了任天堂所聲請的不侵害簡易判決(註3)。原告Genuine不服而提出上訴。
四、CAFC廢棄發回的理由
地方法院解釋專利範圍採取被告任天堂的版本，其理由與解釋專利範圍方法中的二個規則適用相關，首先是專家意見這種外部證據(extrinsic evidence)在解釋專利範圍時的運用，另一則是申請歷程的棄權(the doctrine of prosecution disclaimer)這種會對專利範圍發生限制效果的解釋。
(一) 外部證據專家意見
如同名稱「內部」或「外部」本身的區別意味所顯示，解釋專利範圍時的內部證據應優先於外部證據。CAFC於本案中引用該院於2005年作出關於解釋專利範圍的重要en banc判例─Phillips v. AWH Corp.案，重申外部證據在專利範圍解釋上比起內部證據較為不可靠的諸多原因，而提醒下級法院不可過度仰賴外部證據，否則將可能導致所解釋的意義已然變更了內部證據如申請專利範圍、說明書以及申請檔案歷史等公開文件所顯示的意義，而損及將專利文件公告的公眾信賴原則。
CAFC進一步指出，專家意見作為一種外部證據的類型，於解釋專利範圍時可能有助於提供專利技術的背景說明，或解釋發明的運作以確保法院對技藝人士如何理解專利的技術層面不致出錯，又或是理解一個專利或先前技藝領域中某特定用語的特殊意義。然而，專家意見並不能作為用來偏離內部證據的用途，換言之，專家意見這種外部證據需與內部證據互相一致方可採為解釋專利範圍的基礎。
(二) 申請歷程的棄權(the doctrine of prosecution disclaimer)
申請取得專利的歷程，何以可能在未來行使權利爭訟時會對專利範圍解釋發生如同棄權的限制效果？主要理由是要對專利權人透過專利範圍解釋重新取回申請過程中已放棄掉的特定意義加以限制。另外，申請歷程棄權規則的應用也可促進內部證據的公示功能，並保護對於在申請過程中明確之陳述的公眾信賴。而申請過程的陳述會成立專利範圍棄權的條件為何？美國判例法要求該陳述必需是夠清楚明白(clear)到可顯示出合理的明晰及刻意，且必需無誤(unmistakable)而不能是模稜兩可的棄權證據(註4)。或許是基於「放棄(disclaim)」或「否定(disavow)」的字面意義都屬一種具有明白意向的行為，為避免被質疑有無棄權的陳述乃模稜兩可或有多重合理解釋意涵，故要成立申請歷程的棄權需以該放棄陳述係明白且無誤(clear and unmistakable)為前提。
CAFC指出，原審兩造當事人都同意申請人Mr. Nguyen在730專利申請歷程時曾為了區別審查引用的Yollin前案，有了某種程度的棄權─即輸入信號的頻率在小於音頻信號頻譜下限頻率20 Hz部分明確的已被放棄，只是雙方爭執棄權範圍是否僅止於此，而有無其他被放棄的頻段部分。結論上，CAFC大致同意Genuine上訴理由的主張，即申請歷程明白顯示出，除了緩慢變化(slow varying)信號部分確屬棄權無誤之外，地方法院過度窄化的解釋內容是毫無根據的，特別是地方法院不僅錯誤設定出一個內部證據即申請檔案歷史所無、以頻率大小作為基準的明確界限，地方法院更是錯誤依據任天堂的專家Dr. Chizeck意見這種外部證據，將頻率基準的界限設定在500 Hz，何況專家意見的依據還是採用Yuce, et al.這樣的外部證據參考資料。
CAFC總結上述，指出本案申請歷程中明白無誤的專利範圍放棄部分，應僅及於Mr. Nguyen所針對音頻信號頻譜下限以下的部分，而不及其他。前述730專利申請歷程中，Mr. Nguyen曾於答辯中再三強調Yollin前案雖教示緩慢變化的信號，但730專利發明係關於包含音頻或更高頻率的信號，隨後審查委員接受了答辯理由的區分並核准相關請求項，可見Mr. Nguyen及審查委員對此可謂達成共識。至於原審認為其他亦具有申請歷程棄權的專利範圍解釋，例如信號在500 Hz或更低的部分，CAFC認為由檔案歷史來看並不該當有明白無誤的棄權，而地方法院卻錯誤的以專家意見外部證據來凌駕內部證據，而得出500 Hz這個在申請歷程中完全找不到根據的門檻數值，遑論Dr. Chizeck的專家意見還是以Yuce, et al.這種外部證據為依據，所以地方法院可謂依循了「外部證據的外部證據」，並令其優先於內部證據。最後，原審地方法院認為棄權部分除了信號的頻率數值外，還及於信號係由「位置變化資訊、使用者選擇資訊、生理反應資訊以及其他緩慢變化資訊所產生者」等以信號的性質或內容來界定者，同樣CAFC也認為在申請歷程中並找不到其明白無誤的棄權根據。所以CAFC最終採取了原告Genuine的寬廣專利範圍解釋，將輸入信號解釋為「一具有音頻或更高頻率的信號("a signal having an audio or higher frequency")」，廢棄發回地方法院的不侵害簡易判決。
五、結論
本案CAFC指正了地方法院二個專利範圍解釋原則的適用：一為內部證據優先外部證據；二為申請歷程的棄權。這二個解釋原則相關內容可以參考對照台灣智慧財產局民國105年2月版的專利侵權判斷要點第9至12頁關於內部證據、外部證據以及內部證據優先外部證據等段落的說明。解釋時要「內先於外」的原則固無問題，至於申請歷程的棄權，中國大陸稱之為禁止反悔原則(註5)，台灣的專利侵權判斷要點在第2.5.1.2節關於申請歷史檔案有提到「專利案自申請專利至專利權維護過程中，專利申請人或專利權人為了克服審查意見或舉發理由而對請求項之用語或技術特徵作出限縮性解釋時，則該申請歷史檔案亦可作為解釋請求項之依據。」是為與申請歷程棄權相關的規定。
雖未如同中國大陸或美國法院特別將禁止反悔或棄權等明白規範，台灣在實際專利侵權訴訟解釋的案例上常可發現法院運用了申請檔案歷史作為限縮專利範圍解釋的依據，其中也不乏限縮的事由與本文案例來自申請歷程中申請人所為的答辯理由相類似，雖然台灣法院鮮少直接言明適用專利申請歷程棄權。換言之，較之給出一個解釋意義再指出申請人曾放棄其中什麼範圍這樣的?事方法，常見台灣法院是直接說明解釋專利範圍的結論，以及如何依申請歷程而為限縮。另外值得提醒的是，申請歷程的棄權與對抗均等擴張的均等論限制事項之申請歷史禁反言(Prosecution history estoppel) (註6)並不相同，二者的適用時機及方法皆有區別，不宜混淆。
本案CAFC廢棄發回原審的不侵害簡易判決，主要因為地方法院解釋專利範圍時在專家意見外部證據的採用以及申請歷程棄權的適用上有所錯誤，但應注意CAFC在本案並非完全否定申請歷程棄權，而是強調在適用上要依明白無誤要件檢視以適當限縮專利範圍。透過本文介紹，申請人或專利師及專利代理人應可理解，在專利申請過程中為了克服核駁審查意見而對引用前案作出區別比較陳述時必需審慎為之，即使並未修正限縮請求項，但在未來行使權利進行訴訟時，法院還是可能透過解釋專利範圍，依申請檔案歷史而對專利範圍予以限縮。
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