智慧財產專業團體

一、前言

在專利侵權訴訟中，由於請求項解釋(claim construction)涉及專利權的權利範圍大小，因此請求項該如何解釋，一直都是兵家必爭之地。請求項解釋時需考量眾多因素，參考台灣智慧局所頒布的「專利侵權判斷要點」，請求項解釋的其中幾個參考原則有：「請求項界定之範圍主要取決於請求項之文字，應以該發明所屬技術領域中具有通常知識者於參酌內部證據後所理解之通常意義予以解釋。」、「不得將一請求項解釋為與另一請求項相同，而使二者的請求項界定之範圍相同。」，以及「不得將請求項內容僅解釋為說明書或圖式記載之具體實施方式或實施例」等等。(註1)

上述的內部證據，舉例來說可為被解釋專利的申請歷史檔案，包含修正歷史及申復歷史等。(註2)換言之，在審查過程中針對申請專利範圍之修正，也會影響到請求項的解釋結果。

在Littelfuse, Inc. (下稱Littelfuse公司) v. Mersen USA EP Corp. (下稱Mersen公司) 一案(下稱本案，(註3))中，Littelfuse公司所據以主張之系爭專利，即公告第US 9,564,281號專利，在一開始申請時，其中數個附屬項原本分別對應於數個不同的實施例，卻因為在申請過程中面臨限制要求，使得Littelfuse公司將對應其中一個實施例的附屬項的技術特徵修正加入獨立項，並因而在美國聯邦地區法院(下稱地區法院)提起的侵權訴訟(註4)中，衍生出請求項解釋的爭議。

美國聯邦巡迴上訴法院(下稱CAFC)就前述請求項解釋爭議，提出了與地區法院不同的看法，撤銷地區法院的判決並發回重審。CAFC在本案中所運用的判斷標準，或可作為「專利侵權判斷要點」上述參考原則的借鑑參考。

二、案件背景

(一) 系爭專利之說明

1. 系爭專利之說明書：

在下面的說明中，有關系爭專利申請時之資料，以公開第US 2013/0257580號之公開本為準，而系爭專利可得行使之權利範圍，則以公告第US 9,564,281號之公告本為準。另外，由於系爭專利之申請人申請有系爭專利之家族案，即公告第CN 104221220號專利案，因此下面有關系爭專利元件名稱之中譯，將參考系爭專利家族案之用語。

系爭專利涉及一種用於在一保險絲(fuse)和一電導體(electrical conductor)間提供一電性連接的保險絲端帽(fuse end cap)。所述的電導體在系爭專利的實施例中，具體來說是一導線(cable)的其中一端。所述的保險絲端帽，適用於與另一保險絲端帽相配合穿套在該保險絲的兩相反端，以將該保險絲安裝在該導線的兩段的兩端之間，並相配合構成一保險絲組合(fuse assembly)。

在系爭專利說明書中所公開的每一實施例所揭露的保險絲端帽，都包括了一用以容納該保險絲的一保險絲本體(fuse body)的安裝套(mounting cuff)，以及一用以容納該電導體的端子(terminal)。

上位概念實施例

系爭專利說明書首先敘述了該保險絲端帽的一個上位概念的實施例，接著描述了三個不同的實施例，分別為機加工端帽(machined end cap)的實施例、沖壓式端帽(stamped end cap)的實施例，以及組裝式端帽(assembled end cap)的實施例。

機加工端帽	沖壓式端帽

根據系爭專利之說明書，機加工端帽及沖壓式端帽，可由「任何適合的『單一』導電材料」，經由機器工具加工或透過彎折壓制等方式製成。不同的地方在於，組裝式端帽則是由「任何適合的『兩』導電材料」製成。

具體來說，在系爭專利的第三實施例中，也就是在系爭專利的組裝式端帽的實施例中，安裝套與端子是分別由不同的兩件材料製成，再接合在一起(joined together)。例如，可將安裝套的一緊固桿(fastening stem)壓入該端子的一空腔(cavity)中，以將該安裝套與該端子接合在一起。該安裝套與該端子也能透過各種的其他緊固手段接合在一起，包括但不限於各種黏著劑(adhesives)、各種機械式緊固件(mechanical fasteners)，或焊接(welding)。

組裝式端帽

2. 系爭專利之請求項：

系爭專利公告時的請求項1、8、9如下：

1.一種保險絲端帽(fuse end cap)，包含：

一安裝套(mounting cuff)，界定出一第一空腔(first cavity)，容納有一保險絲本體(fuse body)的一端部，該保險絲本體的該端部絕緣；

一端子(terminal)，界定出一容納一導體(conductor)的第二空腔(second cavity)，其中，該端子被捲繞在該導體周圍以將該導體保持在該第二空腔內；及

一緊固桿(fastening stem)，由該安裝套延伸進該端子容納有該導體的該第二空腔中。

8.如請求項1所述的保險絲端帽，其中，該安裝套及該端子是由一塊連續的導電材料機器加工製成。

9.如請求項1所述的保險絲端帽，其中，該安裝套及該端子是由一塊連續的導電材料沖壓製成。

系爭專利公告時之獨立項10及附屬項19、20主要對應於請求項1、8、9，系爭專利公告時的請求項10、19、20如下：

10.一種保險絲組合，包含：

一第一保險絲端帽，具有一界定出一第一空腔的安裝套，以及一界定出一第二空腔的端子；

一緊固桿，由該第一保險絲端帽的該安裝套延伸進該端子的該第二空腔；

一第二保險絲端帽，具有一界定出一第一空腔的安裝套、一界定出一第二空腔的端子，以及一由該第二保險絲端帽的該安裝套延伸進該端子的該第二空腔的緊固桿……(請求項10另界定有保險絲及導體，但由於無關本案爭點，故予以省略)

19.如請求項10所述的保險絲端帽，其中，每一保險絲端帽是由一塊連續的導電材料機器加工製成。

20.如請求項10所述的保險絲端帽，其中，每一保險絲端帽是由一塊連續的導電材料沖壓製成。

(二) 系爭專利之審查、訴訟歷史：

在系爭專利申請時，請求項1、10僅有安裝套與端子的相關技術特徵，而未包含緊固桿的技術特徵。緊固桿的相關技術特徵是記載在系爭專利申請時的請求項7及18當中。也就是說，系爭專利申請時之請求項7-9及18-20，分別對應機加工端帽、沖壓式端帽，以及組裝式端帽三個實施例。

系爭專利公告時之請求項1、10，之所以與系爭專利申請時之請求項1、10不同，主要是在系爭專利的審查過程中，Littelfuse公司提出了修正。因為在系爭專利的審查過程中，審查委員認為說明書中的三個實施例，都代表了不同的獨立種類(distinct species)，發出了限制要求(restriction requirement)。作為回應，Littelfuse公司選擇與「組裝式端帽」實施例對應的請求項(即請求項7及18)進行審查，請求項8、9及請求項19、20則被撤回。

此後，審查委員根據35 U.S.C. § 102規定核駁，Littelfuse公司爰修正請求項1、10，並添加了有關「緊固桿」的限制條件。審查委員隨後允准了修改後的請求項1、10，且由於在美國的審查實務中，如果一上位概念請求項是可獲准專利的，則那些被撤回的附屬項將可重返審查(註5)，因此審查委員在得出附屬項8、9及附屬項19、20，具備可准項(即請求項1、10)的所有限制條件的結論後，審查委員重新加入了請求項8、9及請求項19、20。由於請求項8、9、19、20重返審查，因此也可以說審查委員發現，請求項8、9及請求項19、20所描述由單一導電材料形成的保險絲端帽，與請求項1、10所描述需要包括緊固桿的保險絲端帽相容。

在Littelfuse公司對Mersen公司提起的侵權訴訟中，地區法院在解釋請求項時，將「緊固桿」一詞解釋為「一桿件，連接或接合其他元件」(a stem that attaches or joins other components)，並將「一緊固桿，由該安裝套延伸進容納有該導體的該端子的該第二空腔」，解釋為「一桿件，由該安裝套延伸進容納有該導體的該端子的該第二空腔，且將『該安裝套連接到該端子。』」

地區法院在進一步闡明其請求項解釋，特別是「將該安裝套連接到該端子」的部分時，明確指出請求項1的範圍不涵蓋單件式的結構(即，由單一導電材料製成的端帽)。基於上述請求項解釋，雙方當事人達成訴訟上不侵權之合意(stipulation of non-infringement)，然而Littelfuse公司其後對於上述請求項解釋加以爭執，遂向CAFC提出上訴。

三、CAFC觀點：

Mersen公司在訴訟中主張，儘管有請求項差異原則，如果請求項的解釋與說明書的教示一致，則無須拒絕使某些請求項變得多餘的請求項解釋(註6)，然而CAFC認為，請求項差異原則並不是硬性規定(註7)，Mersen公司主張的請求項解釋方式，不僅會使得附屬項變得多餘，也會使得那些附屬沒有意義，應當避免此種情況(註8)，更何況Littelfuse公司主張的請求項解釋方式，有被說明書所支持，具體理由如下：

首先，一獨立項的範圍應該比依附於該獨立項的一附屬項的範圍更廣，因此如果一個附屬項讀取了要求保護的發明的一個特定實施例，則對應的該獨立項也必須涵蓋該實施例。(註9)否則，該附屬項將因為沒有進一步的範圍而無意義。(註10)、(註11)、(註12)導致此種無意義結果的請求項解釋方式，一般來說是不被偏好的。因此，系爭專利請求項8、9、19、20的單件式結構的描述，是請求項1及10也涵蓋單件式結構的有力證據。

其次，雖然在說明書中，有關「緊固桿」的詳細說明，僅與「組裝式端帽」的實施例有關，且該實施例是一多件式的結構，但CAFC認為法院不應將請求保護的發明限制在說明書中的較佳實施例或特定例中。(註13)、(註14)，更何況系爭專利的說明書中並沒有緊固桿不能存在於單件式結構中的相關內容。另外，系爭專利說明書中有關「緊固桿」的描述是：「由一安裝套460相反於空腔425的一側突伸」，CAFC認為在這樣的描述下，即使是在保險絲端帽由單一導電材料製成的實施例中，人們也可以想像由安裝套的一側突伸出的一桿件。

基於上述論點，CAFC給出結論：「緊固桿」與請求項、說明書及審查歷史最一致的解釋，並不會將請求項1及10限制在保險絲端帽由多件式導電材料製成的實施例中。CAFC也不同意地區法院認為請求項1及10不包含單件式實施例的論點，因此CAFC撤銷地區法院的不侵權判決並加以發回重審，諭示地區法院適用一「緊固桿」限制條件的新解釋。該限制條件需允許獨立項涵蓋單件式及多件式的實施例。

雖然CAFC撤銷地區法院的判決並發回重審，但也肯定地區法院透過查看系爭專利中的「緊固」和「桿」等字如何被使用，來試圖賦予「緊固桿」一詞含義的作法。如前所述，CAFC雖然認為在單件式的實施例中，人們也可以想像一個由安裝套突伸進端子的空腔中的突出物，然而如要落入系爭專利的請求項範圍中，該技術特徵仍必須構成一“桿件”且必需產生某種“緊固”的功能。

四、結論：

雖然系爭專利並沒有揭露包括「緊固桿」的單件式實施例，且系爭專利請求項1、10中的「緊固桿」的詳細說明，僅與多件式的實施例有關，但CAFC認為不應將請求項限制在特定的實施例中，更何況說明書中並沒有緊固桿不能存在於單件式結構的相關內容，且即使是在單件式實施例中，桿件由安裝套的一側突伸，並非不能想像，因此CAFC認為系爭專利請求項1、10之權利範圍應涵蓋單件式與多件式的實施例，而這樣的認定也不會違背請求項差異原則，也不至於使得附屬項沒有意義。在運用「專利侵權判斷要點」所提供的參考原則來解釋解釋請求項時，或可參考CAFC上述的考量因素與判斷標準，以期在解釋請求項時能更為全面並更加周延。

※ 註釋 ※