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一、前言
經濟部智慧財產局(下稱智慧局)針對商標法，於民國110年初提出局內草擬之修正草案(註1)，一時蔚為話題。根據該修正草案，預計於智慧局內設置「複審及爭議審議會」，刪除訴願程序，並改採民事訴訟程序等重大變革。細繹其內容，可知本次就救濟制度之變革，架構不乏參考自日本特許廳審判部制度(註2)，以及「審定撤銷訴訟」的對審制設計。
就台灣此新法草案，其中一引起筆者個人注意者，為限制於爭議案件訴訟中提出新證據，其規範至為嚴格。自司法改革脈絡以及推動嚴格續審制思潮之下，固可理解立法政策之思考模式，然草案尚於立案階段，自尚有討論及集思廣益的空間。東瀛日本已實施台灣目前所謂「新法」日久，或可藉由考察其實務及學說論述獲得一些借鏡，並且預先思考台灣新法施行後之對應方式，並聊以此文拋磚引玉。
二、關於新法草案爭議訴訟中之證據提出限制
依目前實務之運行，於商標爭議行政訴訟中，智慧財產案件審理法(下稱「智財案件審理法」)第33條第1項規定：「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產及商業法院仍應審酌之」(註3)；如一方之提出有延滯訴訟之嫌，「…當事人意圖延滯訴訟，或因重大過失，未依訴訟進行程度，於言詞辯論終結前之適當時期提出新證據，而有礙訴訟之終結者，法院得依行政訴訟法第132條準用民事訴訟法第196條第2項規定駁回之」。綜上開條文可知，於商標爭議行政訴訟程序中，當事人於言辯終結前均可提出新證據，而法院亦可行使訴訟指揮權，認有礙訴訟終結時可裁量是否予以駁回該證據之提出。
而智慧局於民國110年1月6日所提出之新法草案(下稱「新法草案第1稿」)，其中就證據提出之規定為：「爭議案申請人未曾於商標專責機關審議程序提出之評定、廢止理由或證據，於爭議訴訟不得再行提出；提出新理由或新證據者，法院應予駁回。」(新法草案第1稿第67條之10)觀此條文，針對「申請人」做出爭議訴訟程序時一律不得提出新證據之限制，並且以「應駁回」之規定，將法官於訴訟指揮之裁量權更加限縮；另一方面，對於「商標權人」則並未有任何提出證據之限制，亦即商標權人可自由於廢止案等補充諸如使用證據。而其立法理由有謂：「採行『嚴格續審制』之精神…限制挑戰商標權效力之申請人於程序後階段就『同一撤銷或廢止理由』提出新證據，透過變動爭議案件判斷之基礎，對商標權人造成突襲」(註4)，作為其嚴格限制之基礎，然而另一方面亦稍稍對此嚴格限制開了一扇通風口：「但對『同一撤銷或廢止理由』之後續補強證據，則不在限制提出範圍之內」(註5)。
而民國110年7月1日智慧局再推出新法草案第2稿(下稱「新法草案第2稿」)，時，此條文規定調整為：「Ⅰ爭議案當事人或參加人未曾於商標專責機關審議評定、廢止程序中提出之理由及證據，於爭議訴訟不得提出。但有下列情形之一，不在此限：一、因商標專責機關違背法令致未能提出者。二、事實於法院已顯著或為其職務上所已知或應依職權調查證據者。Ⅱ前項但書各款事由，當事人或參加人應釋明之。Ⅲ違反前二項之規定，提出新理由或新證據者，法院應駁回之」(新法草案第2稿第67條之9)，似已將原規定稍微放寬，然而新版條文中爭議案於商標案件中「雙方」當事人均一併受限制。
觀其修正理由強調嚴格續審制之精神，針對但書情形謂：「(一)第一款所指因商標專責機關違背法令致未能提出。例如當事人於商標審議程序中雖未…適時提出證據資料。但其情形不致於延滯審議程序，專責機關誤認有礙審議之終結而『視為未提出』致未予審酌，且其情形於審議之結果有重大影響者。(二)第二款為事實於法院已顯著或為其職務上所已知或應依職權調查證據。係指事實於法院已顯著或為其職務上所已知者，當事人無庸舉證，此項事實，雖非當事人提出者，法院亦得斟酌之；又法院應依職權調查而未調查之證據，如訴訟程式之具備與否，不變期間之遵守與否，以及當事人適格與否等，並非辯論主義適用之範圍，不受當事人提出與否之拘束」(註6)。可知，縱然已新增兩個得已提出證據之但書，第1項第1款繫於前程序之違背法令，第2款則與法院職權有關而與當事人提出與否無關，因而基本上除了第1款事由的空間以外，提出新主張、新證據之空間已被高度壓縮，第1稿立法理由中「補強證據」字樣業已刪除，依然相當嚴格。
以下謹考察日本法對訴訟階段提出新證據(審理範圍)之具體實務運作及學界見解，其後將再與台灣法對應觀察。
三、日本法上之「審定撤銷訴訟」就提出新證據審酌與否之考察
(一) 日本法律本身未有明文限制
商標法修正草案第1稿所稱「爭議訴訟」(即針對評定案、廢止決定聲明不服之訴訟程序)(註7)類似日本俗稱「當事者系」訴訟，該訴訟中係由不服原審定處分者擔任原告，向日本智財高等裁判所提起訴訟，另一方(原程序發動人或商標權人)則擔任被告(日本商標法第63條第2項準用日本特許法第179條但書)(註8)採取如同民事訴訟之對審構造。簡言之，台灣現行法之商標行政訴訟之「參加人」，在現行日本法「當事者系」訴訟下正是被告。這類訴訟類型，在日本法上稱為「審定撤銷訴訟」(日文：「審決取消訴訟」)，雖為針對審定(即行政處分)之撤銷訴訟，惟實質上為民事訴訟(註9)。
於「審定撤銷訴訟」提出新證據、新理由，是否依然為法院之審理範圍，日本商標法僅於準用特許法之規定下曖昧地規定係為「訴訟…如非針對審定者不得提起」(日本商標法63條第2項準用特許法第178條第6項)。而於訴訟之審理，固然於原處分程序時為職權審理主義(日本商標法56條準用特許法第153條第1項)，如前所述，由於「審定撤銷訴訟」天生夾雜行政與民事兩者之色彩，日本特許法、商標法中針對法院訴訟程序之審理，並未直接準用日本民事訴訟法第156條適時提出攻擊防禦方法、第157條第1項駁回逾時提出攻擊防禦方法之規定，亦即實際上針對此部分法條並無明文限制。
然而就此問題，日本實務上就專利案件之審定撤銷訴訟，以往卻幾乎遵循西元(下同)1976年3月10日編織機事件的最高法院判決，其意旨為原則上於訴訟中不許提出新證據(下稱「限制說」)，日本實務並於日後發展出各種例外模式。商標案件一般而言亦遵循前開判決，僅在三年未使用案件，最高法院判決例外允許三年未使用案件中「商標權人」於事實審言詞辯論終結前得提出新證據。
就此，於撤銷訴訟階段原則不許提出新證據，有學者稱為「第一次判斷原則」(註10)(審定前置原則，亦即證據、主張應經原處分程序中特許廳所審酌)，「限制說」一方高揭認為特許法第178條第6項認為這就是法源，認為應該尊重特許廳的專業判斷；也有論者就單純從檢視違法判斷基礎時設在「處分時」之理論出發，而贊成「限制說」。然而日本學界亦不乏反對「限制說」之猛烈砲火，且編織機事件這個君臨日本智財實務界數十年的判決，目前也有開始被鬆動的趨勢。以下謹參考日本實務，針對此類案件進行說明。
(二) 日本最高裁判所1976年3月10日編織機事件：原則不審酌新證據
於此知名案例中，一發明專利被提起舉發，於舉發程序中特許廳認定欠缺新穎性，因而作成舉發成立之處分，專利權人不服而提起審定撤銷訴訟。
於訴訟中，舉發人(即被告)又新追加提出之無效理由及以及證明「公知事實」之相關新證據，然而東京高等裁判所拒絕審酌新證據，謂該內容並未經原處分階段特許廳所審酌，並僅以原處分階段證據，認定原處分有瑕疵而將其撤銷，判定專利權人勝訴。因此，敗訴方即舉發人(即原審被告)上訴最高裁判所(註11)。
就本件上訴，最高裁判所罕見做成15位法官全員一致決定之大法庭判決(最高裁大法庭昭和51年3月10日判決)，其中謂：「依特許法之意旨，於舉發程序(註12)…撤銷之訴中爭執其判斷之違法性時，審理對象應完全聚焦於該程序之現實情況以及原程序所審理判斷之特定的無效原因，此外的無效原因，不得於本件訴訟主張為審決之違法事由而請求法院判斷」(註13)；「公知事實範圍無邊無際，…新穎性之有無也必須將每個公知事實個別去與該發明對比探討並逐一判斷…舉發中之判斷對象的無效原因也必需是具體特定者，就算是同一個關於同一個發明的新穎性者，例如與某特定公知事實對比之無效主張，與其他公知事實所對比之無效主張，必須個別均解為個別不同之理由」。
準此，最高裁判所並做出結論認為，在審定撤銷訴訟中，主張特許廳階段並未審酌之(基於其他公知事實之)無效主張，難謂適法(註14)。
自此最高裁判所判決在1976年做成之後，長期於智慧財產審理案件中成為審理之重要指南。於審定撤銷訴訟階段所提出之新證據、新主張，原則上較難以為法院所接受，直到近年才略有改變之傾向。
(三) 1980年1月24日「食品包裝容器」事件等：原則之例外
四年後的1980年，於一「食品包裝容器」新型專利舉發案件中，針對於審定撤銷訴訟階段所提出新證據─刊物，最高裁判所復就此案表示意見。其雖再度重申編織機事件之見解，即原則上不審酌原程序未曾審酌之無效原因，然而復謂，若足以認定申請時當時技術常識的公知事實，或純係補強原程序中曾提出公知事實證據之補強證據，則得審酌，蓋其實係證明原處分之違法性資料(註15)。質言之，該判決認為若為申請時之公知事實的「補強證據」，則或許存在允許提出之空間。
就此案後，歷年陸續有其他相關之判決，族繁不及備載，亦非一律禁止證據之提出，已演化出一套細緻的判斷。依高橋正憲氏《審定撤銷訴訟中新證據提出範圍之探討：判決類型化整理》(2014)一文之整理，分為五種類型：，「(1)證明申請時所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準之證據，原則上准許提出。…(2)更明確已經在原程序受判斷之技術事項之意義的相關證據，原則上准許提出。…(3)雖然只是補強經原程序審理之技術事項，但涉及專利性本質事項者，則不允許提出…(4)原程序中未曾判斷之技術事項，不允許提出…(5)非技術事項相關之證據，准許提出」(註16)，其結論為，(1)、(2)、(5)由於係屬無須仰賴特許廳再度判斷之事項，此法院則具有審理可能性；(3)、(4)由於需要特許廳的判斷，因而法院將發回特許廳(註17)，亦即涉及技術事項者。原則上還是尊重特許廳前置的判斷。
(四) 1991年4月23日「CHEY TOI」事件：商標三年未使用廢止案中，於事實審言詞辯論終結前，允許商標權人提出新證據
商標案件原則上似遵循編織機事件之見解，然而在三年未使用廢止案中，最高裁判所曾提出例外之見解。
某Y針對指定使用於被服、寢具之註冊商標「CHEY TOI」提起三年未使用廢止請求，於原程序中，商標權人某X並未有任何答辯，因而特許廳做成三年未使用應予撤銷之處分。某X針對該處分提起救濟，向東京高等裁判所提出新的使用證據，主張其確實有使用之事實。確認其使用事實後，法院判決撤銷原處分。對此，某Y提起上訴，主張某X提出未經原程序審酌之新證據，於訴訟程序不應採認。
然而於此案中，最高裁判所駁回某Y之上訴，並指出：三年未使用廢止案之審理對象，係為註冊商標「使用事實之存否」，於此類案件之審定撤銷訴訟中，「該事實之舉證，應解為於事實審言詞辯論終結前均應允許，方為相當」(註18)；關於三年未使用廢止案，法條規定商標權人若未證明使用之事實，則無法避免商標被廢止(商標法第50條第2項)(註19)，使用存否判斷資料之收集亦應由商標權人負擔一定之責任，法條設計上原意是為減輕特許廳審查官職權調查證據之負擔，並非限制只能在原程序階段提出證據(註20)(最高裁平成3年4月23日第三小法庭判決)。
準此，於商標之審定撤銷訴訟中，最高裁判所針對三年未使用廢止案中，允許商標權人於言詞辯論終結前均可提出新證據。可見，其所認知條文之商標「使用」之「事實」，並不限於經原廢止程序中所判斷之「事實」，而是抽象包含該商標所有使用之「事實」，因而就算於廢止程序中所未提出之證據，亦得以審酌(註21)。然而少數意見之法官認為，法條規定之立意，係要敦促商標權人於原廢止程序積極提出證據，若如本件商標權人某X於廢止程序毫不理睬，則不應將法條解為事實審言詞辯論終結前均應允許其提出證據(註22)。
(五) 對「限制說」之反省與探討
1. 紛爭解決一次性與實效性，針對訴訟標的應予全面判斷
反對於審定撤銷訴訟中限制新證據、新主張提出者，其中最有力者諸如東京大學智慧財產領域之重量級權威大渕哲也教授。大渕(Obuchi)教授曾長期擔任法官，具有豐富的審判實務經驗，其自「紛爭解決一次性」、「發揮更具實效性的解決紛爭功能」的觀點，大力批判前開編織機判決所採之「限制說」，以及「第一次判斷原則」。一言以蔽之，大渕教授認為，「法院…逕行審理新舉發理由，避免撤銷原審定導致事件被發回特許廳之程序上耗費，將可發揮更高度解決紛爭之功能」(註23)。
根據大渕教授特別為專利師第33期「2018專利師節特刊」中撰文之《日本發明專利舉發程序及撤銷訴訟之對審結構與撤銷訴訟解決紛爭之實效性(撤銷判決之拘束力等)》(註24)一文，大渕教授於文中所稱「典型撤銷訴訟」，亦即其所認一般的撤銷訴訟，於訴訟程序得審酌新證據、新主張；然而日本法上卻因前開1976年編織機事件之判決作繭自縛，也由於採「限制說」，就產生數種「非典型撤銷判決」之樣態。例如，原審定以A舉發理由認為舉發成立，專利權人尋求繼續救濟，於訴訟程序中，法院認為原舉發理由A為不當，縱訴訟程序始提出之新舉發理由B為有理由，受訴法院亦不得審酌，僅能以「原舉發理由A為不當」判決撤銷原審定(註25)，將案件發回特許廳。大渕教授指出：「依據1976年最高院大法庭判決之法理，於撤銷訴訟程序中將只能解決舉發理由A相關紛爭，舉發理由A以外之其他爭執一律暫緩擱置，同一紛爭將割裂分別由不同機關判斷，因而衍生所謂踢皮球現象，而導致同一事件在舉發程序與撤銷訴訟程序間無謂之往返，徒然造成程序上耗費。此種非典型撤銷判決，怠於全面審查原審定違法性即將原審定撤銷，導致紛爭割裂分由不同機關判斷者，顯然不能達成迅速、一次性解決糾紛之目的，自非妥適。此種踢皮球現象衍生弊害，與Kilby案最高院判決所宣示之紛爭一次解決性之思想完全背道而馳，而該案判決明確揭示：應儘可能在單一程序中、於短時間內一次性解決所有糾紛。」(註26)。
「在撤銷訴訟中，當事人同時主張舊舉發理由A及新舉發理由B時，必須針對舊舉發理由A及新舉發理由B二者皆判斷為無理由時，方可謂法院已針對撤銷訴訟之訴訟標的、即行政處分之違法性(任一舉發理由皆不成立但仍為舉發成立審定時，其實體之違法或適法性)進行判斷。倘僅認定舊舉發理由A是否有理由、而未針對新舉發理由B進行審理，不能認為已針對訴訟標的(即行政處分之適法性)進行論斷。對於訴訟標的之認定判斷，通常係以主文為之，惟上述判決固以主文撤銷舉發成立之審定，但實際上卻未就訴訟標的(即行政處分之適法性)進行全面性判斷」(註27)；「訴訟標的為訴訟審理及判決之對象。未針對訴訟標的進行全面性判斷之判決，顯然有違事理，既非法律所預設制度運用之應然」(註28)。
因而，「本文認為1976年最高院大法庭判決之見解不應再援用，而訴訟標的並非針對各個舉發理由，而係綜合所有舉發理由，全面性判斷原審定就舉發理由之認定是否違法。原審定違法係指：1.擬撤銷原舉發成立審定時，經全面審理後，認定舉發人所主張之任一舉發理由皆不成立；2.擬撤銷原舉發不成立審定時，經全面審理後，判斷舉發人所主張之任一舉發理由成立，即為已足。…撤銷訴訟之訴訟標的，並非僅為各個具體之舉發理由認定是否適法，而需全面審酌所有舉發理由認定之結果，以斷定原處分是否違法。單一舉發事由之認定有無違誤，並不能直接連結或推導出原處分應予撤銷的結論，唯有審視各個舉發理由後整體判斷原審定並非適法，方可判決撤銷原審定」(註29)。
再者，「日本特許法第104條之3規定民事侵權訴訟中之無效抗辯，核與審定前置程序或審級利益完全無涉，即使未經特許廳之舉發審定先行判斷，新的舉發事由(專利應撤銷事由)是否成立或有無理由，法院皆可自行認定，此在實務上已屬極為普遍做法，侵權訴訟之受訴法院可自由為之。兩相對照之下，反而專業度理應更高的撤銷訴訟受訴法院，竟不得自行認定判斷新舉發理由或新證據，未免輕重失衡，殊難想像(註30)。」
準此，大渕教授明確指出，從紛爭解決一次性及有效性的觀點，應該斷然拋棄1976年編織機判決之「限制說」，於審定撤銷訴訟上斷然對原處分之適法性進行全面性判斷，才能有效定紛止爭，並且節省行政及司法資源。
2. 商標三年未使用案件：從註冊商標之公益本質出發，關鍵在該商標註冊根據當時法規違法與否
三年未使用商標廢止案，如前所述，係日本最高裁判所於明文為商標權人開啟「事實審言詞辯論終結前均得提出新證據」的例外，業如前述，自然亦不乏緊抱「限制說」之反對見解。論者認為行政處分違法判斷基礎時，若設在「處分時」，其後本不得提出新證據(註31)。然而，亦有論者指出，重點終究並非「行政官廳做成該處分時是否有瑕疵」，而應為「該行政處分根據當時法規是否應為違法」(註32)；「行政處分的違法判斷基準時之問題，本即不應單純用一概而論的方式處理，而是應該去個別考量個別制度的問題…若行政處分(在此指對未使用廢止請求所作成之處分)的根本規範(在此指規定未使用廢止要件的商標法相關規定)之基本目的為排除私人社會、經濟活動中的違法狀態(在此指雖然未使用但還是佔著註冊商標位置的狀態)，若將該行政處分定位為不過是一種貫徹目的的手段時，並無必要一定須強硬貫徹『處分時』說」，則更是如此。註冊商標的消長，直接涉及第三人選擇商標的自由，也與防止消費者混淆誤認相關，決定的關鍵應該在於將該撤銷的商標撤銷，不該撤銷的商標則不予撤銷，應該以這個觀點來判斷原處分的適法違法才是」(註33)。
從三年未使用商標廢止案特殊的公益性質言之，良有以也。若不該遭撤銷之商標，單純因固執僵化的程序要求─訴訟中禁止提出新證據，縱訴訟中發現有力證據，然而卻只能坐視商標遭撤銷，並因為先申請人之註冊案而難以重新註冊，將造成完全無可挽救之後果。
3. 編織機事件判決已過四十餘年，實務上應有更合時宜之見解來因應
採「限制說」者復謂，若於訴訟階段中對新證據之提出毫無限制，可能會造成延滯訴訟的後果(註34)，或以審級利益的大旗為辯。然而反對「限制說者」復陳，若可減少法院於特許廳間無謂的踢皮球，就算法院因全盤審理而有一定程度的遲延問題，但權衡之下還是屬於弊害較小者(註35)。此外，大渕教授並指出：「所謂撤銷訴訟應有之原貌，係指忠於行政處分之撤銷訴訟之一般原理原則，並無限制審理範圍之真正典型撤銷訴訟。此外，專利無效程序原型之德國無效訴訟，其第一審及第二審皆未限制審理範圍，不至衍生踢皮球現象。值得注意的是，德國專利無效訴訟程序之第二審，即聯邦最高(普通)法院［BGH］法官(法律背景之法官)，即使無技術審查官之專業輔助，亦可針對新舉發理由逕行判斷，並無舉發事由應由行政機關先行前置判斷(第一次判斷原則)或審級利益云云等問題」(註36)。
況且，反對「限制說」者亦指出，日本於2003年修法增訂了特許法第104條之3，於專利侵害民事訴訟中導入涉嫌侵權人抗辯專利有無效事由時法院應自為判斷，應經特許廳第一次判斷之原則似已被打破，2005年日本成立智財高等裁判所，更擴大法院調查官之權限，種種制度的設計已經讓法院越來越具有判斷專門技術事項之能力，其時空背景已經與1976年日本最高裁判所作成編織機判決時大相逕庭(註37)，實務上應有更合時宜之措施來因應(註38)。
(六) 近來日本智財高等裁判所似展現鬆綁「限制說」、肯認紛爭解決一次性之傾向
有論者認為，當今的智財高等裁判所，漸漸展現出將「限制說」鬆綁，並肯認紛爭解決一次性的傾向。
於2017年1月17日宣判之平成28年(行ケ)第10087號審定撤銷訴訟中，其中於原處分程序中已被提出的引證1~3，原處分認定，無論以引證1為主要引證、引證2為次要引證，或以引證3為主要引證、引證1~2為次要引證，均無法認定系爭專利無進步性。
舉發人於訴訟程序中，再提出以引證2為主要引證的新主張(註39)。由於日本法判斷進步性係為先確定主要引證，接著就差異之處是否得輕易思及再檢討其他習知技術，因此在舉發理由上以「以何證據為主要引證、以何證據為次要引證，此一組合帶有重要的意味，更改主要引證，就會被認為是一個新的無效理由」(註40)。若以1976年編織機事件的見解，此舉或許應不被容許，然而於本件中智財高等裁判所認為，由於引證1~3皆屬已公開發表業為通常知識經驗者皆知之「公知事實」，且雙方當事人皆同意由承審法院於本件訴訟中針對引證2為主要引證的新主張進行判斷，準此，因自紛爭解決一次性的觀點應予准許(註41)。
此外，於2019年12月4日宣判之平成30年(行ケ)第10175號審定撤銷訴訟中，系爭發明專利於原處分中被特許廳認定不具進步性，係以引證1：A論文，與引證2：日期、作者均不相同，但論及A論文之相關使用條件之附件文書，組合為甲9發明，據此為無進步性之論證。然於訴訟階段，法院認為特許廳將兩個「個別獨立的刊物」(註42)組合起來，無異等於新穎性的判斷中帶入進步性的判斷，違反特許法中新穎性、進步性分別判斷之本旨，認為特許廳此部分判斷確有瑕疵(註43)。如依前開大渕教授之舉例，原處分即可能被撤銷發回，然而，法院進一步自行判斷原特許廳並未論及之部分，認定本件引證1與引證2的記載事項加上先前技術，已得輕易思及，直接自行認定系爭專利不具進步性，因此駁回原告之訴。自本件似可窺見，智財高等裁判所於本件比起高揭「第一次判斷原則」，更直接將重點置於該專利本身是否具可專利性之本質，而進行判斷。
從上開內容數例可知，日本實務界部分判決似乎已對「限制說」漸漸予以鬆綁，而將重點置於紛爭解決一次性(註44)。
四、對台灣新法證據提出限制之因應
(一) 從日本實務觀照台灣法
從前述可知，日本法本身針對審定撤銷訴訟並無明文限制，卻因1976年編織機事件的最高裁判所判決所提出之「限制說」，將審定撤銷訴訟之審理範圍縮小至僅限於經原程序審酌過之主張、證據，因此實務不得不發展出各種「限制說」的例外予以因應。然而大渕教授等學者力陳，基於撤銷訴訟的本質，法院本應針對整個訴訟標的進行整體之審酌，採取「限制說」只會導致紛爭無法一次解決之弊害，訴訟審理的實效性也大打折扣。加上智財高等裁判所亦已成立，有能力對技術直接進行審理，1976年之判決似已不合時宜。近來智財高等裁判所部分判決也開始將重點置於判決實效性、紛爭解決一次性。而於商標之三年未使用廢止案中，日本最高裁判所本即允許商標權人於事實審言詞辯論終結前提出證據。
如以日本之情形為借鏡考察台灣新法狀況，不同於日本法就審定之撤銷採純「撤銷訴訟」之見解，因而必須將案件發回特許廳再度做成處分，現今商標法新法草案第2稿明文採「形成訴訟」之見解(註45)，由法院直接做成一個「原告之訴有理由，應於原告聲明之範圍內，撤銷商標專責機關之審議決定，並判決認定商標權範圍」(新法草案第2稿，第67條之11第3款)，俾使「以有效解決當事人間關於商標權之爭議，而不須再由商標專責機關另為決定」(註46)，或許已省去日本法上互踢皮球的無謂時間，然而依然有大渕教授所指摘「無法達成紛爭解決一次性」的問題。
新法限針對訴訟階段原則禁止新證據提出，其立法理由謂：「申請評定人及參加人對於同一商標權，非就同一事實以同一證據及同一理由，再申請評定，並不受一事不再理原則之拘束，其可另為評定之申請，對其權益尚無影響」(註47)，固非無見。「限制說」原意雖應也包含減少法院審理之負擔，然而反面而言，於訴訟程序時由於新證據無法再提出，申請評定人必須開啟新程序另外提出，徒增智慧局與法院與當事人之資源浪費，顯然無法達成紛爭解決一次性、紓減訟源之功能。
況且，於商標三年不使用廢止案，若不許「商標權人」於訴訟階段依然可提出新證據，則可能造成無可挽回之後果：「斟酌當事人的利益狀況，與撤銷舉發處分訴訟中不允許新的無效事由主張不同，在三年未使用廢止案中，不允許提出新的使用事實，對於主張的當事人的不利益實屬甚鉅。前者(於訴訟提出之新證據)若不被採認，再重新提起新的廢止，還保有在新的程序中主張、證明新的無效事由的退路；然而若(於訴訟提出之新證據而)不被認可的商標權人，就直接遭受商標被廢止之結果，如已經有先申請人在前，則存在可能已無法再註冊新商標之虞」(註48)。而台灣修正草案更採「形成訴訟」，一般而言乍似更有效率，然而商標權人的註冊可能就此直接遭到撤銷。
況乎，將民事訴訟之嚴格續審，搬到具有一定公益性並帶有行政訴訟色彩的案件中，甚至規定得比民事訴訟法第447條(於第二審提出新證據、新主張)更加嚴格，是否適宜似不無討論空間。新法規定「法院應依職權調查事實關係及證據」(新法第67條之7第1項)肯認商標案件之公益性，然而當事人於訴訟階段提出新證據、新主張又「應予駁回」，蓋「爭議案當事人應負擔未適時提出相關事證之不利益」。然而，一個商標的註冊是否合法，除了當事人利益不利益，尚有公益性之考量，此部分是否應以較民事訴訟更嚴格之規制一律駁回？訴訟上提出新證據，是否不存在亦可考量委由個案法官各自依訴訟指揮權進行臨場判斷之空間？
新法為了落實金字塔型審理，最關鍵的審理即落在智慧局階段，然而訴訟階段提出新證據、新主張「應予駁回」之法條文字如此決絕，可能導致當事人決定證據在此階段無論如何先提再說的後果，也可能造成智慧局審理階段的肥大化的弊病。
(二) 針對新法之因應
然而，立法者選擇此制度設計，自有其立法邏輯及政策考量。修正理由謂審議程序中「採直接審理、言詞審議方式，以保障當事人之程序權利」(註49)，新法第1稿已增加評定、廢止案「應以言詞審議」(修正草案第58條之2第1項、第67條準用第第58條之2)；並規劃「認有必要時進行預備程序」(註50)(修正草案第58條之3)，由雙方「整理協議簡化及爭點」，且更重要的是「審議人員行預備程序時，得適度公開心證」(修正草案第58條之3第3項)，均可窺見其思考邏輯，嚴格續審制的妥善運作，端賴於加上金字塔最底層第一次審理即智慧局審議階段中，嚴格且具體落實當事人的程序保障。簡言之，正因為審議階段的程序保障被充實，因此訴訟階段才能相對嚴格限縮。
所謂藉由爭點整理與程序保障，避免突襲之具體運作方式，依最高法院見解，並非僅簡短形式上整理「本件爭點為系爭商標是否違反商標法XX條」而已：「按受訴法院為充實言詞辯論內容，保障當事人程序權，防止發生突襲性裁判，應依民事訴訟法第199條第2項及第296條之1第1項規定，於調查證據前，運用訴訟指揮權，將未經或已經整理及協議簡化之『事實上爭點』、『法律上爭點』、「證據上爭點』暨其他『攻擊或防禦方法上爭點』，分別曉諭當事人，且將其中關於『證據上爭點』之曉諭，依具體案情狀況之需要，擴及於將法院對當事人聲明證據與待證事實關連所為『證據評價』之認識、判斷(心證或法律觀點)，作『適時或適度』之公開，再就訴訟關係及相關之各該爭點，向當事人發問或曉諭，使兩造知悉事件之爭點及聲明證據與待證事實關連後，促使其為必要之聲明、陳述或提出證據，以進行證據之調查，並令當事人就該訴訟關係之事實及法律為適當而完全之辯論，其踐行之訴訟程序始得謂為無瑕疵」(註51)，其言甚切，亦可作為今後商標案件程序保障運作之指針。
是則，既然新法將民事訴訟的程序保障精神與制度導入，因此若要貫徹嚴格續審制，審議人員亦必須有相應的民事訴訟審理基本素養，於審議會之審理過程，包括預備程序，不只法律上爭點，亦應進行包括事實上、證據上爭點之整理，畢竟事實、證據左右最終法律之適用。審議過程中，審議人員亦應適時與當事人交換意見、公開心證，促使當事人為必要之聲明、陳述或提出證據，讓這一個審級能徹底達成將所有證據、主張皆完整提出之目標，避免對當事人造成突襲；如於智慧局階段無法踐行妥善的程序保障，缺乏意見溝通及適度公開心證而無法為適當而完全的辯論，要求當事人於訴訟階段完全不得提出證據非但過苛，且其所踐行之程序難謂無瑕疵，似不無構成違反新法修正第二稿第67條之9第一款但書之可能。
修正草案就商標評定、廢止案件，規定原則應以言詞審議，但例外亦得依當事人合意書面審議(修正草案第58條之2第1項、第67條準用第58條之2)。固然或有客戶於此階段欲接受單純書面審理以節省成本，然而新法將主戰場設定於智慧局審理階段，一旦失守則無已回天。因此本文建議，商標代理人對客戶進行風險評估時，必須充分告知放棄言詞審理的風險，讓客戶理解，於審議階段進行言詞辯論，與審議人員交換意見了解其心證，進行充分的辯論及舉證，正是案件的關鍵。
總而言之，立法政策有其考量與選擇，重點為如何讓制度妥善運作，落實審議階段的程序保障，商標代理人亦應協助客戶於審議階段進行充分及妥善的舉證與陳述，讓客戶理解新法制度下審議程序的重要性。
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