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一、前言
美國專利法第284條規定，法院得將賠償金增加至已認定或評估金額之三倍。長期以來，美國聯邦巡迴上訴法院皆認為，只有在侵權者係故意侵權(willful infringement)時，才能適用美國專利法第284條。
西元(下同)2016年以前，美國聯邦巡迴上訴法院長期採用兩階段測試法(two-part test)來決定侵權者是否為故意侵權，並進一步適用美國專利法第284條要求侵權者給付懲罰性賠償金。兩階段測試法之內涵如下：
1. 專利權人必須舉出明確且令人信服(clear and convincing)之證據，證明儘管客觀上有很高之可能性會侵害他人專利，侵權人仍侵害一有效之專利；
2. 專利權人必須舉出明確且令人信服(clear and convincing)之證據，證明侵害其專利之風險是已知的或對於侵權人而言係十分明顯，侵權人應該知悉的。
然而，美國最高法院於2016年之Halo Electronics, Inc v. Pulse Electronics Inc(註1)的案例中明確表示兩階段測試法違反美國專利法第284條之立法目的，不應再繼續援用。此外，美國專利法第284條並沒有就舉證責任有任何限制，因此，美國聯邦巡迴上訴法院長期要求專利權人須舉證至明確且令人信服之標準亦違反國會的立法目的，亦不應再繼續援用，所有專利法的舉證責任應只須達到證據優勢(preponderance of evidence)即可。
美國最高法院大法官進一步於協同意見中闡釋，美國專利法第284條之立法目的係為懲罰故意的、惡劣的侵權行為，而非僅為懲罰一種典型的侵權案件。美國眾多先前判例皆肯認，保證被判賠懲罰性賠償金的案件係故意的、肆意的、惡意的、明知不可為而為之的、明目張膽的、或符合剽竊特徵的(willful, wanton, malicious, bad-faith, deliberate, consciously wrongful, flagrant, or characteristic of a pirate)，而美國地方法院擁有決定是否給予懲罰性賠償金以及懲罰性賠償金數額應為多少的自由裁量權利。然而，美國聯邦巡迴上訴法院長期採用的兩階段測試法，不當限制美國地方法院根據個案事實以自由裁量的權利，違反美國專利法第284條之立法目的。除此之外，採用兩階段測試法，使得許多應受懲罰的侵權行為人得被排除在自由裁量之處罰之外，美國地方法院根本無法對惡意的侵權者為懲罰性賠償之判決，除非專利權人先舉證證明專利權人客觀上有很高之可能性會侵害他人專利但仍侵害專利權，此無異於剝奪美國地方法院被國會所賦予之自由裁量權。美國最高法院指出，侵權行為人所表現出的主觀惡意本身，即可該當美國專利法第284條之懲罰性賠償金，而無庸再考慮侵權行為是否涉及客觀輕率(objectively reckless)(即本文前揭之二階段測試法之第一個步驟)。最後，美國專利法第284條准予美國地方法院給予所有應受懲罰的侵權行為為懲罰性賠償金之判決，該法條並沒有要求懲罰性賠償金只能適用於極其嚴重的侵權行為，美國地方法院應根據個案事實，將所有情況考慮後，裁量該個案是否得適用美國專利法第284條。
美國最高法院作出Halo v. Pulse案之判決後，美國地方法院及美國聯邦巡迴上訴法院即不再以兩階段測試法作為是否要求侵權行為人給付懲罰性賠償金之依據。根據美國最高法院之闡釋，自Halo v. Pulse案後，美國實務對於故意侵權的判斷標準可能為：
1. 主觀惡意即可該當故意侵權。
2. 最低要件為須知悉專利。
3. 善意相信其行為非為侵權或專利係無效的，可能可以做為主觀惡意的抗辯。
二、Cisco v. SRI案
思科系統股份有限公司(Cisco Systems, Inc.，下稱思科公司)生產並擁有一系列侵入保護系統(Intrusion Protection System, IPS)產品、遠端管理服務、IPS服務以及Sourcefire專業服務，主要用於協助企業防止他人入侵公司電腦。2013年9月，國際史丹佛研究所(SRI International Inc.)，一間由美國史丹佛大學成立的非營利科學研究組織，於美國德拉瓦州地方法院向思科系統股份有限公司(Cisco Systems, Inc.，下稱思科公司)提起專利侵權訴訟，主張思科公司的前揭產品侵害其所有的美國第6,711,615號專利(下稱'615號專利)以及'615號專利之連續案，即美國第6,484,203號專利(下稱'203號專利)。思科公司於第一審時獲得不利判決，並被第一審法院認定有故意侵權並判賠兩倍的懲罰性賠償金予國際史丹佛研究所。然思科公司及國際史丹佛研究所後續針對故意侵權及懲罰性賠償金先後提起上訴，致本案於故意侵權以及懲罰性賠償金之訴訟部分於上訴到美國聯邦巡迴上訴法院後又再發回地方法院重審，後又再上訴到美國聯邦巡迴上訴法院。
美國聯邦巡迴上訴法院於第一次判決時疑似做出較美國最高法院更為嚴格的故意侵權判斷標準，因此，使得該案發回美國德拉瓦州地方法院更審時，美國德拉瓦州地方法院做出思科公司沒有故意侵權且無須給付懲罰性賠償金之決定。然而，美國聯邦巡迴上訴法院於今年9月的判決中推翻其先前的意見，並澄清表示其無意提高下級法院判斷個案是否有故意侵權之標準，對於Halo v. Pulse案後之故意侵權之判決標準提供指標性的意見。
由於本案剛好歷經Halo v. Pulse案判決作成之前後，又經美國聯邦巡迴上訴法院二度說明故意侵權判斷之標準，已為美國近期討論故意侵權以及懲罰性賠償金之重要案件。本文謹扼要說明思科公司以及國際史丹佛研究所之攻防內容，以及美國聯邦巡迴上訴法院近期只是之判斷標準，或可做為台灣於認定一行為人是否具有故意以及是否應判賠懲罰性賠償金時的參考。
(一) 專利侵權訴訟
思科公司被指控侵權的'615號專利以及'203號專利涉及監控和監視電腦網路之入侵者之技術，其特別教示一階層架構的事件監控機制的自動化電腦之方法，以監控以及分析企業內部網路，使公司得及時偵測入侵者。一旦偵測到入侵者，該二專利揭示之電腦網路方法會產生一個針對該偵測到的入侵行為之報告。本文僅摘錄涉及侵權爭議之該二專利之獨立項：
第1項獨立項：
一階層事件監控的電腦自動化方法，並在企業網絡中分析，其包含：
在企業網絡中佈署多個網絡監控器；
藉由網絡監控器，基於分析自一個或多個分類中所選擇的網絡流量數據：｛網絡數據包傳輸命令(network packet data transfer commands)、網絡數據包傳輸錯誤(network packet data transfer errors)、網絡數據包傳輸數據(network packet data transfer commands)、網絡數據包數據量 (network packet data transfer volume)、網絡連接請求(network connection requests)、網路連接拒絕(network connection denials)、在網絡數據包中之錯誤碼(error codes included in a network packet)、網絡連接確認(network connection acknowledgements)，以及網絡數據包指示著名網絡服務協定(network packets indicative of well-known network-service protocols)｝，偵測可疑的網絡活動；
藉由監控器，產生該可疑活動之報告；及
藉由一個或多個階層監控器，自動接收以及整併可疑活動的報告。
第13項獨立項：
一企業網絡監控系統，其包含：
一複數個網絡監控器，被佈署在一個企業網絡中，該複數個網路監控器基於分析自一個或多個分類中所選擇的網絡流量數據：｛網絡數據包傳輸命令(network packet data transfer commands)、網絡數據包傳輸錯誤(network packet data transfer errors)、網絡數據包傳輸數據(network packet data transfer commands)、網絡數據包數據量 (network packet data transfer volume)、網絡連接請求(network connection requests)、網路連接拒絕(network connection denials)、在網絡數據包中之錯誤碼(error codes included in a network packet)、網絡連接確認(network connection acknowledgements)，以及網絡數據包指示著名網絡服務協定(network packets indicative of well-known network-service protocols)｝，偵測可疑的網絡活動；
該網路監控器就該可疑活動產生報告；及
一個或多個位於企業網絡之階層監控器，階層監控器自動接收以及整併可疑活動的報告。
2016年5月，經過多天的陪審團審判，思科公司被認定其產品侵害'615號專利以及'203號專利。同時，陪審團並採用二階段測試法審視兩造所提出之證據，認定思科公司係故意侵權，思科公司因此被判賠美金兩千三百六十六萬元。思科公司隨即向美國德拉瓦州地方法院聲請法律裁定( a matter of law, JMOL)，主張其沒有故意侵權，要求法院獨自調查證據並做出與陪審團相反之判決。同時，國際史丹佛研究院亦聲請法律裁定，請求思科公司給付律師費以及懲罰性賠償金。
(二) 法律裁定
1. 美國德拉瓦州地方法院一審判決(註2)
有關思科公司是否意圖為故意侵權之辯論，主要圍繞在思科公司的專家證人證言上。思科公司之專家證人之一，Roesch，出庭作證表示其沒有在2015年出庭作證前分析及閱讀過'615號專利以及'203號專利，換言之，Roesch直至被法院傳喚出庭作證時，始知悉'615號專利以及'203號專利之存在。國際史丹佛研究院的法律及事業部門的副總經理則作證表示，在國際史丹佛研究院提起訴訟之前，雙方有就專利授權進行討論，當時思科公司已出示沒有侵權的分析報告，因此，思科公司應已於雙方討論專利授權時知悉'615號專利以及'203號專利。思科公司則回應表示，Roesch已作證說明其未研讀'615號專利以及'203號專利直到出庭作證，且思科公司的另一專家證人，Kasper，即思科公司的軟體工程技術部門之資深主管，也沒有被要求調查侵權的可能性，該些證詞都一再證明思科公司有合理理由相信其公司產品沒有侵害他人權利之可能性。
關於二階段測試法，思科公司表示雖然本案提起訴訟時，美國最高法院尚未對Halo v. Pulse案作出二階段測試法違反美國專利法第284條的判決，然而，既然美國最高法院已於Halo v. Pulse案中明確表示二階段測試法不應再繼續適用，且美國地方法院擁有裁量權，則陪審團不再擁有決定被告是否有故意侵權之權利。此外，思科公司所提出之專家證人證言證據亦顯示陪審團沒有理由認定其係故意侵害'615號專利以及'203號專利，因此，其不構成故意侵權。國際史丹佛研究院則回應表示，陪審團採用了比美國最高法院所揭示之自由心證原則更嚴格的二階段測試法，並依據二階段測試法認定思科公司為故意侵權，則於適用更寬鬆的認定標準時，思科公司更應被認定係故意侵害專利權。
美國德拉瓦州地方法院首先於判決中表示，如果本案繼續適用二階段測試法，則思科公司所提出有關其有合理理由相信其公司產品沒有侵害他人權利之可能性之證據，已足夠向法院聲請沒有故意侵權之法律裁定。但是，自Halo v. Pulse案後，美國最高法院已明示第一階段的客觀輕率要件不符合專利法第284條之規定，且美國最高法院強調主觀惡意本身即足以該當故意侵權，因此，應審酌思科公司於本案是否基於故意而為侵權行為。於判斷思科公司是否具有故意時，美國德拉瓦州地方法院結合思科公司之專家證人之證言以及思科公司指示其客戶以侵權的方法(註3)來使用商品及服務之證據而為綜合判斷，其認為該些行為已足以證明思科公司之主觀惡意。基此，美國德拉瓦州地方法院維持陪審團的決定，認為思科公司有故意侵權，同時核准國際史丹佛研究院聲請懲罰性賠償金之法律裁定。
關於懲罰性賠償金之數額，美國德拉瓦州地方法院認為思科公司於訴訟中針對專利有效性不斷提出無效的抗辯，針對侵權部分又僅有不斷強調'615號專利以及'203號專利中的網絡監控器及階層監控器必須是分開的，以及其Sourcefire產品沒有關聯事件技術(correlate events)(註4)，而以上所有抗辯都早已被法院多次發現與事實不符，因此，思科公司在訴訟過程中過度具有攻擊性。考量思科公司於訴訟過程中「超越界線的」攻擊性態度以及思科公司的規模大小，美國德拉瓦州地方法院最後要求思科公司給付兩倍懲罰性賠償，即美金四千七百四十萬元整。思科公司旋即提起上訴。
2. 美國聯邦巡迴上訴法院二審判決(註5)
美國聯邦巡迴上訴法院先審酌美國德拉瓦州地方法院認定思科公司有故意侵權之兩個依據：1. Roesch和Kasper兩位專家證人之證言，兩位證人皆表示在被法院傳喚出庭作證之前，沒有研讀過'615號專利以及'203號專利；2. 思科公司以一種侵權的使用方法設計產品和服務，且思科公司指示其客戶已侵權方法使用產品和服務。接著，其考量國際史丹佛研究所於該審級所提出之新證據：其表示思科公司於2000年時即對其表達對於國際史丹佛研究所之專利技術之興趣，且思科公司還曾為此和國際史丹佛研究所的發明家見面。2012年5月8日，國際史丹佛研究所曾以書面向思科公司就'615號專利以及'203號專利提出授權建議。
美國聯邦巡迴上訴法院於審酌國際史丹佛研究所提出之前揭所有證據後，於判決中表示其認為該些證據不足以支持思科公司的行為是蓄意的、故意的，及惡意的，換言之，該些證據無法證明思科公司係故意侵權。首先，思科公司的員工直至出庭作證前都沒有研讀過'615號專利以及'203號專利是毫無爭議的事實，而考量到思科公司的規模和資源，對於思科公司而言，沒有分析615號專利以及'203號專利是一般常見的現象。至於思科公司指示其客戶以侵權方法來使用其產品和服務，該些證據至多只能證明思科公司有直接侵權及誘導侵權，但仍舊無法說明其係故意侵權。
根據國際史丹佛研究所於上訴審補充之書面證據，思科公司確實於2012年5月8日收到國際史丹佛研究所的授權通知前，不知悉'615號專利以及'203號專利的存在。在思科公司收到國際史丹佛研究所的書面授權通知前，思科公司已經花費數年時間獨立的研發被控侵權的產品和服務，而該些產品和服務最早於2005年以及2007年時就已經開始在市面上販售。國際史丹佛研究所亦承認，在雙方於2000年見面洽談合作可能性時，其還未申請'615號專利以及'203號專利，國際史丹佛研究所係於雙方見面之數個月後，才申請'615號專利以及'203號專利。因此，思科公司確實不可能於當時知悉'615號專利以及'203號專利之存在。即便陪審團認為思科公司應於2012年5月8日後即知悉'615號專利以及'203號專利，該通知亦不足以支持並證明思科公司於2000年時即具有故意以侵害國際史丹佛研究所之專利。
關於2012年5月8日後思科公司是否係故意侵權，因為思科公司係於專利訴訟時，由陪審團根據相關證據認定思科公司係故意侵權，而根據美國實務，陪審團如何討論並得出對於一案件事實之決定，法官不能強迫陪審團揭露，因此，美國聯邦巡迴上訴法院只能推測陪審團已於討論過程中解決所有關於事實的爭議以做出有利於國際史丹佛研究所之決定。因此，美國聯邦巡迴上訴法院將2012年5月8日後思科公司是否係故意侵權之事實認定發回給美國德拉瓦州地方法院，由美國德拉瓦州地方法院自行決定陪審團推測思科公司於2012年5月8日後之行為係故係侵權之認定是否被相關實質證據所支持。有關懲罰性賠償金之判斷，當然也一併發回美國德拉瓦州地方法院重新審理。
3. 美國德拉瓦州地方法院之更一審判決(註6)
美國德拉瓦州地方法院更審法官首先重新審視美國德拉瓦州地方法院當初指示陪審團審視思科公司是否有故意侵權的五個要點：
(1) 原告需證明，縱使被告有一很高機率會侵害一有效且可實施的專利，被告仍侵害該專利，此為客觀要件，毋庸審視被告的主觀意思。如果原告所提證據能說服陪審團，被告客觀上有很高機率侵害專率仍為之，再根據證據判斷原告的主觀上是否確實知悉或應該知悉其行為會不當的侵害一專利。判斷主觀要件時可以藉由審視被告的行為是否符合該產業的商業行為作為標準。
(2) 被告是否故意重製原告藉實施專利而生產的產品。
(3) 是否有一合理基礎相信被告沒有為侵權行為，或被告有一合理的抗辯。
(4) 被告是否有為善意努力(good-faith effort)來避免侵害專利。例如：被告是否試圖為迴避設計。
(5) 被告是否試圖掩蓋其侵權行為。
國際史丹佛研究所於更一審開庭時承認其沒有證據能夠證明思科公司符合要件1、2和5。甚至，該案證據顯示，思科公司在知道'615號專利以及'203號專利前，係完全獨立的研發該公司產品，因此，完全與要件2的判斷標準相反。關於第3個要件，國際史丹佛研究所提出三個抗辯：
(1) 思科公司於第一次於一審法院針對故意侵權所做出的抗辯是不夠有力的，而既然陪審團認為思科公司的專家證人證言不夠具有公信力，則相關證據當然減弱思科公司的立場，使得陪審團認定思科公司的抗辯不具有合理性。
(2) 國際史丹佛研究所再度強調思科公司的專家證人對於'615號專利以及'203號專利完全不知悉是不合理的。
(3) 思科公司沒有提供任何來自內部法律顧問、外部律師或依據內部法律顧問或外部律師的證人所提供之思科公司於2012年5月8日後有為善意努力之證據。
針對國際史丹佛研究所之抗辯，美國德拉瓦州地方法院更審法官認為關於思科公司的專家證人不知悉'615號專利以及'203號專利之議題，已被美國聯邦巡迴上訴法院明確表示不能作為證明思科公司有故意侵權之證明。此外，美國聯邦巡迴上訴法院亦引用其他法院之判決指出，被告沒有成功獲得法律顧問有關任何可能侵害專利之法律意見，或被告沒有提出獲得法律意見之相關證據，不足以證明被告具有故意，因此，國際史丹佛研究院的第三個抗辯不被採納。然而，儘管國際史丹佛研究院所提出之抗辯中有兩個不足採納，美國德拉瓦州地方法院更審法官仍認為國際史丹佛研究院已證明思科公司針對其故意侵權的行為缺乏合理抗辯。關於第4個要件，因沒有證據顯示思科公司有為迴避設計，因此美國德拉瓦州地方法院更審法官認為該要件有利於國際史丹佛研究所。
綜上，於判斷一行為人是否有故意侵權的五個要件中，雖然要件3和要件4得被證據所支持，但是要件1、2和5沒有辦法被證據所支持。因此，美國德拉瓦州地方法院更審法官最後認為沒有實質證據證明思科公司有故意侵權，換言之，沒有任何證據顯示思科公司之行為有將侵權行為上升到故意的、肆意的或惡意的。基此，美國德拉瓦州地方法院更審法官駁回美國史丹佛研究院就本案所有有關故意侵權的訴訟主張，當然也駁回其要求思科公司給付懲罰性賠償金之要求。美國史丹佛研究院對更一審判決不服，再度提起上訴。
4. 美國聯邦巡迴上訴法院更二審判決(註7)
美國聯邦巡迴上訴法院對於更一審的判決表示，當其第一次將本案發回美國德拉瓦州地方法院更審時，並無意要提高對於故意的、肆意的或惡意的等故意侵權之要件的判斷標準。根據Halo v. Pulse案所建立之標準，所謂「故意」，只要陪審團發現行為人係惡意侵權即可。美國最高法院大法官在說明故意的、肆意的、惡意的、明知不可為而為之的、明目張膽的、或符合剽竊特徵的時候，是在說明保證判賠懲罰性賠償金之標準，而不是保證發現故意意圖之標準。關於行為人是否故意，陪審團只需要發現行為人係惡意的或故意的侵權即可。
基此，美國聯邦上訴法院最後決定思科公司於2012年5月8日前的行為不構成故意侵權，但是思科公司於2012年5月8日後的行為構成惡意侵權。首先，關於思科公司是否有針對侵權行為提出合理抗辯之爭點，美國聯邦巡迴上訴法院作出對美國史丹佛研究院有利之認定，其理由如下：
1. 思科公司抗辯'615號專利以及'203號專利皆無效是不合理的。於整個審判過程中，思科公司針對'615號專利以及'203號專利無效只有提出一個前案，而該前案早於美國專利局審查615號專利以及'203號專利已被兩度審視過，並兩度被美國專利局駁回(因為該前案缺乏複數個網絡監控器)。
2. 思科公司對其沒有為侵權行為沒有提出合理抗辯。例如：思科公司主張其產品使用分開的監控器，所以沒有落入'615號專利以及'203號專利申請範圍，但'615號專利以及'203號專利根本沒有限定「網絡監控器」及「階層監控器」必須是「分開的」。此外，思科公司還主張'615號專利以及'203號專利申請範圍要求的技術為關聯事件，但思科公司生產的產品一次只能處理一個事件。對此。美國史丹佛研究院提出思科公司的內部文件顯示，其生產的產品係使用階層監控器以及關聯事件技術。思科公司自己委請的專家證人亦於法庭上承認該事實，因此，思科公司對於其侵權行為沒有提出任何的合理抗辯。
接著，美國聯邦巡迴上訴法院引用陪審團認定思科公司有誘導侵權之事實，認為思科公司在知悉'615號專利以及'203號專利之情況下，仍鼓勵其消費者為侵權行為，並且知道其消費者的行為會造成侵權結果。美國聯邦巡迴上訴法院強調，誘導侵權和故意侵權的判斷要件完全不相同，構成誘導侵權不必然會構成故意侵權。但是，在本案中，因為陪審團發現思科公司有為誘導侵權之事實，加上思科公司對於其侵權行為以及抗辯專利無效之理由皆無合理依據，則綜合上述兩點，思科公司顯然在2012年5月8日後之侵權行為係為故意侵權。
確認思科公司於2012年5月8日之行為係為故意侵權後，美國聯邦巡迴上訴法院接著對懲罰性賠償金作出判決。其維持第一審法院的判決，仍判賠思科公司須給付美金四千七百四十萬元予美國史丹佛研究院。
三、結論
美國最高法院作成Halo v. Pulse案之判決後，對於如何判定侵權行為人主觀上具有故意，即無一客觀審視標準，全權交由地方法院法官為自由心證。本案美國聯邦巡迴上訴法院先是否定美國德拉瓦州地方法院藉由專家證人之證言以及思科公司有誘導侵權之事實以認定思科公司具有故意侵權之理由，後又於更二審時澄清表示其無意提高認定故意之標準，並且推翻先前之見解，採用跟美國德拉瓦州地方法院於第一審時相同的判斷方法來認定思科公司於2012年5月8日後之行為係故意侵權。美國聯邦巡迴上訴法院前後搖擺不定的態度，顯示了法院依據客觀證據判斷行為人主觀是否具有惡意的困難度。然而，其最後仍提供一可能之判斷方向，以侵權者是否確實知悉被侵害專利之存在為基礎，綜合判斷侵權者於訴訟過程中是否有就其侵權行為提出合理抗辯，證明其行為當時係善意的，倘侵權者所提出之抗辯皆無法被認定係屬合理，則有可能被認為係故意侵權。更有甚者，如侵權者在訴訟過程中的抗辯過度重複、耗費資源、具有攻擊性，最後還會被法院採為判賠懲罰性賠償金之基礎。
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