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一、前言
關於專利請求項的解釋，美國聯邦巡迴上訴法院(US Court of Appeals for the Federal Circuit，下稱CAFC)於2005年之Phillips案中(註1)確立了用來解釋請求項之證據層級的大原則：內部證據優於外部證據。由於美國仍為企業全球專利佈局之首選，希藉由以下美國近期專利運作實務之介紹，讓相關企業能有更清晰的認識。
所謂「內部證據」，指的是申請專利範圍、說明書、圖式及檔案歷史(prosecution history)，而所謂「外部證據」，指的是專家與發明人的證言、字典及學術論文等內部證據以外的資料。在前述Phillips案中，CAFC曾表示，相較於內部證據，由於外部證據有著「非專利之其中一部份」、「專家證言更可能會帶有偏見的色彩」等面向，故較為不可靠(註2)。
近期CAFC作成判決之Seabed Geosolutions (US) INC. v. Magseis FF LLC一案，即涉及請求項解釋上應適用內部證據或外部證據之爭議(註3)。在此案中，美國專利審判及上訴委員會(下稱PTAB)係完全仰賴外部證據，然而，CAFC卻採完全不同之觀點，因此撤銷PTAB決定並發回更審。以下本文將就此案判決進行介紹，俾以瞭解CAFC如何具體地運用Phillips案所建立之原則來釐清內部與外部證據適用上之爭點。
二、案件背景介紹
本案的爭議主要是圍繞在再發證專利US RE45,268E (下稱系爭專利)之請求項用語「固定(fixed)」的意思為何。
系爭專利關於一種用在地震探勘的地震儀。在地震探勘技術中，通常涉及將聲波信號送到地球內的動作，且使用稱為「地聲器(geophone)」的地震接收器來偵測來自地下結構的「地震反射」。系爭專利之說明書提到，先前技術需要大量的外部電纜來連接龐大陣列中的地聲器封裝與紀錄/無線電遙測封裝，使佈署、維修成本昂貴。為了解決上述問題，系爭專利藉由部署多個連續工作、自主、無線、自載(self-contained)的地震記錄單元來收集地震資料。單元的先前記錄地震資料可以被取得，且無需打開單元就可以對單元充電、測試、重新同步和重新啟動。單元是自載的，因此所有的電子裝置都放置在機殼內或機殼上，包括一個地聲器、一個地震資料記錄裝置和一個時鐘。在系爭專利中，每個獨立請求項都記載了地聲器係「內部地固定(internally fixed)」在地震儀的「殼體」或「內部隔間」之內(within)。
專利權人Magseis的前身(Fairfield Industries, Inc.)在德州南分院對Seabed Geosolutions公司(下稱Seabed)提出專利侵權訴訟。被控侵權人Seabed隨後在2018年4月向PTAB就系爭專利提出多方複審程序(下稱IPR)，而成為IPR請求人。
在PTAB發出的最終書面決定中，PTAB採用專利權人Magseis的主張而仰賴兩造專家證詞及字典等外部證據，認為「固定」一詞在系爭發明當時所屬技術領域中具有「非環架式(non-gimbaled)」(註4)的特殊意義，而將「地聲器係內部地固定在殼體之內」解釋成一種「非環架式」地聲器。(註5)
據此，PTAB判定，由於IPR請求人Seabed提交之「環架式」地聲器證據未能揭露「非環架式」地聲器的限制條件，故無法證明系爭專利不具可專利性。之後，IPR請求人(亦即被控侵權人)Seabed不服PTAB的決定，故上訴至CAFC。
三、CAFC之見解
不同於PTAB完全依據外部證據來解釋系爭專利請求項的方式，CAFC在解釋請求項上從申請專利範圍、說明書及檔案歷史等內部證據出發。CAFC強調，內在證據仍然被賦予首要地位，且只有當外在證據與內在證據一致時，才會訴諸外在證據來解釋請求項(註6)；並且，當請求項用語之意義從內部證據來看是清楚時，則沒有理由訴諸外部證據(註7)。
首先，針對請求項所界定之用語「內部地固定於…之內(internally fixed within)」， CAFC基於內部證據而認為「固定」這個詞所帶有的原本意義是「附接或固接(attached or fastened)」。CAFC解釋，當中之副詞「內部地」及介係詞「之內」，是用來明確指出地聲器與地震儀殼體的關係，而不是地聲器的種類。上述之通常用語因此可支持將「內部地固定在...之內」解釋成「安裝或固接(mounted or fastened)在內部」。
關於說明書，CAFC指出，上述解釋與系爭專利的說明書一致，而說明書是「對爭議用語之意義的單一最佳指引」(註8)。CAFC提到，說明書將地聲器在殼體之內的安裝(mounting)形容為系爭發明之關鍵特徵，但沒有提到地聲器是否為「環架式」。CAFC認為，在這樣的脈絡下，技術人員會了解到請求項界定用語「地聲器係內部地固定在殼體之內」僅明定出地聲器的安裝之處，而與環架技術無涉。
CAFC進一步解釋，系爭專利說明書主張傳統思維會將地聲器與地震儀的其他組件分離開以最大化與地球的耦合。這需要外部連接纜線，這些纜線很昂貴且在極端地理環境中難以處理、維持。為了避免這些問題，說明書揭露了一種「內部地安裝(internally mounted)」在地震儀殼體之內的地聲器。說明書反覆強調系爭發明是「自載」的，並解釋系爭發明「不需要任何外部接線或連接」。說明書沒有意圖去揭露特定類型的地聲器，而只提到系爭發明使用了「傳統地聲器(conventional geophone)」。因此，CAFC認為，這些揭露內容清楚表明了系爭發明的關鍵是「將『通用』地聲器安裝在殼體內部」，而這支持了將請求項所界定之「地聲器係內部地固定在殼體之內」解釋成「將任何類型的地聲器安裝在殼體內」。
接著，CAFC就系爭專利對於地聲器本身之有限揭露內容提出看法。CAFC認為，說明書對於地聲器是「環架式」或「非環架式」一事隻字未提，也沒有提供排除「環架式」地聲器的理由。說明書對「環架式」地聲器的沉默(silence)，不能支持將請求項解讀成要排除掉「環架式」地聲器(註9)。此外，CAFC指出，Magseis在上訴答辯書中自承「環架式」地聲器是習知的，但在說明書中沒有提到它們。相反地，說明書的確提到「環架式時鐘」，顯示Magseis在發明當時是知道環架技術的。CAFC指出，若Magseis想要區別環架式地聲器及非環架式地聲器，Magseis會知道如何進行且在說明書中指出，但Magseis並沒有這麼做。
至少基於上述理由，CAFC反駁了Magseis「說明書只描述了非環架式地聲器」的論點。
關於系爭專利之檔案歷史，CAFC認為，檔案歷史與說明書一致，是建議將「固定」解釋成「安裝或固接」的。檔案歷史表明，申請人與審查委員在討論地聲器的定位方式和它相對於地震儀隔間的位置時，反覆用到「固定」一詞。關於此，CAFC認為，申請人隱含地將「內部地固定在...之內」等同於「放置在、且電氣地連接在...之內(disposed, and electrically connected, within)」。再者，審查委員將地聲器區分為「固定於外殼內部(“fixed” inside of the housing)」與「從外殼彈出(ejected from the housing)」這二種，而申請人即是採用審查委員的區分方式來增加「固定(fixed)」用語至請求項的(註10)。
此外，CAFC反駁了Magseis所稱「Seabed未能在PTAB前提出關於檔案歷史之論點，故放棄了對檔案歷史的仰賴」的說法。CAFC認為，即便Seabed基於檔案歷史的上訴論點是新的，但它們是適當的，因為Seabed所仰賴的檔案歷史是紀錄在案的，且Seabed之上訴論點是針對已與PTAB爭辯過的相同請求項範圍來論，即請求項用語「內部地固定在...之內」沒有排除掉環架式地聲器，故沒有不應採納Seabed該上訴論點之理由。
基於上述，CAFC論結，各個內部證據係一致地告知本技術領域中具有通常知識者，請求項所界定之「固定」一詞的意思是安裝或固接。有鑑於內部證據已臻明確，故無需訴諸外部證據。因此，PTAB仰賴外部證據來變更原可清楚地從內部證據得知之「固定」意義的決定，是錯誤的。
四、延伸討論及結論
如前述，在具指標性之Phillips案中，CAFC已充分地闡釋在請求項之解釋上優先適用內部證據的原則。本案判決中，CAFC再次闡明如何具體地運用該原則來解釋請求項範圍。
在本案中，有一點值得注意，「內部地固定在...之內(internally fixed within)」界定是審查過程中為與引證區別才增加至請求項的特徵(註11)，說明書通篇並不存在關於此界定之對應的明確記載，故該界定顯然是審查委員認為該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項能直接且無歧異得知者，故准予修正。通常在此情況下，伴隨修正呈送至專利局的修正/答辯說明在後續請求項解釋上將顯得特別重要。就此，CAFC除了舉出說明書中相關的揭露內容來說明，更重要地係指出了修正過程中的二項重要證據：(1)申請人答辯時曾引用說明書中這段揭露來支持此修正：「放置在、且電氣地連接在...之內(disposed, and electrically connected, within)」;以及(2)審查委員將地聲器區分為「固定於外殼內部(fixed inside of the housing)」與「從外殼彈出(ejected from the housing)」這二種，而申請人新增界定的fixed用語就是依循審委之區分方式所形成的。從各項內部證據，CAFC清楚且一致地看見，申請人在請求項中增加fixed用語係與地聲器種類或環架技術無涉的，其進行修正的本意是將「地聲器係內部地固定在殼體之內」特徵作為與引證案區別的特徵。
再者，關於CAFC提到申請人本身很清楚環架式及非環架式地聲器二者差異的意見。除了CAFC於判決書中提到之環架式時鐘外，有興趣之讀者可進一步了解此申請案之專利家族及專利權人的產品(註12)，事實上，從系爭專利之優先權案說明書內容與專利權人的產品二方面觀之，也可清楚得知申請人確實應是非常清楚此點的。倘如專利權人所爭辯的，其增加fixed一詞是為了賦予此技術領域上的特殊意義，為何在優先權案已清楚揭露固定式地聲器情形下，系爭發明卻在申請時的說明書中隻字未提?圖式中也未有任何特定的呈現?
此外，倘如專利權人所述，新增之fixed一詞對此技術領域人士而言係隱含「固定式」地聲器的特殊意義，然在該特殊意義於說明書中並無任何明確記載之情形下，其在進行請求項修正時，針對該特殊意義卻未呈送相關說明來支持其論點，而是在提出侵權訴訟後及面臨IPR程序時才透過外部證據來解釋? (註13)
由此案可了解，即便是表面上看似可能不會存在解釋上疑慮的fixed一詞，當被放到不同的發明或不同之技術特徵界定中時，最終也可能被解釋成不同意義。本案判決帶來一個重要的啟示，申請人或專利權人想要僅憑外部證據來支持其主張，實存在不小的風險。
綜上所述，此案判決再次彰顯內部證據之重要性，因為內部證據是申請人真意表示之結果，在內部證據被視為已臻明確下，外部證據通常不會被考量。這也是建立在衡平法則下之專利制度特色，由於申請人在整個申請、審查、甚至維護權利的過程中有很多機會進行各項動作並形成內部證據，最終也要承受其各種作為後產生的結果。據此，提醒專利申請人針對重要的發明，在每一階段均需審慎應對，提交資料到專利局之前，盡量站在客觀第三人的角度來檢視申請文件、修正、更正及答辯內容，以避免後續承受不利的結果。
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