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一、前言
在美國，專利權人以外的任何人均可對已獲准之專利提出多方複審程序(Inter Parte Review，下稱IPR)來挑戰專利之有效性。IPR啟動後，將由美國專利局內的「專利審判及上訴委員會」（Patent Trial and Appeal Board，下稱PTAB）負責審理。任何一方當事人對PTAB之決定不服，則可向聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit，下稱CAFC）提起上訴。
本所曾經在先前之實務報導中，由Momenta v. Bristol-Myers Squibb一案探討過當事人就IPR提出上訴之資格要件(註1)。該等資格要件的其中之一，便是上訴之一方必須因PTAB之決定而遭受事實上之損害(injury in fact)。近期CAFC對於ABS GLOBAL, INC. v. CYTONOME/ST, LLC 案(下稱本案) (註2)之判決，則再次觸及此議題。本案討論當事人雙方之行為對於事實上之損害之認定產生的影響，CAFC在本案中以自願終止原則(voluntary cessation doctrine)檢視提出上訴之要件，並據此判定該請求是否「已無實際意義(moot)」而需駁回(dismiss)。
二、案情簡介
美國專利第8,529,161號(下稱'161專利)內容係有關微流體裝置，及配置微流體系統之方法。其專利權人Cytonome公司(下稱Cytonome)於2017年控告ABS Global公司(下稱ABS)侵權。四個月後，ABS請求對'161專利所有請求項之IPR。PTAB於2019年判定'161專利之部分請求項無效。在這之後，地方法院於簡易判決(summary judgment)中判決ABS之被控侵權產品並未侵害'161專利。將近再兩個月後，ABS針對IPR程序之結果向CAFC提出上訴。
專利權人Cytonome則在答辯意見書(brief)中向CAFC提交一宣誓書(affidavit)，聲明其將放棄對地方法院之不侵權判決提出上訴，並主張因其已否認(disavow)對不侵權判決上訴，因此ABS將不具備事實上之損害(injury in fact)此一上訴要件。
三、爭點分析
(一) 上訴資格
如同其他類型之上訴案，IPR上訴案亦需滿足美國憲法第三條規定之資格(Article III standing)要件才會被CAFC受理，而這些資格要件包含：1)上訴人本身遭受某些事實上之損害或是受威脅之損害；2)該損害能合理追溯到所挑戰的法律或行為；以及3)該損害係可能藉由有利判決來彌補(註3) 。
Cytonome在答辯意見書中主張ABS不具備上述憲法第三條之資格而無法提出此上訴。Cytonome之理由為，因其已宣佈放棄上訴，且ABS也未提出有從事具侵害'161專利之潛在風險的行為來證明存在事實上之損害。
(二) 上訴是否無實際意義
CAFC於本案之判決，係參照最高法院(Supreme Court)之Already, LLC v. Nike, Inc.判例 (註4)。在該案中，Nike公司(下稱Nike)控告Already公司(下稱Already)侵害Nike之商標權，而Already則提出反訴主張Nike之商標無效。Nike在衡量時間與費用之利害得失後，單方面提出一書面保證(covenant)，表明不再控告Already。詳細而言，Nike於該書面保證中放棄未來一切對Already及其相關企業，就Already現有之產品設計以及以此為基礎而設計之將來產品，提出商標或不正競爭之訴訟。在提出該書面保證後，Nike進一步請求法院駁回其對Already之侵權訴訟及Already所提之反訴，理由是該書面保證已使得兩造之間之案件或爭議(case or controversy)無實際意義。Already反對Nike之主張，並說明其已經有新產品上市的計畫，故依據自願終止原則(voluntary cessation doctrine)，其反訴並非無實際意義。地方法院審理後判定Already並未提出「未被Nike之書面保證涵蓋」之新產品上市計畫，因此判決Nike駁回訴訟之請求成立。
之後，Already向最高法院提出上訴。最高法院在審理階段，引用Murphy v. Hunt (註5)案中說明，當一訴訟案件之爭點不復存在，或者當事人對於案件結果缺乏法律上可識別的利害關係時(legally cognizable interest in the outcome)，該案件便無實際意義。
最高法院同時闡明，案件被告可能會藉由片面主動停止其不法行為，就認為訴訟爭點不復存在，進而主張案件無實際意義。然而單是這樣並不足以使案件無實際意義(註6)。被告尚必須清楚證明被控之不法行為「不會被合理可預期的再次發生(could not reasonably be expected to recur)」(註7) 。
回到本案，CAFC同樣採用自願終止原則來檢驗本案是否無實際意義。依照自願終止原則的架構，檢驗的步驟有二。首先，須確認是否有證據顯示，在Cytonome之放棄上訴權之下，其主張專利侵權的行為不會被合理可預期的再次發生。其次，若確認Cytonome主張專利侵權的行為不會被合理可預期的再次發生，尚須確認是否有證據顯示ABS有從事或者有足夠實在(concrete)的計畫欲從事非為Cytonome之放棄聲明涵蓋範圍內的活動。若確認Cytonome主張專利侵權的行為不會被合理可預期的再次發生，且沒有證據可證明ABS有從事或者有足夠實在(concrete)的計畫欲從事非為Cytonome之放棄聲明涵蓋範圍內的活動，則可認定ABS所主張之事實上損害不存在，故其上訴無實際意義。
1. 確認Cytonome主張專利侵權的行為不會被合理可預期的再次發生
Cytonome的放棄上訴將使得地方法院針對'161專利的不侵權判決確定。而ABS獲得不侵權的確定判決，將使Cytonome不能就相同專利再對ABS之該被控侵權產品提出侵權訴訟。前述原則係由Brain Life, LLC v. Elekta Inc. 案(註8)延伸早期的Kessler v. Eldred判例(註9) 而得，該原則界定得到勝訴最終判決的一方，將有權自由地買賣該產品，不受拘束或限制。同時該原則也禁止專利權人對購買勝訴方所販賣之該產品的買家主張專利侵權。因此Cytonome的放棄上訴將使其無法再針對ABS的該產品以及實質上相同(essentially the same)的產品主張侵權。雖然本案中Cytonome所提之放棄上訴之範圍似乎比Already, LLC v. Nike, Inc.案中Nike提出之書面保證所放棄訴訟之範圍還小，然因本案中ABS也無法提出任何從事或計畫對’161專利侵權之活動，故CAFC認為Cytonome所放棄之範圍相當於(coextensive with) ABS所主張的事實上侵害之範圍。
在ABS不會侵權，且證據顯示並無從事或計畫對’161專利侵權之活動的情況下，Cytonome控告ABS侵權之行為可被認為不會再發生。CAFC因此判定Cytonome已證明其主張專利侵權的行為不會被合理可預期的再次發生。
2. 確認是否有證據顯示ABS有從事或者有足夠實在(concrete)的計畫欲從事非為Cytonome之放棄聲明涵蓋範圍內的活動
於此步驟中，ABS有責任證明其正從事，或有實在計畫從事未被Cytonome之放棄聲明涵蓋的活動。亦即ABS需提出可合理預期Cytonome會控告ABS侵權之證據。
然而ABS僅提到有新的設計，其係Cytonome主張之另一件專利的侵權訴訟案之標的。Cytonome之律師則陳述該新設計是為了防止侵害'161專利而做的重新設計。且ABS也未曾在法庭上陳述該新設計會侵害'161專利之請求項。
ABS另外也只主張有從事或計畫從事一些可能會對非'161專利之他件專利侵權的活動，且該侵權風險之所以被認定還是基於其與Cytonome雙方的先前訴訟歷史。ABS表示Cytonome有對ABS其他數件案子屢次主張Cytonome所擁有之他件專利，因此認為此即Cytonome的行為模式。ABS承認目前並沒有面臨針對’161專利侵權之特別的風險，但仍相信Cytonome會對其提出'161專利之侵權主張。
ABS的事實上損害之證據基本上可這樣解讀：依據其過去與Cytonome訴訟歷史，故未來訴訟並非是零風險之存在。然CAFC認為此明顯不足以建立事實上損害。過去的訴訟歷史無法得出一個ABS可合理預期Cytonome將會對其再次主張'161專利侵權之基礎。CAFC同時認為，沒有證據顯示ABS與Cytonome先前關於其他專利之訴訟歷史會讓Cytonome對ABS主張'161專利侵權的風險更加提高。
因此，CAFC判定，因為ABS未能證明其正從事或有實在計畫從事未被Cytonome之放棄聲明涵蓋的活動，故並未推翻於前一步驟中，Cytonome所證明其主張專利侵權的行為不會被合理可預期的再次發生。
(三) 判決結果
基於上述依據自願終止原則之檢驗結果，確認Cytonome主張專利的行為不會被合理可預期的再次發生，且沒有證據可證明ABS有從事或者有足夠實在(concrete)的計畫欲從事非為Cytonome之放棄聲明涵蓋範圍內的活動。CAFC最終判決ABS所主張之事實上損害不存在，其上訴無實際意義，駁回其上訴。
四、結論
由本案事實觀之，ABS之上訴資格要件，早於確認是否具美國憲法第三條規定之資格時即有爭議，儘管CAFC最終是以自願終止原則檢驗結果判定ABS所主張之事實上損害不存在。
另外，專利權人在IPR程序中，有機會單方面採取行為保留對自己有利之IPR判決，如本案中Cytonome利用對同時進行繫屬於另一審判單位(地方法院)之侵權訴訟案提出放棄聲明進而使ABS之上訴失去實質意義一樣。簡言之，專利權人有機會自己掌握命運。另一方面，就上訴方而言，如欲避免對造之主動策略，可進一步提供證據證明其正從事或有實在的計畫從事在放棄聲明涵蓋範圍之外的活動。
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