智慧財產專業團體

一、

前言

        在判斷申請專利之發明是否為顯而易見而無效時，考量的因素包括：(一)申請專利範圍的解讀、(二)先前技術所揭露的內容，及(三)申請專利之發明與先前技術間的差異，其中請求項用語(claim)為專利權的主要核心，透過對於請求項用語的解釋，更能清楚地界定出專利權之權利大小範圍。而關於美國專利請求項的用語解釋，美國專利商標局(USPTO)的專利審理暨訴願委員會(Patent Trial and Appeal Board, PTAB，以下簡稱：委員會)在實體審查時是以最寬廣合理解釋(Broadest Reasonable Interpretation，簡稱BRI)原則來進行(註1)。實務上於請求項的用語解釋時，若有未明確界定且無法確認其涵蓋範圍之特定用語時，得優先參考其專利說明書及申請歷史檔案等「內部證據」。

       本文即透過CAFC在KEYNETIK，INC v. SAMSUNG ELECTRONICS CO.之判決內容進行簡介與探討，以了解對申請專利範圍的解釋與顯而易見性的判斷。

二、

案件背景

       KEYNETIK, INC. (以下簡稱KEYNETIK) 擁有US 7,966,146 B2專利 (以下簡稱'146專利，名稱為「判斷移動物體的旋轉半徑的力感測設備和方法(Force sensing apparatus and method to determine the radius of rotation of a moving object)」)。'146專利的技術領域是關於使用加速度計來感測設備的運動並將感測到的運動轉化為命令，也就是一種當對應於運動輸入時，用以感測旋轉和平移運動的設備，其將兩個或更多加速計整合在該設備內，其中該等加速計在空間上分離並具有對準的感應軸，與該等加速計通訊的邏輯電路將加速計信號傳送至處理器計算運動變量。由於習知的手持式計算設備需連續跟蹤設備方向並結合即時的複雜運算來消除重力干擾，因而存在運算複雜及累積計算錯誤的缺點，因此，需要一種藉由計算設備運動半徑和其它運動變量，而無需跟蹤設備方向以濾除重力和其它運動干擾的運動感測器設備和方法，來解決習知技術所遭遇的問題。

       '146專利的說明書中提到一種設備，該設備具有至少一個加速度計，該加速度計被配置為感測至少一個靈敏度軸上的運動，且如圖9所示的一具體實施態樣為具有視覺顯示的手持式計算設備，其具有與視覺顯示器通信的光標，光標響應於感測到的運動而在顯示器上移動。

       在請求項22要求保護的技術內容包括：(一)運動輸入算法；(二)步進運動算法。其中，運動輸入算法在說明書中的解釋是將來自加速度計的運動數據轉換成命令，而步進運動算法的解釋則是允許用戶在操作設備時變更位置，進一步而言，步進運動算法將用戶意圖轉換為精確命令的一種編碼(code)，例如指標在網格單元上的移動，並允許在步進之間重新調整系統。簡單步進運動編碼引入了不敏感超時或睡眠時間，作為其簡單步進運動算法的一部分。在不敏感超時或睡眠期間，系統會自動平衡以補償朝向重力和其他外力的方向變化。

       如'146專利之圖12的流程圖說明了步進運動算法：

       關於步進運動算法，說明書的解釋是，在接收到來自運動輸入算法的命令(1202)並執行(1204)之後，將睡眠命令發送給運動輸入算法(1206)，睡眠命令會阻止來自運動輸入算法的任何新命令。在睡眠期間，用戶可以將手持設備移動回原處以恢復視角或變更位置以保持舒適。在睡眠時間過去之後，簡單步進運動算法向運動輸入算法發送喚醒命令(1208)，以恢復發送運動輸入命令。

       '146專利的請求項22如下：
       22.一種物品，包括：
       一主體，具有至少一個懸掛式加速度計，被配置以感測至少一個感應軸上的運動；
       一計算機可讀載體，包括一運動輸入算法和一步進運動算法，
       該運動輸入算法被配置以將自至少一個加速度計接收的感測運動轉換成一命令，
       該步進運動算法用於處理該命令，該步進運動算法包括以下指令：
       執行來自該運動輸入算法的命令的指令，
       在執行該命令後將一睡眠命令發送到該運動輸入算法的指令；和
       在一定義的時間期間之後，從該睡眠命令重新激活運動輸入算法的指令。
       請求項23如下：
       23.依據請求項21的物品，其中，該睡眠通信指令暫時封鎖來自該運動感應算法的一新命令的執行。

三、

本案爭點

       針對'146專利的請求項22和請求項23，三星電子有限公司(以下簡稱：三星)向委員會提出多方複審(Inter Partes Review，IPR)，並基於兩個現有技術的參考文獻主張'146專利不具非顯而易見性。第一篇參考文獻是美國專利第7,535,456號(以下簡稱：Liberty專利)，其公開了用於處理一設備，如手持式設備相關之運動數據的技術和裝置，以去除與該設備相關的非意圖運動，特別是一種允許用戶透過"精細模式單擊"或"粗略模式單擊"在顯示屏上移動光標三維指向裝置。第二篇參考文獻是美國專利第6,847,351號(以下簡稱：Noguera專利)，其公開了一種指向定位方法，該指向定位方法允許用戶簡易地藉由更改手持設備的方向來控制指針在顯示屏上的顯示位置，該指向定位方法還可過濾掉非意圖的設備方向變化，例如因在步行或駕車時攜帶手持設備而引起之周期性的設備方向變化。隨後，委員會對'146專利的請求項22和請求項23進行了審查，經過簡報和言詞辯論後，委員會在最終書面決定中依據Noguera專利及Liberty專利之揭示，認定'146專利所主張的請求項22和23不具非顯而易見性。委員會將請求項22中的"睡眠命令"解釋為，在定義的時間段內暫時停止用於將感測到之運動轉換為命令的運動輸入算法。且委員會同意三星之看法，認為儘管在睡眠期間不執行任何新命令，但請求項或說明書均不排除在系統重新激活後所執行的命令中使用在睡眠期間中感測到的數據。委員會還將請求項22之「在命令執行後發送"睡眠命令"」 解釋為指示出執行的命令與睡眠命令之間的時間關係，該時間關係要求發生執行的命令，然後在之後某個時間點再發出睡眠命令。委員會明確表示“在某個時間點”沒有任何時間或其他限制。鑑於這些解釋，委員會認為基於Noguera專利和Liberty專利的技術已公開了'146專利的「睡眠命令」，及「在執行運動輸入命令後將發送睡眠命令」，故認定請求項22和23相對於Noguera專利和Liberty專利的組合是顯而易見的。

       隨後，KEYnetik提出上訴，指稱委員會對請求項的解釋是不合理地廣泛且與說明書的實際教導背道而馳。 進一步而言，根據KEYnetik的說法，請求項要求保護的"睡眠命令"需滿足以下兩個點：(1)基於“睡眠時間”(即因睡眠命令而產生的暫時時間)內感測到的任何運動的執行命令，都必須禁止，甚至在重新激活運動感應算法之後；(2)在邏輯上與先前的算法步驟相關且以完成先前的算法步驟(即運動輸入命令的執行)為條件。

四、

CAFC見解

       第一個爭議點係關於"睡眠命令"一詞的解釋，委員會將其解釋為"在規定的時間段內暫時停用該用以將感測到的運動轉換為命令的運動輸入算法。"。然而KEYnetik認為，委員會對於請求項"睡眠命令"的解釋係依賴於先前未引用之"說明書中的單個句子"，故侵犯了其正當程序的權利。對此，CAFC並不同意KEYnetik的觀點，而是認為委員會從請求項用語和整個說明書整體觀之而獲得的分析並不局限於說明書中的單個句子。KEYnetik也沒有針對委員會須限於引用專利引起人們注意的那些部分的論點引判例為證，而CAFC也沒有找到這樣的判例。更確切地，判例法明確規定"最廣泛的合理解釋"必須考慮整個專利的上下文(註2)。因此基於'146專利的說明書的內部證據，CAFC認為委員會對於'146專利的請求項22要求的“睡眠命令”的範圍的解釋不存在錯誤。

       針對第二個爭議點，CAFC重新審閱'146專利的請求項22的步進運動算法的三種指令與委員會的最終書面決定：
       請求項22敘述了一種"步進運動算法"，其包括三組請求項要求保護的指令。具體地，步進運動算法包括：(1)執行來自該運動輸入算法的命令的指令，(2)在執行該命令後將一睡眠命令發送到該運動輸入算法的指令，(3)在一定義的時間期間之後，自該睡眠命令重新激活運動感應算法的指令。

       而在委員會的最終書面決定，委員會解釋"在執行命令後"發送"睡眠命令"指示出"執行的命令與睡眠命令之間的時間關係，需要先發生執行命令然後在稍後的某個時間點才發出睡眠命令。" 如前所述，委員會認為請求項22沒有限制可能發生在執行的命令和睡眠命令的發送之間的干預行為，也就是請求項22並未描述所執行的命令與睡眠命令之間的任何進一步關係。

       CAFC認定委員會在"執行命令後"發送"睡眠命令"的結論是不合理地廣泛。在給予請求項最廣泛的合理解釋時，若根據一般解釋申請專利範圍原則(claim construction principles)是不合理的解釋時，委員會即不能採用此解釋，也就是說賦予申請專利範圍之最寬廣合理解釋的原則不包括在法律上給予請求項不正確的解釋(註3)，相反地，應始終根據基本專利中的說明書與教示來解讀請求項(註4)，所以“不合理地廣泛”並且不合理地反映專利的通常文字(plain language)和公開內容的解釋將不會被接受(註5)。

       在請求項22敘述了具有三組指令的"步進運動算法"，CAFC認為其指示必須完成什麼以及何時必須完成。在相關部分中指出："執行命令後，將睡眠命令發送到運動輸入算法。"也就是說，請求項用語清楚地指出"睡眠命令"是在執行的命令之後發送的。從專利整體來看，CAFC認定"睡眠命令"必須在執行完命令後不久發送，並對執行完命令做出直接響應。

       以下參考說明書的內部證據來進一步說明，參閱'146專利的圖12，說明書中解釋了用戶可以傾斜設備，來自運動輸入算法的命令被接收(1202)並被執行(1204)並且使光標在設備屏幕上移動。在步驟(1204)執行命令之後，將睡眠命令發送到運動輸入算法(1206)。睡眠命令會阻止來自運動輸入算法的任何新命令。"睡眠命令"允許用戶第二次移動設備(將設備傾斜回到其初始位置)"而不會使光標返回到網格內的初始位置"。在睡眠時間段過去之後，簡單步進運動算法向運動輸入算法發送喚醒命令(1208)，恢復發送運動輸入命令，並以當前位置作為參考原點(恢復以當前位置作為參考原點的運動輸入命令的發送)。儘管委員會的解釋允許執行命令與發送睡眠命令之間存在任何時間間隔，但說明書指出，睡眠命令是在執行命令之後發送的，而不是「可以在稍後的某個時間發送」。委員會的開放式解釋將包含睡眠命令發送的時間是在執行命令後數天、數小時、數月甚至數年後。且在言詞辯論中，三星的律師表示執行命令與睡眠命令之間的時間間隔可能是數週。但是說明書中使用的用語"已發送"意味著 "執行命令後立刻發送睡眠命令"而直接排除了委員會的開放式解釋。

       '146專利的說明書說明了所要求的簡單步進運動用於簡化計算，從而可以忽略由返回運動引起的力。它通過引入靈敏度不足超時(或睡眠時間)來實現，在此期間，用戶可以將設備帶回到先前的位置或以用戶想要的任何方式改變方向。在睡眠期間，要求保護的發明自動平衡自身，以補償朝向重力和其他外力的方向變化。也就是'146專利所要求保護的發明的根本目的是在睡眠期間忽略返回運動。然而，委員會的解釋會包含到睡眠命令跟隨在已執行命令後的任何時候此一範圍，此將導致委員會的解釋與'146專利的發明目的不一致。如KEYnetik所述，如果用戶傾斜設備(已執行的命令)，並且在10分鐘內未發出睡眠命令，則由於設備傾斜回到其原始位置而導致的任何的返回運動都不會被忽略，進而將導致光標返回到其在設備屏幕上的初始位置。因此，委員會對於睡眠命令發送時間間隔的解釋不符合發明目的。

       據此，CAFC認定委員會對於「執行命令之後」的解釋過於不合理寬泛，與要求保護的發明的目的不相容。在請求項用語和說明書的上下文中閱讀時，最廣泛的合理解釋是明確的：在執行命令之後發送睡眠命令所需要的時間是短的，該時間是介於用戶打算開始睡眠時間之前的最後一個已執行命令與睡眠命令的發送之間，且沒有實質性的干預活動。由於委員會根據其不合理的解釋認定'146專利的請求項22、23是顯而易見的，因此CAFC撤銷委員會的最終書面決定以指示委員會使用適當的解釋對'146專利的請求項進行重新審查。

五、

結論
       由前述KEYNETIK v. SAMSUNG的判例可知，專利說明書中的內部證據對有爭議之請求項於解釋請求項之限制條件時，具有一定程度之影響，而導致進一步影響專利顯而易見性的判斷。再從CAFC對於'146專利的意見可知，關於睡眠命令發送的時間間隔，CAFC主要是依據在說明書的整體說明及所揭露的實施例來解讀申請專利範圍。儘管CAFC在委員會關於所要求的睡眠命令的範圍的結論中沒有發現任何錯誤，但CAFC也同意KEYnetik的部分觀點，即委員會對請求項22所要求關於發送睡眠命令時間間隔的限制需要並非合理，該限制需要是在命令被執行後發送睡眠命令，因此，CAFC維持委員會關於請求項"睡眠命令"的範圍的主張解釋，而推翻委員會對於執行命令後的解釋，且認定委員會的顯而易見性決定是基於其錯誤的解釋而發回重審。是以，申請人於說明書的專利範圍布局與實施例撰寫過程中，應更重視內部證據的合理清楚定義，此將攸關專利於申請階段及訴訟階段有效性及侵權與否之判定。

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