劉宛育 專利師
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一、
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前言
美國法院透過個案的審理與判決，揭示了各類判斷非顯而易見性的原則與測試方法，例如：Graham案(註1)所揭示的判斷法則、TSM法則，與KSR案(註2)的判斷標準。又，美國審查基準MPEP中指出，作為顯而易見的參考文獻，必須要為相似先前技術(註3)，且即確認參考文獻是否「與申請的發明人所致力的領域屬於相同領域」，或是「與發明人關心的『特定問題』之間有合理相關(reasonably pertinent)」。
以下將介紹美國聯邦巡迴上訴法院(以下簡稱CAFC)於2020年11月9日對DONNER TECHNOLOGY, LLC v. PRO STAGE GEAR, LLC.案的判決(註4)，來了解相似先前技術測試 (Analogous Art Test)的特定問題。
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二、
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案件背景
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(一)
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案件歷程
Donner Technology，LLC(上訴人，以下簡稱 Donner)，對Pro Stage Gear, LLC(以下簡稱被上訴人)所擁有之美國第6,459,023號專利(以下簡稱'023專利)，聲請多方複審(IPR) (註5)，主張'023專利中有多個請求項基於美國專利法§103是顯而易見的(註6)。Donner的請願書提出了三種證明'023專利不具有可專利性的理由，這些理由至少部分是憑藉於美國專利3,504,311(以下簡稱Mullen專利)的教示。 專利審判和上訴委員會(以下簡稱PTAB)駁回了Donner的請求，理由是Donner並未證明Mullen專利是相似先前技術。Donner不服裁決並上訴至CAFC。
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(二)
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'023專利簡介
'023專利中提到，吉他效果器踏板是一種能影響吉他放大聲音的電子設備，這些踏板通常放在腳踏板架(pedalboard)上，因此，可以透過腳來控制開關，以讓使用者的雙手可以自由的彈奏樂器。
此外，根據'023專利，習知的腳踏板架基本上是裝有吉他效果器踏板的木板。如果需要使用多個吉他效果器踏板，該等吉他效果器踏板必須以纜線連接到需要被轉換的原始音源，接著再連接到放大系統。這些電纜插入吉他效果器的轉接器中，且透過發泡材覆蓋，藉以避免電纜裸露。在這種設置方式之下，實際上很難更換或添加新的效果器，因為必須要先移除發泡材才能看到電纜，以從腳踏板架上移除效果器並為新的效果器重新配置電纜，然後，再安裝新的效果器並再次重新切割或替換發泡材。
'023專利揭露了一種據稱能解決前述問題的吉他效果器踏板盤。請參閱下左圖('023專利Fig.7)，該專利的實施例中揭露了支撐構件(support structure members)30、32與一框架基座(frame base)42，藉以使該腳踏板架(pedalboard)10的一側從舞台地板上被抬起。該腳踏板架(pedalboard)10還包括用於安裝吉他效果器的效果器安裝表面 (effect mounting surface) 12，及電纜連接開口(cable connection openings)14、16、18。該等電纜連接開口允許電纜(cable)56在效果器安裝表面12的下方通過，藉以連接至安裝在該效果器安裝表面12上方的吉他效果器46。例如，下右圖('023專利Fig.12)示例了一種安裝有八個吉他效果器踏板的腳踏板架。
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(三)
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Mullen專利簡介
Mullen專利相關於一種繼電器。Mullen專利強調其發明目的在於提供一種改良的支架，藉此支撐一個或以上的繼電器結構，且提供一線材通道空間，該線材通道空間用於容納用以連接各種控制電路中的繼電器結構的電線。
Donner認為Mullen專利的圖1與圖4所繪製的結構類似於'023專利所要求的結構，也就是包括用於安裝繼電器的表面、電纜連接開口，與用於佈線的區域。
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三、
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CAFC見解
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CAFC的見解主要分為三個部分，其一，為CAFC不清楚PTAB是否有意義地考慮了Donner的所有論點和證據，並做出PTAB對於Mullen專利是否為相似先前技術的分析是錯誤的結論；其二，為CAFC即使PTAB有考量到所有的論點和證據，CAFC仍認為PTAB並沒有確認和比較Mullen專利與'023專利兩者的目的和問題是否有合理相關；及其三，為CAFC針對PTAB處分書中其他論點的回應。
CAFC首先指出PTAB必須審視相關的資料及對其行為進行令人滿意的解釋，包括發現的事實與做出的選擇之間的合理聯繫(註7) ，使法院能夠透過這些解釋以來行使職責以審查PTAB的裁決，而得以評估這些裁決是否為"恣意的，反復無常的、濫用裁量權的，或是未被實質證據所支持的" (註8)。
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(一)
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CAFC不清楚PTAB是否有意義地考慮了Donner的所有論點和證據
CAFC首先指出顯而易見是一種基於事實的法律問題(註9)，其中，事實的探詢包括先前技術的範圍和內容，及先前技術與系爭專利的申請專利範圍之間的差異，以及相關技術的通常知識水平(the level of ordinary skill in the pertinent art)(註10)。
CAFC認為先前技術的範圍包括所有的相似先前技術(註11)，並援引了In re Bigio判例(註12)中，其定義相似先前技術之範圍的兩個獨立測試：
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1.
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在不考量所欲解決之問題的情形下，判斷該技藝是否出自發明人所致力的領域(field of endeavor)；及
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2.
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如果參考文獻並非屬發明人所致力的領域，判斷參考文獻是否與發明人所涉及之特定問題有合理相關。
本案的兩造對於'023專利與Mullen專利並非來自相同的技術領域並無爭議，因此，唯一的問題在於Mullen專利是否與'023專利的一個或更多的特定問題是合理相關的。
CAFC指出，儘管合理相關與非合理相關之分界線有賴於相關的前後文脈絡，但其最終是取決於相關參考文獻與所請發明之間是否相關於一個相同的問題或目的(註13)。此外，依 In re Clay 案(註14)建立的原則，如果該參考文獻揭露的目的與所請發明的目的相同，則該參考文獻被視為相關於相同問題，且前項事實可支持使用該參考文獻來進行顯而易見的核駁。因此，當在合理相關性的理論下，處理參考文獻關於所請發明是否為相似先前技術時，必須確認和比較兩者所相關的問題。
PTAB認為Mullen專利並未解釋1999或2000年代的腳踏板架發明人為何會去參考1970年代早期的繼電器技術所啟發的潛在解決方案，但實際上，Donner卻呈送了相關於此種探詢的詳細專家證詞，並在其訴願書與答辯中爭論Mullen專利是相似先前技術，並以來自'023專利和Mullen專利的專家證詞和證據支持該論點。 因此，Donner確實有提出了論點和證據，證明Mullen專利是相似先前技術。 鑑於PTAB相反的錯誤主張，因此CAFC不清楚PTAB是否有意義地考慮了Donner的所有論點和證據，並做出PTAB對於Mullen專利是否為相似先前技術的分析是錯誤的結論。
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(二)
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PTAB沒有確認和比較Mullen專利與'023專利的目的或問題是否相關
CAFC進一步說明，即使假設PTAB確實考量到所有的論點與證據，PTAB仍沒有確認和比較Mullen專利與'023專利的目的或問題是否相關。
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1.
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PTAB聲稱'023專利的目的為在腳踏板架上安裝吉他效果器。
CAFC指出，實質證據並未支持此論點，正如'023專利所揭露的那樣，吉他效果器已經被安裝到腳踏板架上，因此，前述目的並不可能是與所請發明相關的目的。
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2.
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PTAB對於'023專利之目的或所欲解決之問題的闡述是如此地與該專利所致力的領域緊密相關，以致於其將有效地排除在該領域之外的任何參考文獻的考量相關。
CAFC指出，所請發明與參考文獻的相關問題必須要在該發明所屬技術領域中具有通常知識者(PHOSITA)(註15)的觀點下進行確認與比較。重要的是，前項分析必須從正在考量轉向其致力領域之外的參考文獻中的教示之通常知識者的有利觀點來執行(註16)。如此，這樣的PHOSITA會願意考慮在她的致力領域之外的技術，而不會如此狹義地確認問題，並排除所有在她的致力領域範圍之外的技術(註17)。
此外，CAFC還指出PTAB對所請發明相關之問題的描述破壞了前述的致力領域和合理相關性的探詢，將兩者混為一談，並且忽略了合理相關性的分析必須通過正在考量轉向其致力領域之外技藝的PHOSITA的角度下來進行。
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3.
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在其決定的後面，PTAB提到"1999或2000年代效果器踏板的電纜佈線和放置問題"。
然而，CAFC指出，根據該陳述，目前尚不清楚PTAB是否試圖闡明'023專利的第二個目的或解決的問題，抑或其在於否認其最初所言的目的(註18)，還是只是承認上訴人(Donner)對此事的立場。 無論如何，PTAB並未有意義地審酌這種表述，將這個問題與Mullen專利解決的任何問題進行比較，或是另外評估Mullen專利是否與該問題合理相關。
根據前述，CAFC認為PTAB無法確認和比較'023專利和Mullen專利所涉及的問題，而指出PTAB未能採用適當的標準。
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(三)
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CAFC認為PTAB的其餘分析並不會改變其作出的結論。
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1.
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PTAB認為" Mullen專利與'023專利之間存在重大差異"。
CAFC指出，即使參考文獻與專利兩者之間存在顯著差異，參考文獻也可以是與該專利相關的類似的技術(註19)。實際上，專利和來自不同致力領域的參考文獻之間經常會存在重大差異，但是，並不能僅基於該原因，就認為參考文獻與所請發明所涉及的一個或多個問題沒有合理地相關。重要的是，PTAB沒有試圖解釋其提及的差異如何證明這些參考文獻並非旨在解決一個相似的問題。
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2.
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PTAB認為'023專利相關的PHOSITA所具有的技術水平相對較低，並"對Mullen專利中的繼電器技術的理解較差"。
CAFC指出，雖然本領域的技術水平當然與事實的探詢有關，但單獨就PTAB所發現的事實來看，其並不足以決定Mullen專利是否為相似先前技術，相關的問題應在於PHOSITA在解決相關問題時是否"會合理地參考"該參考文獻(註20)。 PHOSITA只要能充分理解參考文獻中與她所欲解決之問題有關的部分，並拾取有用的資訊，即使她不了解參考文獻的每一個細節，仍可能會合理地選擇去查閱該參考文獻(註21) 。
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3.
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PTAB認為'023專利和Mullen專利之間的年代差異，致使其做出PHOSITA不會求助於Mullen專利的結論
CAFC指出，PTAB沒有充分解釋Mullen專利的年代如何相關於Mullen專利所解決的問題，又或者為什麼 PHOSITA不會求助於Mullen專利的教示。
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末了，CAFC結束此部分的分析並注意到，PTAB已承認Mullen專利和'023專利之間可能有相關的相似處，但PTAB卻結論出這些相似之處，即便被確認，也無法確定為何一個PHOSITA會考量來自不同技術和年代的參考文獻，惟，相反地，假如這兩個參考文獻具有相關的相似處，以致於Mullen專利是合理地相關於一個或多個和'023專利相關的問題，則Mullen專利即是相似先前技術。
綜上，CAFC作出結論，由於PTAB採用了錯誤的標準來檢視Mullen專利是否為相似先前技術，且可能沒有分析某些論點和證據，因此，我們(即CAFC)並不會進一步判定"在適當的標準下，不存在理性的事實調查者"，能做出Mullen專利不是相似相前技術的結論(註22)，並將Mullen專利是否為相似先前技術的事實問題發回PTAB重審。
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四、
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結論
本判決是關於相似先前技術測試，在參考文獻非屬發明人所致力之領域的情形下，CAFC 指出在參考文獻是否為所請發明的相似先前技術時，必須確認和比較兩者所涉及的問題，且於過程中，應以從正在考量轉用非其技術領域的技術之通常知識者的有利觀點執行，使PHOSITA不會排除所有在她的致力領域範圍以外的技術。此外，CAFC還進一步說明專利和來自不同領域的參考文獻之間經常會存在重大差異，PHOSITA不需要理解參考文獻的每一個細節，只要能充分理解參考文獻中與解決問題有關的部分，該先前技術仍有資格被視為相似先前技術。
美國專利審查基準規定參考文獻必須要為相似先前技術，因此，"參考文獻並非相似先前技術"可作為申請人提出答辯的理由之一。根據本判決，在參考文獻非屬發明人所致力之領域的情形下，如以"參考文獻並非相似先前技術"提出答辯時，建議申請人先釐清參考文獻與所請發明之欲解決的特定問題，並以從正在考量求助於非其技術領域之通常知識者的觀點來審視，最後再解釋兩者問題並非合理相關。如此，申請人即可以該參考文獻並非相似先前技術，而不適格作為專利證案的理由提出答辯，意即，官方在進行發明進步性的判斷之前，應將該參考文獻排除。
要說明的是，我國智慧局於審查基準中對於進步性之判斷，除了規定任何符合"申請前所有能為公眾得知(available to the public)之資訊"皆可以做為引證外，亦有規定審查進步性之先前技術應為相關先前技術，其類似於前述美國審查基準中的規定，但不同於美國專利審查基準的是，我國審查基準中規定"若不相同或不相關之技術領域中之先前技術與該發明具有共通的技術特徵時，則該先前技術亦屬相關先前技術"，也就是說，即使技術領域不同，無須論就先前技術與本案欲解決之問題是否合理相關，只要兩者具有共通的技術特徵，即可作為相關先前技術，而作為判斷發明進步性的引證。此外，有關考量引證案之所欲解決之問題的時間點，相較於美國是在進行發明進步性的判斷之前，本國是在進入進步性的判斷之後，於考量是否有動機結合複數引證(註23)時，審查委員始會考量"複數引證之技術內容是否包含實質相同之所欲解決問題"(註24)，也就是說，在本國申請案提出申復時，申請人並無法同美國申請案答辯時透過論述引證與本案之所欲解決問題不相關，而將該引證排除於先前技術之外。至於有關所欲解決之問題的比較對象，相較於美國審查基準中係針對"所請發明與引證"兩者之間所涉及的問題是否合理相關，我國審查基準所謂之所欲解決的問題則是針對"複數引證之間"之技術內容是否包含實質相同之所欲解決問題"。是以，我國審查基準雖部分援用美國判例或審查基準的規定，但細究後仍與美國審查基準有所不同，在答辯實務上需考量兩國之審查基準規定的差異，以分別提出有效的答辯理由。
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※ 註釋 ※
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1.
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Graham v. John Deere Co. of Kansas City, 383 U.S. 1, (1966)。
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2.
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見"從KSR v. Teleflex 案例看美國專利制度的「非顯而易見性」(Nonobviousness) 判斷標準"，聖島國際智慧財產權實務報導十卷一期，徐瑋，2008 年1月。
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3.
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MPEP 2141.01(a) ，TO RELY ON A REFERENCE UNDER 35 U.S.C. 103, IT MUST BE ANALOGOUS PRIOR ART。
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4.
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DONNER TECHNOLOGY, LLC. v. PRO STAGE GEAR, LLC(Fed. Cir. 2020)。
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5.
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參見Donner Tech., LLC v. Pro Stage Gear, LLC, No. IPR2018-00708, 2019 WL 4020204, (P.T.A.B. Aug. 26, 2019)。
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6.
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美國專利法第35 U.S.C. § 103條之原文為：「A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.」
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7.
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Motor Vehicle Mfrs. Ass’n v. State Farm Mut. Auto. Ins. Co., 463 U.S. 29, 43 (1983)。
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8.
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NuVasive, 842 F.3d at 1382 (引用5 U.S.C. § 706(2)(A), (E))。
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9.
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Eli Lilly & Co. v. Teva Parenteral Meds., Inc., 845 F.3d 1357, 1372 (Fed. Cir. 2017)。
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10.
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Graham v. John Deere Co. of Kan. City, 383 U.S. 1, 17 (1966)。
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11.
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Princeton Biochemicals, Inc. v. Beckman Coulter, Inc., 411 F.3d 1332, 1339 (Fed. Cir. 2005)。
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12.
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In re Bigio, 381 F.3d 1320, 1325 (Fed. Cir. 2004)。
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13.
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Wyers v. Master Lock Co., 616 F.3d 1231, 1238 (Fed. Cir. 2010)。
Co., 616 F.3d 1231, 1238 (Fed. Cir. 2010)，判決中認為習知的掛鎖是相關於系爭專利的先前技術，因為習知的掛鎖顯然是清楚的指向與發明人在專利案中欲解決的相同問題。
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14.
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In re Clay, 966 F.2d 656, 659 (Fed. Cir. 1992)。
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15.
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person having ordinary skill in the art
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16.
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Clay, 966 F.2d at 660。
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17.
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CAFC引用了Sci. Plastic, 766 F.3d at 1360的判例來說明例外但非僵化的情形，即，當一個參考文獻欲解決的問題很特定地只存在於其特定的致力領域時，除了以排除致力領域之外的方法來描述之外，一個PHOSITA將無法描述該參考文獻所欲解決的問題，但本案兩造均未堅持，同時CAFC也不認為本案是屬於此種情形。筆者推測是來自於Sci. Plastic, 766 F.3d at 1360判決書中，上訴人Scientific Plastic Prods認為說明書中所指出的需求特定於快速柱色譜法(flash chromatography)，實驗室的化學家(也就是PHOSITA)不會尋求"蘇打汽水"瓶蓋來解決快速色柱譜法的問題。
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18.
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本文第三(二)第1點中所述的目的：在腳踏板架上安裝吉他效果器。
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19.
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ICON, 496 F.3d at 1380， Icon專利申請案中的相似先前技術，涉及"具有折疊機構的跑步機以及用於將該機構保持在折疊位置的裝置"，其包括任何描述了"鉸鏈，彈簧，閂鎖，配重或其他類似機構"，就如同先前技術中的折疊床。
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20.
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Heidelberger Druckmaschinen AG v. Hantscho Com. Prods., Inc., 21 F.3d 1068, 1071 (Fed. Cir. 1994)
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21.
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CAFC於判決書的註2中，指出Donner不必證明PHOSITA可以理解Mullen專利的全部知識，以使Mullen專利有資格成為相似先前技術。 相反的，問題是PHOSITA是否會理解Mullen專利的相關教示，即圖1和圖4中所示的改良支撐結構，而能充分地使用這些相關教示來解決她(PHOSITA)的問題。
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22.
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Fox Factory, Inc. v. SRAM, LLC, 944 F.3d 1366, 1374 (Fed. Cir. 2019)： appellate courts can rule on an issue of fact in the first instance only where "no reasonable fact finder could find otherwise."
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23.
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審查基準第二篇第三章3.4.1.1否定進步性之因素-有動機結合複數引證(1)技術領域之關連性、(2)所解決問題之共通性、(3)功能或作用之共通性及(4)教示或建議。
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24.
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審查基準第二篇第三章3.4.1.1.2 所欲解決問題之共通性。
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