智慧財產專業團體

(一)

台灣商標法原則採註冊保護主義，主管機關核准註冊之商標始取得專屬排他權，以藉由公示機制更有規範地形成商標使用秩序，惟為避免搶註他人先使用商標所造成之不公平競爭情形，設有例外保護先使用商標之條款，包括第30條第1項第11款、第30條第1項第12款。就此二條款之構成要件，本文略整理如下：

1.

商標法第30條第1項第11款「著名商標保護條款」(註1)

(1)

系爭商標與據爭商標近似。

(2)

據爭商標達著名程度。

(3)

兩商標並存註冊有致相關公眾混淆誤認之虞／有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞。

2.

商標法第30條第1項第12款「禁止搶註條款」(註2)

(1)

系爭商標與據爭商標近似。

(2)

他人先使用據爭商標於同一或類似商品或服務者。

(3)

申請人與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係。

(4)

因上開特定關係知悉先使用之商標存在。

(5)

意圖仿襲據爭商標而申請註冊系爭商標。

(二)

本文擬聚焦於商標法第30條第1項第12款規定之適用，觀察司法實務在具體個案上的運用情形，試分析惡意申請註冊相同或近似「他人先使用」且「已於國內註冊」之商標，是否仍屬「搶註」行為？

1.

「Dermaheal」案－判決日期107年5月24日(註3)

(1)

兩造商標

(2)

案情背景說明

本案原為商標異議案，二造商標均以相同之「Dermaheal」作為主要識別部分，指定使用之醫療器材及化妝品商品復具有類似關係，參加人(異議人)以系爭商標有違商標法第30條第1項第10、11、12款提起異議，經智慧局審查，認系爭商標有搶註情事而予以撤銷，原告(被異議人)不服原處分，提起訴願遭到駁回，遂提起本件行政訴訟。

(3)

本件判決主文及判決要旨

原告(被異議人)主張據爭商標商品未於我國銷售，系爭商標無致消費者混淆誤認之虞，且據爭商標早於系爭商標申請日前即在我國註冊，亦非著名商標，而不適用商標法第30條第1 項第12款云云。惟智慧財產法院指出，所謂「先使用之商標」，係指在他商標申請註冊前，有使用商標以表彰商品來源之事實，並非商標註冊在先或商標註冊狀態之存續而言。職是，不論是否為著名商標，不分國內外，不問註冊與否，亦不限為最早使用者，只要因特定關係知悉他人先使用之商標存在，意圖仿襲而搶註者，均有本款之適用。智慧財產法院復強調本條款之規範意旨，係在保護商標先使用人之正當利益，不以有致相關公眾或消費者混淆誤認為其適用要件。故經法院審酌證據後，肯認參加人(異議人)於系爭商標申請註冊前，有先使用據爭商標之事實，原告(被異議人)嗣後藉由業務往來關係知悉據爭商標存在，意圖仿襲而申請註冊系爭商標，自有商標法第30條第1 項第12款之適用，從而駁回原告之訴。 

2.

「 」案－判決日期107年1月18日(註4)

(1)

兩造商標

(2)

案情背景說明

本案原為商標異議案，參加人(被異議人)以「」圖形作為系爭商標圖樣指定使用於服飾、靴鞋等商品，原告(異議人)以系爭商標有致相關消費者及相關公眾，對於著名之PUMA流線設計圖形商標產生混淆誤認之虞，且系爭商標之註冊申請乃基於仿襲意圖，有違商標法第30條第1項第10、11、12款提起異議，經智慧局審查，認系爭商標並無前揭不得註冊事由，而作出異議不成立之處分，原告(異議人)不服原處分，提起訴願遭到駁回，遂提起本件行政訴訟。 

(3)

本件判決主文及判決要旨

智慧財產法院肯認原告(異議人)之據爭「 」、「 」、「 」、「」商標使用於靴鞋商品已臻著名，惟二造商標近似程度低，系爭商標無致相關消費者及相關公眾產生混淆誤認之虞，並無違反商標法第30條第1 項第10、11款規定，且二造商標設計意匠有別，難以推論系爭商標係以不公平競爭之目的搶註而來，況且，商標法第30條第1 項第12款規定之立法目的，在避免因知悉他人先使用之商標存在，而剽竊他人商標搶先註冊之行為，若先權利人已有註冊在先之商標，即無所謂遭他人「搶先註冊」可言。據爭商標在系爭商標申請日前，均已獲准註冊在案，則無適用本條款之餘地，原告之訴再遭駁回。 

3.

司法院108年度「智慧財產法律座談會」「行政訴訟類相關議題」第4號─商標法第30條第1 項第12款所規定「他人先使用」之商標，有無包括他人「先使用」且「國內已註冊」之商標？－108年5月6日(註5)

►

甲說

(1)

本款規定「他人先使用之商標」，依文義解釋並未排除已註冊商標，只要是先使用之任何商標，均有本款之適用。

(2)

倘將先使用之商標限於國內未註冊之商標，將增加法律條文所無之限制。

(3)

本款著重排除後商標申請人主觀惡意之情形，不以後商標與前商標是否構成混淆誤認為要件，與同條項第10款之要件有別。

►

乙說

(1)

本款規定「他人先使用之商標」，應以國內未註冊商標為限。

(2)

本款規定在避免因知悉他人先使用之商標存在，而剽竊他人商標搶先註冊之行為，若先權利人已有註冊在先之商標，即無所謂遭他人「搶先註冊」可言。

(3)

倘先使用之商標於國內已註冊，則適用同條項第10款即已足，無再予適用本條之必要。

►

會議決議─採甲說

      會議決議認為以文義解釋並未排除已註冊商標，只要是先使用商標，不問國內註冊與否，僅要因契約、地緣、業務往來或其他關係知悉他人先使用商標而搶註，皆有本款適用。

4.

「小三福Sun Fure」案－判決日期109年2月26日(註6)

(1)

兩造商標

(2)

案情背景說明

本案原為商標評定案件，二造商標均以相同或近似之中文「小三福」、外文「Sun Fure」作為商標主要識別部分，復指定使用於同一或類似之衣服商品，參加人(申請評定人)以系爭商標有違商標法第30條第1項第10、11、12款規定，對之申請評定，經智慧局審查，認為系爭商標乃惡意搶註，撤銷其註冊，原告(商標權人)不服原處分，提起訴願遭到駁回，遂提起本件行政訴訟。 

(3)

本件判決主文及判決要旨

原告(商標權人)主張商標法第30條第1 項第12款之「他人先使用商標」應以未註冊商標為限，不適用於商標逾期未申請延展等因可歸責於己而導致商標權消滅之情形。系爭「小三福 Sun Fure」商標之註冊申請係於105年2月25日提出，而在據爭系列商標中，除據爭商標四之專用權期間尚未屆滿，其餘均於104年4月15日屆期未申請延展而失效，因此系爭商標之註冊申請並無侵害參加人(申請評定人)商標權之餘地云云。在本案中，智慧財產法院援引前開「智慧財產法律座談會」會議決議，認為禁止搶註條款之「他人先使用商標」，不論在國內有無註冊均有適用，亦未排除註冊後因商標權期間屆滿而消滅者，亦即，以相對先使用為已足。經查，參加人(申請評定人)於專用期間到期後至系爭商標申請日之前，仍有持續使用據爭商標一、二、六、七之事實，自可作為本案申請評定之依據。次查，原告(商標權人)與參加人(申請評定人)為競爭同業，所任職之公司亦曾與參加人(申請評定人)締結買賣契約，尤其系爭商標圖樣之中外文「小三福」、「Sun Fure」並非音譯關係，原告(商標權人)復未提出創用緣由，足證原告(商標權人)係基於仿襲意圖申請註冊系爭商標，已違商標法第30條第1 項第12款規定，因此將原告之訴駁回。 

5.

小結

         透過此些案例可知，針對商標法第30條第1 項第12款「先使用商標」之保護，是否限於「未註冊商標」，過去實務上見解分歧，有認為此條款依文義解釋並未排除已註冊商標，只要是相對先使用之任何商標，均得以適用；另有認為此條款乃同條項第10款註冊保護主義之例外規定，應以未註冊商標為限，否則何來遭他人「搶先註冊」之爭議？就本條款之適用疑義，司法院於108年度智慧財產法律座談會進行提案討論，最後採否定說見解，理由略以：商標法第30條第1 項第12款並未排除已註冊商標，若將先使用之商標限於國內未註冊之商標，係增加法無明文之限制；本款著重排除後商標申請人主觀惡意之情形，不以是否有致混淆誤認為要件，與同條項第10款規定構成要件有別。由此可見，目前台灣實務多數意見認為禁止搶註條款旨在防免不公平競爭行為，加強對先使用商標之保護，與判斷混淆誤認之虞旨在確保商標識別功能及消費者利益，兩者並不相衝突。 

(一)

中國大陸商標法中關於商標搶註之相關規範就涉有多個條款，本文略介紹如下：包括第13條第2款、第15條第1款、第15條第2款、第32條後段以及第44條第1款前段。就各條款之使用要件，本文略整理如下：

1.

商標法第13條第2款「搶註在中國大陸已經使用並達馳名程度之商標」(註7)

(1)

據爭商標在系爭商標申請日前，已經在中國馳名但未在中國註冊。

(2)

系爭商標是對他人馳名商標之複製、模仿或者翻譯。

(3)

系爭商標所使用之商品或服務與據爭馳名商標所使用之商品或服務相同或類似。

(4)

系爭商標之註冊或者使用，容易導致混淆。

2.

商標法第15條第1款「代理人、代表人搶註」(註8)

(1)

系爭商標申請人是商標所有人之代理人或者代表人。

(2)

系爭商標指定使用於與被代理人、被代表人的商標相同或類似之商品或服務上。

(3)

系爭商標與被代理人、被代表人的商標相同或近似。

(4)

代表人或者代表人不能證明其申請註冊行為已取得授權。

3.

商標法第15條第2款「基於合同、業務往來或其他關係知悉商標進而搶註」(註9)

(1)

他人商標在系爭商標申請之前已經在中國使用。

(2)

系爭商標申請人與在先使用人之間存在合同、業務往來或者其他關係，因該特定關係，申請人明知他人商標存在。

(3)

系爭商標指定使用於與他人先使用商標相同或者類似的商品或服務上。

(4)

系爭商標與他人先使用商標相同或者近似。

4.

商標法第32條後段「搶註他人已經使用並有一定影響之商標」(註10)

(1)

他人商標在系爭商標申請日前，已經在中國先使用並有一定影響。

(2)

系爭商標與他人商標相同或者近似。

(3)

系爭商標所指定的商品或服務與他人商標所使用的商品或服務原則上相同或類似。

(4)

系爭商標申請人採取了不正當手段。

5.

商標法第44條第1款前段「以其他不正當手段取得註冊之商標」(註11)

此條款中所稱的不正當手段是指屬於欺騙手段以外的擾亂商標註冊秩序、損害公共利益、不正當占用公用資源或者以其他方式牟取不正當利益的手段。 

(二)

其中，中國大陸商標法第15條第2款是對應於台灣前述商標法第30條第1項第12款之規範，然該條文內明確規範：「就同一種或者類似商品申請註冊的商標與他人在先使用的未註冊商標相同或者類似…」，亦即，欲適用此條款之前提必須是據爭商標未及在中國大陸申請註冊之情況下，遭他人搶先註冊，才可主張。實際上，就筆者之理解，前述註5台灣「智慧財產法律座談會」之解釋是指台灣商標法第30條第1項第12款之據爭商標並非限於未註冊商標，然台灣與中國大陸商標法皆採註冊保護主義，先使用之商標受保護乃屬例外之情形，於實際主張權利時，若持有已註冊商標，在法條的適用上，仍應優先適用註冊保護主義之相關規定，較為妥適。

(下期待續)

台灣商標法第30條第1項第11款規定：「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。」

台灣商標法第30條第1項第12款規定：「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此限。」

智慧財產法院106年行商訴字第149號行政判決參照。

智慧財產法院106年行商訴字第64號行政判決參照。

參見：「109年度商標法令說明會」，最後瀏覽日期民國109年10月22日。

智慧財產法院108年行商訴字第97號行政行政判決參照。

中國大陸商標法第13條第2款規定：「就相同或者類似商品申請註冊的商標是複製、模仿或翻譯他人未在中國註冊的馳名商標， 容易導致混淆的，不予註冊並禁止使用。」

中國大陸商標法第15條第1款規定：「未經授權，代理人或者代表人已自己的名義將被代理人或者代表人的商標進行註冊，被代理人或者代表人提出異議的，不予註冊並禁止使用。」

中國大陸商標法第15條第2款規定：「就同一種或者類似商品申請註冊的商標與他人在先使用的未註冊商標相同或者近似，申請人與該他人具有前款規定以外的合同、業務往來關係或者其他關係而明知該他人商標存在，該他人提出異議的，不予註冊。」

中國大陸商標法第15條第2款規定：「就同一種或者類似商品申請註冊的商標與他人在先使用的未註冊商標相同或者近似，申請人與該他人具有前款規定以外的合同、業務往來關係或者其他關係而明知該他人商標存在，該他人提出異議的，不予註冊。」

中國大陸商標法第44條第1款前段規定：「已經註冊的商標，違反本法第十條、第十一條、第十二條規定的，或者以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊的，由商標局宣告該註冊商標無效。」